- 1995. 8. 31. 원고와 기술제휴계약 체결, ‘원고가 피고에게 봉강절단기 제작 기술을 이전하고, 피고는 제작실시료로 판매가격의 15%를 지급하며, 7년의 계약 기간이 종료되거나 계약이 파기된 경우에는 피고는 위 계약에 따라 이전받은 원고의 기술을 사용해서는 안 된다.’
- 기술제휴계약에 따라 원고로부터 봉강절단기 제품에 관한 도면 2,100장을 제공받고, 여러 업체에 봉강절단기를 제조, 판매하고도 이를 원고에게 보고하지 않았음 – 계약 위반
- 원고는 피고를 상대로 기술제휴계약 위반을 이유로 위약금 등 청구의 소 제기,
- 원고 승소 판결 - 봉강절단기의 제작ㆍ판매ㆍ위탁 금지, 원고의 고유기술에 대한 사용ㆍ유포 금지, 도면, 문서 등의 인도청구 인용, 손해배상으로 5억 원과 그 지연손해금 지급 판결
- 판결 확정 후 원고와 피고는 2004. 3. 15. 피고가 선행판결에 따른 금전지급의무 중 일부를 면제받고, 선행판결에 따른 나머지 의무를 성실히 준수하기로 합의(‘2004. 3. 15.자 약정’).
- 이 사건 소송 제기 - 원고는 피고를 상대로 선행판결 또는 2004. 3. 15.자 약정에 따른 원고 고유기술사용 금지의무 위반을 주위적 청구원인으로 하여 ➀봉강절단기의 제조 금지, ➁봉강절단기 제조, 판매로 인한 손해배상을 구하는 이 사건 소를 제기하였다.
2. 쟁점
선행판결 또는 약정에 따른 의무위반을 이유로 한 금지 및 손해배상 청구를 구하는 사건에서 원고의 청구에 영업비밀침해를 원인으로 한 금지 및 손해배상청구가 포함된 것으로 선해하여 이를 인용한 것이 처분권주의에 반하는지 여부(적극)
원고는 주위적 청구가 원고 고유기술이 특허로서의 효력 또는 영업비밀성을 상실하였는지 여부와는 무관하게 선행판결에 따른 의무 위반을 원인으로 하는 청구임을 일관되게 주장하였다.
피고는 ‘선행판결의 효력이 영업비밀에 한정되고 영업비밀성이 소멸되어 더 이상 그 사용이 제한되지 않는다’는 맥락에서 영업비밀성을 다투었고, 원고는 이에 대한 반박으로 영업비밀성이 인정된다고 주장한 사건임
3. 대법원 판결요지
민사소송법은 ‘처분권주의’라는 제목으로 “법원은 당사자가 신청하지 아니한 사항에 대하여는 판결하지 못한다.”라고 정하고 있다. 민사소송에서 심판 대상은 원고의 의사에 따라 특정되고, 법원은 당사자가 신청한 사항에 대하여 신청 범위 내에서만 판단하여야 한다(대법원 1982. 4. 27. 선고 81다카550 판결, 대법원 2013. 5. 9. 선고 2011다61646 판결 등 참조).
선행판결이나 약정에 따른 의무 위반을 원인으로 하는 금지 및 손해배상청구는 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률상 영업비밀침해를 원인으로 하는 금지 및 손해배상청구와는 그 요건과 증명책임을 달리하는 전혀 별개의 소송물이다.
따라서 원고와 피고가 비록 영업비밀성에 관한 공방을 하였다고 하더라도 원고의 주위적 청구에 부정경쟁방지법상 영업비밀침해를 원인으로 하는 청구가 포함되어 있다고 보기는 어렵다.
원심은 원고의 청구에 영업비밀침해를 원인으로 한 금지 및 손해배상청구가 포함된 것으로 선해하여 이를 인용하였으나, 대법원은 이러한 원심판단이 처분권주의에 반한다고 보아 파기환송함
부가적으로, 영업비밀침해를 선택적 청구원인으로 주장한 것으로 선해할 수 있다고 하더라도, 원고 특정 기술정보의 비공지성, 비밀관리성, 금지기간 도과 여부 등에 판단에도 심리미진 등의 잘못이 있다고 판단함
영업비밀보호법상 범죄를 구성하는 행위 부정사용의 의미: 서울중앙지방법원 2017. 2. 15. 선고 2016노3163 판결
‘영업비밀의 사용’은 영업비밀 본래의 사용 목적에 따라 이를 상품의 생산·판매 등의 영업활동에 이용하거나 연구·개발사업 등에 활용하는 등으로 기업활동에 직접 또는 간접적으로 사용하는 행위로서 구체적으로 특정이 가능한 행위를 가리키고,
행위자가 (1) 당해 영업비밀과 관계된 영업활동에 이용 혹은 활용할 의사 아래 (2) 그 영업활동에 근접한 시기에 (3) 영업비밀을 열람하는 행위(영업비밀이 전자파일의 형태인 경우에는 저장의 단계를 넘어서 해당 전자파일을 실행하는 행위)를 하였다면 그 실행의 착수가 있다(대법원 2009. 10. 15. 선고 2008도9433 판결 참조).
또한, 영업비밀인 기술을 단순 모방하여 제품을 생산하는 경우 뿐만 아니라, 타인의 영업비밀을 참조하는 방법으로 시행착오를 줄이거나 필요한 실험을 생략하는 경우 또는 역설계에 소요되는 시간과 비용을 절약하는 경우도 부정경쟁방지법에 의하여 금지되는 영업비밀의 사용에 해당한다.
영업비밀 사용의 의미: 창원지방법원 2016. 3. 28.자 2015카합10196 결정
"부정경쟁방지법에서 말하는 ‘영업비밀의 사용’은, 영업비밀 본래의 사용목적에 따라 이를 상품의 생산∙판매 등의 영업활동에 이용하거나 연구∙개발사업 등에 활용하는 등으로 기업활동에 직접 또는 간접적으로 사용하는 행위로서 구체적으로 특정이 가능한 행위를 의미하므로(대법원 1998. 6. 9. 선고 98다1928 판결),
영업비밀인 기술이나 도면을 그대로 베껴 상품을 생산하는 경우뿐만 아니라, 타인의 영업비밀을 참조하여 시행착오를 줄이거나, 필요한 실험을 생략하거나, 역설계에 소요되는 시간과 비용을 절약하는 경우 또한 부정경쟁방지법에 의해 금지되는 영업비밀의 사용에 해당한다."
"①렌즈 광학설계는 기존설계데이터 중 설계자가 설계하려는 사양에 가까운 설계데이터를 선택하여 시작 데이터로 설정하고, 이를 변경하면서 원하는 렌즈 사양을 맞추는 방식으로 이루어지는데, 제품화된 렌즈의 설계데이터를 확보하고 있거나 구성요소를 파악하고 있다면, 새로운 렌즈의 광학설계를 용이하게 진행할 수 있는 점, ② 국내에서 교환렌즈의 설계기술을 보유한 업체는 채권자와 주식회사 삼성전자 두 곳에서 불과하고, 교환렌즈 설계는 성당한 기술을 필요로 하여 교환렌즈 설계 및 제작산업의 진입 장벽이 높은 것으로 보이는 점, ③ 그럼에도 채무자 회사는 설립된 후 단시간 내에 이 사건 각 교환렌즈를 개발한 점, ④ 채무자 회사는 이 사건 각 정보가 아닌 일본 특허(일본 공개번호 소62-50808)의 설계데이터를 바탕으로 광학설계를 하였다는 취지로 주장하나 채무자의 회사 교환렌즈와 일본특허의 렌즈는 첫 번째 렌즈군의 렌즈매수가 4매라는 것을 제외하고는 접합렌즈의 위치 및 Power의 배치, 비구면 렌즈의 사용방법 등이 다르므로, 일본 특허의 설계데이터를 이용하여 교환렌즈를 설계하였다고 보기는 어려운 점 등을 종합하면,
채무자 회사는 이 사건 각 교환렌즈를 개발하는데, 이 사건 각 정보를 직접 사용하였거나 적어도 그 개발 과정에서 이 사건의 각 정보를 활용함으로써 개발 초기의 제품에 대한 구성이나 기초설계 과정에서 상당한 시간을 절약하고 개발 과정에 통상 수반되는 시행착오를 상단 부분 줄일 수 있었을 것으로 판단된다."
[영업비밀침해죄] 영업비밀보호법상 범죄를 구성하는 행위 유형 중 부정사용의 의미: 서울중앙지방법원 2017. 2. 15. 선고 2016노3163 판결 요지
‘영업비밀의 사용’은 영업비밀 본래의 사용 목적에 따라 이를 상품의 생산·판매 등의 영업활동에 이용하거나 연구·개발사업 등에 활용하는 등으로 기업활동에 직접 또는 간접적으로 사용하는 행위로서 구체적으로 특정이 가능한 행위를 가리키고,
행위자가 (1) 당해 영업비밀과 관계된 영업활동에 이용 혹은 활용할 의사 아래 (2) 그 영업활동에 근접한 시기에 (3) 영업비밀을 열람하는 행위(영업비밀이 전자파일의 형태인 경우에는 저장의 단계를 넘어서 해당 전자파일을 실행하는 행위)를 하였다면 그 실행의 착수가 있다(대법원 2009. 10. 15. 선고 2008도9433 판결 참조).
또한, 영업비밀인 기술을 단순 모방하여 제품을 생산하는 경우 뿐만 아니라, 타인의 영업비밀을 참조하는 방법으로 시행착오를 줄이거나 필요한 실험을 생략하는 경우 또는 역설계에 소요되는 시간과 비용을 절약하는 경우도 부정경쟁방지법에 의하여 금지되는 영업비밀의 사용에 해당한다.
영업비밀침해죄 쟁점 - 영업비밀보호법상 범죄를 구성하는 행위 유형 – 부정취득, 부정사용, 누설: 대법원 2009. 10. 15. 선고 2008도9433 판결
구 ‘부정경쟁 방지 및 영업비밀 보호에 관한 법률’(2004. 1. 20. 법률 제7095호로 개정되기 전의 것)에서는 기업의 전·현직 임원 또는 직원이 영업비밀을 누설하는 행위만을 처벌하였고, 그 외에 영업비밀의 부정취득 또는 부정사용의 각 행위에 관하여는 처벌규정이 없었다.
그런데 2004. 1. 20. 개정된 위 법률의 제18조 제2항은 “누구든지 부정한 이익을 얻거나 기업에 손해를 가할 목적으로 그 기업에 유용한 영업비밀을 취득·사용하거나 제3자에게 누설한 자”를 일정한 형벌에 처한다고 정하여, 영업비밀의 부정취득 또는 그 부정사용을 별도의 범죄구성요건으로 규정하기에 이르렀다. 그 개정입법의 취지가 영업비밀 침해행위와 관련하여 그 처벌의 대상이 되는 행위유형을 확대함으로써 기업의 영업비밀 보호를 강화하는 데 있다고 할 것이고, 또 위 개정법률의 부칙 제2항이 “이 법 시행 전에 종전의 제18조 제1항 및 제2항의 규정을 위반한 자에 대해서는 종전의 규정에 의한다”고 규정하고 있을 뿐임을 고려하면, 위 개정법률이 시행되기 전에 취득한 영업비밀이라 하더라도 그 시행 후에 이를 부정사용하는 행위는 위 개정법률 제18조 제2항의 적용 대상이 된다.
여기서 영업비밀의 ‘취득’은 도면, 사진, 녹음테이프, 필름, 전산정보처리조직에 의하여 처리할 수 있는 형태로 작성된 파일 등 유체물의 점유를 취득하는 형태는 물론이고, 그 외에 유체물의 점유를 취득함이 없이 영업비밀 자체를 직접 인식하고 기억하는 형태 또는 영업비밀을 알고 있는 사람을 고용하는 형태로도 이루어질 수 있으나, 어느 경우에나 사회통념상 영업비밀을 자신의 것으로 만들어 이를 사용할 수 있는 상태가 되었다면 영업비밀을 취득하였다고 할 것이다. 그리고 기업의 직원으로서 영업비밀을 인지하여 이를 사용할 수 있는 사람은 이미 당해 영업비밀을 취득하였다고 보아야 하므로 그러한 사람이 당해 영업비밀을 단순히 기업의 외부로 무단 반출한 행위는, 업무상배임죄에 해당할 수 있음은 별론으로 하고, 위 조항 소정의 ‘영업비밀의 취득’에는 해당하지 않는다.
부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제18조 제2항에서 정하고 있는 영업비밀부정사용죄에 있어서는, 행위자가 당해 영업비밀과 관계된 영업활동에 이용 혹은 활용할 의사 아래 그 영업활동에 근접한 시기에영업비밀을 열람하는 행위(영업비밀이 전자파일의 형태인 경우에는 저장의 단계를 넘어서 해당 전자파일을 실행하는 행위)를 하였다면 그 실행의 착수가 있다.
① 부정한 이익을 얻거나 영업비밀 보유자에게 손해를 입힐 목적으로 그 영업비밀을 외국에서 사용하거나 외국에서 사용될 것임을 알면서 취득ㆍ사용 또는 제3자에게 누설한 자는 10년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금에 처한다. 다만, 벌금형에 처하는 경우 위반행위로 인한 재산상 이득액의 10배에 해당하는 금액이 1억원을 초과하면 그 재산상 이득액의 2배 이상 10배 이하의 벌금에 처한다.
② 부정한 이익을 얻거나 영업비밀 보유자에게 손해를 입힐 목적으로 그 영업비밀을 취득ㆍ사용하거나 제3자에게 누설한 자는 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처한다. 다만, 벌금형에 처하는 경우 위반행위로 인한 재산상 이득액의 10배에 해당하는 금액이 5천만원을 초과하면 그 재산상 이득액의 2배 이상 10배 이하의 벌금에 처한다.
2.대법원 판례 요지
부정경쟁방지법 제18조 제1, 2항 위반의 죄는, 고의 이외에 ‘부정한 이익을 얻거나 기업에 손해를 입힐 목적’을 범죄성립요건으로 하는 목적범이고, 그와 같은 목적은 반드시 적극적 의욕이나 확정적 인식이 아니더라도 미필적 인식으로도 되며, 그 목적이 있었는지 여부는 피고인의 직업, 경력, 행위의 동기 및 경위와 수단, 방법, 그리고 영업비밀 보유기업과 영업비밀을 취득한 제3자와의 관계 등 여러 사정을 종합하여 사회통념에 비추어 합리적으로 판단하여야 할 것이다(대법원 2007. 4. 26. 선고 2006도5080 판결 등 참조).
3.실무적 포인트
영업비밀 유출이 문제된 구체적 사안에서 위와 같은 목적이 부정된 사례를 찾아보기 어렵습니다. 영업비밀 사용이 인정되는 경우 법원은 특별한 사정이 없다면 위 목적을 인정하고 있습니다. 참고로 서울중앙지방법원 2017. 2. 15. 선고 2016노3163 판결 중에서 판결이유를 참고로 인용하면 다음과 같습니다.
판결 사례 – “적법하게 채택하여 조사한 증거들에 의하여 인정되는 아래와 같은 사실이나 사정 등을 종합하면, 피고인이 부정한 이익을 얻거나 피해자 회사에 손해를 입힐 목적으로 피해자 회사의 영업비밀인 이 사건 각 파일을 사용한 사실이 충분히 인정된다.”
기술유출 사안에서 형사책임 구성요건 “목적” 판단기준: 대법원 2018. 7. 12. 선고 2015도464 판결
산업기술의 유출방지 및 보호에 관한 법률(이하 ‘산업기술보호법’이라고 한다) 제14조는 ‘절취⋅기망⋅협박 그 밖의 부정한 방법으로 대상기관의 산업기술을 취득하는 행위 또는 그 취득한 산업기술을 사용하거나 공개하는 행위’(제1호)와 ‘산업기술에 대한 비밀유지의무가 있는 자가 부정한 이익을 얻거나 그 대상기관에 손해를 가할 목적으로 유출하거나 그 유출한 산업기술을 사용 또는 공개하거나 제3자가 사용하게 하는 행위’(제2호)를 금지하고 있다. 이를 위반한 자는 제36조 제2항에 의해 처벌되고, ‘산업기술을 외국에서 사용하거나 사용되게 할 목적’으로 제14조의 각호에 해당하는 행위를 한 자는 제36조 제1항에 의해 가중처벌된다.
산업기술보호법 제36조 제1항 위반의 죄는 고의 외에 ‘외국에서 사용하거나 사용되게 할 목적’을, 위 조항이 인용하는 제14조 제2호는 ‘부정한 이익을 얻거나 그 대상기관에 손해를 가할 목적’을 추가적인 범죄성립요건으로 하는 목적범이다.
그리고 형사재판에서 공소가 제기된 범죄의 구성요건을 이루는 사실에 대한 증명책임은 검사에게 있으므로 행위자에게 ‘부정한 이익을 얻거나 그 대상기관에 손해를 가할 목적’과 ‘외국에서 사용하거나 사용되게 할 목적’이 있었다는 점은 검사가 증명하여야 한다.
따라서 행위자가 산업기술임을 인식하고 제14조 각호의 행위를 하거나, 외국에 있는 사람에게 산업기술을 보냈다는 사실만으로 그에게 위와 같은 목적이 있었다고 추정해서는 아니 된다. 행위자에게 위와 같은 목적이 있음을 증명할 직접증거가 없는 때에는 산업기술 및 비밀유지의무를 인정할 여러 사정들에 더하여 피고인의 직업, 경력, 행위의 동기 및 경위와 수단, 방법, 그리고 산업기술 보유기업과 산업기술을 취득한 제3자와의 관계, 외국에 보내게 된 경위 등 여러 사정을 종합하여 사회통념에 비추어 합리적으로 판단하여야 한다.
구 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(2013. 7. 30. 법률 제11963호로 개정되기 전의 것) 제18조 제1항 위반의 죄는 고의 외에 ‘부정한 이익을 얻거나 기업에 손해를 가할 목적’을 범죄성립요건으로 하는 목적범이다. 그 목적이 있었는지 여부는 피고인의 직업, 경력, 행위의 동기 및 경위와 수단, 방법, 그리고 영업비밀 보유기업과 영업비밀을 취득한 제3자와의 관계 등 여러 사정을 종합하여 사회통념에 비추어 합리적으로 판단하여야 한다.
Destiny는 “Vitality”라는 healthcare wellness program을 개발한 후 건강보험회사 Cigna와 NDA를 체결하고 그 기술내용을 제공하였습니다. Cigna 팀원들이 “Vitality” 및 관련 사항을 심사한 결과 그 프로그램 도입 비용이 너무 비싸다는 등 이유로 최종적으로 매수 또는 협력개발을 포기하고 독자적으로 “Empower”라는 프로그램을 개발하였습니다. 즉, 기술개발사와 기술도입 협상을 진행하면서 NDA 체결 후 그 기술내용을 심사하였지만 최종적으로 가격 등 거래조건이 맞지 않는다는 이유로 기술도입을 포기하고 독자개발을 추진하여 유사한 제품을 출시한 것입니다.
기술개발사 Destiny에서 Cigna를 상대로 “Vitality”의 영업비밀을 활용하여 “Empower”를 개발한 것이므로, NDA 위반 및 영업비밀침해라고 주장하는 소송을 제기하였습니다.Destiny에서는 영업비밀침해에 관한 직접적인 증거는 제시하지 못했고, 다만 간접적인 정황증거(circumstantial evidence)와 소위 “inevitable disclosure doctrine"적용을 주장하였습니다. 다시 말하면, 기술도입 협상이 결렬된 후 개발된 제품에 기술협상 과정에서 습득한 기술내용이 필연적으로 활용되었을 것이라는 주장입니다.
실무적으로 빈번하게 발생하는 사례로서 그 대응전략이 매우 중요하지만 관련 법리와 실무적 대응 및 판단이 쉽지 않는 어려운 사안입니다. 관련 쟁점을 자세하게 설시한 미국법원 판결을 참고자료로 첨부해드립니다. 꼼꼼하게 한번 잘 읽어 보시길 권합니다.
이 사건에서 미국법원은 영업비밀침해 주장을 배척하였습니다. 미국법원은 기술도입 협상 과정에서 Cigna에서 많은 정보를 습득하였을 것을 인정하지만, 그것만으로 영업비밀 침해를 단정할 수 없다고 판결하였습니다. Cigna에 책임을 물으려면 그 습득한 정보를 활용하지 않고서는 해당 후발 제품 “Empower”를 독자적으로 개발할 수 없었을 것이라고 추론할 수 있어야만 한다는 입장입니다. 그와 같은 경우에만, 습득된 정보가 “inevitable disclosure"를 통해 독자개발에 부당하게 사용됨으로써 결국 영업비밀 침해 및 NDA 위반의 책임을 인정할 수 있다는 판결입니다.
미국법원 판결문의 핵심 판시부분을 인용하면 다음과 같습니다. “The fact that the information provided by Destiny might have made Cigna more informed in evaluating whether to partner with Destiny or another vendor in the development of an incentive-points program does not support an inference that Cigna misappropriated Destiny’s trade secrets absent some showing that Cigna would not have been able to develop its incentive-points program without the use of Destiny’s trade secrets.”
또 하나의 중요한 쟁점은 "firewall" 문제입니다. 기술제안자 Destiny에서는 협상 대상자 Cigna에서 “Vitality”의 심사 팀과 “Empower” 개발 팀원 사이에 firewall 등 어떠한 차단조치도 취하지 않고 독자 개발을 진행한 책임이 있다고 주장합니다. 그러나, 미국법원은 기술제안자 Destiny에서 당시 제공된 기술정보의 “inevitable disclosure” 상황을 우려했다면 상대방에게 이와 같은 firewall를 요구했어야 한다는 입장입니다.
기술제안 및 협상을 통해 상대방이 습득한 기술내용을 어떻게 보호할지 매우 어려운 문제입니다. 그렇다고 상대방에게 모든 책임을 지운다면 기술거래 자체가 크게 위축될 것입니다. 따라서 합리적인 balance point를 설정하는 것이 중요합니다.
위 미국판결에서는 (1) 기술정보 불법사용에 관한 직접 증거가 있는 경우 또는 (2) 직접 증거는 없지만 습득된 기술정보를 활용하지 않고서는 독자개발에 성공할 수 없었을 것이라는 점이 입증된 경우에만 영업비밀 침해책임이 인정된다는 입장입니다. 소위 “inevitable disclosure doctrine" 적용범위를 제한하는 balance point를 제시한 것으로 볼 수 있습니다.
Limitation on Employment Injunctions Under DTSA § 1836(b)(3)(A)(i)(1)(I)
(1) Remedies. In a civil action brought under this subsection with respect to the misappropriation of a trade secret, a court may—
(A) grant an injunction (i) to prevent any actual or threatened misappropriation described in paragraph (1) on such terms as the court deems reasonable, provided the order does not (I) prevent a person from entering into an employment relationship, and that conditions placed on such employment shall be based on evidence of threatened misappropriation and not merely on the information the person knows; or (II) otherwise conflict with an applicable State law prohibiting restraints on the practice of a lawful profession, trade, or business.
An injunction under the DTSA cannot “prevent” a person from taking new employment and must be based on evidence of "threatened" misappropriation. If an injunction limits someone’s new employment, this requires “evidence of threatened misappropriation,” not merely evidence that the employee “knows” trade secrets.This means a court cannot say to a departing employee "you cannot ever work at Company X, under any circumstances." But a court can place restrictions on employment, like ordering the employee to wait a few months until a particular deal is over or prohibit the employee from working on a specific project, but only so long as the plaintiff brings forward evidence of a "threat" that the employee will use or disclose the trade secrets. The naked argument that the employee knows and will "inevitably" use or disclose the information in a new job should not be enough.
Much Ado About § 1836(b)(3)(A)(i)(1)(I) - "many of these 'inevitable disclosure' injunctions were entered only after a showing that the employee has engaged in “bad acts” found to threaten misappropriation of trade secrets."
