링크 https://www.lawtimes.co.kr/Legal-News/Legal-News-View?serial=122223&kind=AD 기사원문은 아래와 같습니다.

 

특허범죄중점검찰청인 대전지검(검사장 이상호)이 고도의 전문성을 요하는 지식재산권 침해 사건에서 사건 당사자가 직접 기술을 시연하고 그 자리에서 검사가 신문할 수 있는 새로운 변론절차를 도입했다.

 

대전지검 인권·특허범죄전담부(부장검사 김욱준) 24일 특허범죄 사건에서 당사자와 변호인이 직접 쟁점 기술을 시연·설명하고 검사가 기술적 쟁점 등을 신문하는 '원스톱(One-Stop) 특허기술 변론절차'를 도입했다고 밝혔다.

 

대상 사건은 특허범죄 사건 중 기술적 쟁점에 대한 별도의 변론절차 및 신문이 필요하다고 인정되는 사건이다. 당사자나 변호인 등 사건 관계인이 직접 검찰에 신청을 하거나 직권으로 담당검사가 선정할 수 있다.

 

대전지검 관계자는 "최근 5세대 이동통신(5G) 전송 기술, 나노기술과 바이오기술이 융합된 신약개발, 인공지능 등 최첨단 기술이 비약적으로 발전해 기술적 쟁점에 대한 별도의 변론절차가 필요하다는 판단에 따라 새로운 절차를 마련했다"고 설명했다.

 

특허기술 변론절차에 참가하는 당사자들은 사건에 대해 자유롭게 프리젠테이션을 할 수 있으며, 기자재를 이용해 별도의 기술시연도 할 수 있다. 담당검사의 진행발언, 사건관계인의 기술설명 및 변론, 담당검사의 질문과 사건관계인의 답변 순으로 변론절차가 진행된다. 특히기술적 쟁점 정리당사자들의 기술설명 및 변론전문가 자문피의자신문대질조사 등 모든 수사과정을 한 기일에 진행해 수사의 신속성과 정확성도 담보했다.

 

새 변론절차에 참여한 한 변호사는 "충분한 시간과 공간이 확보된 상태에서 사실관계를 설명하고 피해자의 입장과 의견을 개진할 수 있는 기회가 생겨 좋았다" "제조기술의 경우 공간적·시간적 제약 때문에 변론에 현실적인 제약이 많았는데, 새 절차로 직접 기술을 시연하고, 기술이 어떻게 이뤄지는지 구체적으로 설명할 수 있어 변론권 향상에 많은 도움이 될 것으로 보인다"고 말했다.

 

권정훈(48·사법연수원 24) 대전지검 차장은 "특허권 침해 여부에 대한 신속하고 전문적인 수사를 통해 기업의 특허권을 보호하고 전문적이고 정확한 특허 범위 판단을 통해 기업의 자유로운 기술적 창작 활동을 도모하겠다" "새 변론절차가 원활히 시행될 수 있도록 수시로 이행 상황을 점검해 사건 관계인과 변호사 등의 애로사항이 반영되도록 정비하고, 주기적으로 진행 상황과 성과를 분석해 제도 확대 시행 여부를 검토할 예정"이라고 했다


2015
11월 검찰은 지식재산권 침해 사건에 대한 신속한 권리구제와 분쟁해결을 도모하고 관련 수사역량을 강화하기 위해 대전지검을 특허범죄중점검찰청으로 지정했다. 이에 따라 2015 62건에 불과하던 대전지검의 특허법 위반, 영업비밀유출 등 특허범죄 사건이 1년 만인 2016 253건으로 늘어나 4배 이상 증가했다.”

 

작성일시 : 2017. 10. 26. 15:00
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앞서 소개한 Bianco v. Globus Medical 사건의 미국법원 2014년 선고 판결입니다. 흥미로운 점은 의료기기 회사의 영업비밀침해책임을 인정한 다음, 의료기기 회사에 대해 발명자 의사에게 손해배상으로 해당 의료기기의 과거 판매 Net Sale5%에 달하는 로열티와 장래 15년 동안 판매될 의료기기 Net Sale 5%에 해당하는 running royalty를 지급해야 한다고 판결하였습니다. 판결당시 과거 판매분에 대한 손해배상액은 $4,295,760(45억원)입니다.

 

그런데 의료기기회사 Globus Medical에서는 영업비밀도 일정한 보호기간을 상정할 수 있는데, 위 의료기기에 대해서 과거 판매분은 물론 장래 15년 동안 판매분에 대한 로열티까지 지급하라는 판결은 그 영업비밀보호기간을 넘어서까지 손해배상을 명령한 것으로서 부당하다고 주장합니다.

 

원칙적으로 영업비밀은 기술개발의 Head Start 기간만 보호하면 충분하고, 그 기간은 통상 단기간으로서 특허존속기간과 구별해야 한다는 입장입니다. 문제된 의료기기의 경우 판결일 당시 연구개발에 필요한 Head Start 기간은 모두 경과하였다고, 과거 침해분에 대한 손해배상으로 충분하다고 주장하였습니다. 또한, 특허침해의 경우 그 특허발명이 적용된 제품의 판매에 대한 running royalty를 기초로 손해배상액을 산정할 수 있지만 trade secret의 경우 보호기간 때문에 동일한 법리를 적용하면 안된다고 주장하였습니다.

 

미국법원은 침해자 Globus Medical의 주장을 받아들이지 않았습니다. 오히려 만약 당사자가 trade secret license 계약을 체결하였다면, 영업비밀기술이 적용되는 제품이 판매되는 기간 동안 그 판매제품에 대한 reasonable ongoing royalty를 채택하였을 것이라고 보았습니다.

 

그와 같은 가상의 라이선스 계약(hypothetical license negotiation)을 기준으로 영업비밀침해로 인한 손해배상액을 산정할 수 있다고 보았습니다. 관련 의료기기 분야의 라이선스 관련 증거자료에 따르면 통상 라이선스 로열티 지급기간이 약 15년이었습니다. 미국법원이 장래 15년 판매분에 대한 경상로열티를 손해배상으로 산정한 이유입니다.

 

한편, 원고 영업비밀보유자는 장래 경상로열티를 현재가치로 환산해서 한번에 즉시 지급할 것을 청구하였지만 미국법원은 받아들이지 않았습니다. 통상 판결일 기준으로 현재가치로 환산하여 판결하는 우리나라 재판실무와는 다른 입장입니다. 그 이유로 미국법원은 침해자가 실제로 제품을 판매하는 경우에만 Net Sale 5%로 산정되는 금액을 손해액으로 받을 수 있고, 침해자가 영업비밀 기술을 더 이상 사용하지 않는다면 그때부터 경상로열티를 지급하지 않아도 된다는 입장입니다.

 

영업비밀 침해사건에서 손해배상액을 산정하는 것은 매우 중요합니다. 우리나라 재판실무는 Head Start 기간을 정하여 해당 영업비밀의 보호기간으로 봅니다. 영업비밀 보호기간은 특허존속기간과 같다는 입장에서 침해로 인한 손해배상액을 산정합니다. 이론적으로는 가상의 라이선스 로열티를 기초로 하는 손해배상액 산정도 가능하지만 실제로 적용한 판결은 아직까지 없는 것 같습니다.

 

여러 측면에서 위 미국판결은 매우 흥미롭습니다. 영업비밀관련 실무적으로도 중요한 내용으로 생각합니다. 첨부한 미국판결을 한번 읽어 보시기 바랍니다.

 

첨부: 미국판결 Bianco v. Globus Medical 사건

미국판결_Bianco vs Globus Medical.pdf

 

 

 

작성일시 : 2017. 6. 14. 10:00
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특허는 기술공개를 전제로 일정기간 독점권을 부여하지만, 영업비밀은 기술내용이 공개되면 비밀성 상실을 이유로 보호되지 않습니다. 동일한 기술내용을 특허와 영업비밀이 동시에 보호할 수 없습니다. 특허는 특허청구한 기술내용을 모두 사용해야만 특허침해가 성립하므로 특허비침해 방어가 가능하고, 극단적으로는 새로운 아이디어지만 공지기술로부터 용이하게 발명할 수 있다는 이유로 진보성 결여로 특허무효 방어도 가능합니다. 그러나, 영업비밀은 그 범위에 한계가 없으므로 새로운 기술내용이면 비밀성이 인정되어 침해자의 무효방어가 어렵고, 타인의 기술내용 전부를 사용하지 않고 영업비밀 중 극히 일부를 무단 사용한 경우에도 영업비밀 침해가 성립합니다. 이와 같이 영업비밀 침해공격이 훨씬 더 유리합니다. 한편, 특허법 논리와 영어비밀 보호법 논리는 양립할 수 없는 경우가 많기 때문에 이를 혼동하면 자중지란에 빠져 패소의 단초를 제공할 수 있습니다.

 

미국에서 의료기구에 관한 영업비밀 침해소송에서도 유사한 내용이 있습니다. 정형외과전문의 Dr. Bianco는 척추 디스크 치료에 사용할 수 있는 의료기구를 발명 아이디어를 착상한 후 평소 알고 있는 의료기기 회사 Globus Medical, Inc.에 자신의 아이디어를 스케치한 것을 보여 주었습니다. 그 새로운 아이디어는 특허 등록된 당시 사용 중 의료기구의 문제점을 해결하고 성능을 개선한 새로운 것이었습니다. Dr. Bianco는 자신의 아이디어를 스케치 도면 몇 장, 간단한 설명, 구체적 제품에 관한 계획 등 형식으로 회사에 제공하였습니다. 당시 NDA 를 작성하였다고 하지만, 시간이 흐른 후 분실하여 소송자료로는 제출되지 않았습니다.

 

그로부터 Dr. Bianco로부터 몇 차례 독촉을 받은 후 2년 반 정도의 시간이 지난 후 Globus Medical, Inc.는 최종적으로 그 아이디어에 관심 없다는 결정을 하였습니다. 그러나, 실제로는 그로부터 약 1년 후에 Globus Medical, Inc.에서 위 기술을 반영한 새로운 제품을 발매하기 시작했고, 이를 알게 된 Dr. Bianco가 영업비밀 침해소송을 제기한 것입니다. 회사에서는 기본 아이디어는 같지만, 구체적 작동방식이나 제품은 전혀 다르다고 방어하였습니다. 그러나, 법원은 Dr. Bianco로부터 획득한 핵심 아이디어를 발전시켜 구체적 제품을 개발한 것이고, 그 아이디어가 전달 당시 공개된 적이 없는 것이었다면, 영업비밀 침해에 해당한다고 판결하였습니다. 구체적 제품에 관한 부분에서 제공받은 정보와 회사에서 최종 개발한 제품 사이에 상당히 다른 부분이 있다는 사정은, 특허비침해 논리는 될 수 있지만, 이와 달리 영업비밀 침해여부에서는 고려될 수 없다고 판시하였습니다. 영업비밀 정보를 모두 사용해야 침해책임이 있는 것이 아니고, 그 중 극히 일부만 무단 사용하는 경우에도 영업비밀 침해책임이 있다는 것입니다. 따라서, 침해자 회사는 Dr. Bianco에게 영업비밀 침해를 원인으로 한 손해배상 책임이 있다고 판결하였습니다.

 

 

 

작성일시 : 2017. 6. 14. 09:00
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-- 민법상 공동불법행위의 성립요건: 대법원 2016. 4. 12. 선고 201331137 판결 --

 

1.     민법상 공동불법행위는 객관적으로 관련 공동성이 있는 수인의 행위로 타인에게 손해를 가하면 성립하고, 행위자 상호 간에 공모는 물론 의사의 공통이나 공동의 인식을 필요로 하는 것이 아니다.

 

2.     또한 공동의 행위불법행위 자체를 공동으로 하거나 교사방조하는 경우는 물론 횡령행위로 인한 장물을 취득하는 등 피해의 발생에 공동으로 관련되어 있어도 인정될 수 있다.

 

3.     불법행위로 인한 손해의 발생 또는 확대에 관하여 피해자에게도 과실이 있는 때에는 가해자의 손해배상의 범위를 정할 때 당연히 이를 참작하여야 하고, 배상의무자가 피해자의 과실에 관하여 주장을 하지 아니한 경우에도 소송자료에 따라 과실이 인정되는 경우에는 이를 법원이 직권으로 심리판단하여야 한다.

 

4.     피해자의 부주의를 이용하여 고의로 불법행위를 저지른 자가 바로 그 피해자의 부주의를 이유로 자신의 책임을 감하여 달라고 주장하는 것은 허용될 수 없으나,

 

5.     이는 그러한 사유가 있는 자에게 과실상계의 주장을 허용하는 것이 신의칙에 반하기 때문이므로, 불법행위자 중 일부에게 그러한 사유가 있다고 하여 그러한 사유가 없는 다른 불법행위자까지도 과실상계의 주장을 할 수 없다고 해석할 것은 아니다.

 

6.     피해자의 부주의를 이용하여 고의로 불법행위를 저지른 자가 바로 그 피해자의 부주의를 이유로 자신의 책임을 감하여 달라고 주장하는 것이 허용되지 아니하는 것은, 그와 같은 고의적 불법행위가 영득행위에 해당하는 경우 과실상계와 같은 책임의 제한을 인정하게 되면 가해자로 하여금 불법행위로 인한 이익을 최종적으로 보유하게 하여 공평의 이념이나 신의칙에 반하는 결과를 가져오기 때문이므로, 고의에 의한 불법행위의 경우에도 위와 같은 결과가 초래되지 않는 경우에는 과실상계와 공평의 원칙에 기한 책임의 제한은 얼마든지 가능하다."

 

작성일시 : 2016. 5. 19. 09:28
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-- 특허침해, 영업비밀 침해 사건에서 몰수 판결 사례 --

 

앞서 설명한 것처럼, 우리나라 법령상으로도 특허침해, 영업비밀 침해 등 지재권 침해제품이나 침해행위 관련 물건들을 모두 압수 및 몰수할 수 있습니다. 이와 같은 침해제품에 대한 압수 및 몰수조치는 민사상 침해금지 및 손해배상, 형사상 벌금 등과는 구별되는 별개의 처벌이므로 이를 추가로 병과할 수 있습니다.

 

따라서, 특허법 등 지재권 법령의 규정대로 엄격하게 시행한다면 지재권 침해자에게 2배 배상과 같은 무거운 부담을 주게 될 것입니다. 그러나, 실무상 특허침해, 영업비밀 침해제품에 대한 압수 및 몰수 사례는 찾아보기 어렵습니다. 흥미 삼아 여기 저기 찾아보았더니 아래와 같은 몰수 판결이 있어서 소개해 드립니다.

 

대전지방법원 2007. 12. 20. 선고 20072243 판결, 특허법위반, 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률위반, 컴퓨터프로그램보호법위반 사건

 

판결 주문 - "압수된 노트북 6, 컴퓨터 본체 8, CD가방(가방내 CD 81) 1, 파일케이스(서류 및 영업서류) 1, 하드디스크 4, CD(CD-RW, SAMSUNG) 1, 플로피디스켓 1, 연구노트 2, 노트 5, 휴대용수첩(K-MAX) 1, 파일케이스(영업서류) 1부를 각 몰수한다."

 

판결문 중 몰수 이유 - "특허법은 제231조 제1항에서225조 제1항에 해당하는 침해행위를 조성한 물건 또는 그 침해행위로부터 생긴 물건은 이를 몰수하거나 피해자의 청구에 의하여 그 물건을 피해자에게 교부할 것을 선고하여야 한다.’라고 규정하고 있으므로 이 사건 압수물들은 몰수되어야 한다."

작성일시 : 2015. 9. 17. 09:49
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-- 특허침해, 영업비밀 침해 등 지식재산권 침해로 인한 제품의 몰수 및 경제적 이익의 추징 -- 

 

우리나라에서는 침해자가 영업비밀 침해로 얻은 이익을 몰수하거나 추징하는 사례가 많지 않습니다. 그러나, 미국에서는 사정이 많이 다릅니다. 예를 들어, 한국기업의 미국기업 영업비밀 침해사건에서 공소장(검사가 형사처벌을 법원에 청구하는 서면, 민사사건의 소장에 대응하는 것)을 보면, 한국기업과 4명의 임직원에 대해 USD 225 million이라는 고액의 몰수형을 구형한 것으로 되어 있습니다. 원화로 환산하면 약 23백억원이 넘는 고액으로, 우리나라에서는 상상하기 어려운 놀라운 몰수금액입니다. 이것은 1심 민사판결 USD 920 million이라는 천문학적 손해배상금액과는 별개로 추가된 형사처벌 내용입니다.

 

또한, 미국법상 영업비밀 침해에 대한 형사처벌은 여기서 그치지 않습니다. 원칙적으로 영업비밀 침해에 대한 처벌로서 몰수형과는 독립적으로 추가로 벌금을 부과하거나 징역형을 과할 수 있습니다. 관련 미국법령(The Economic Espionage Act)에 규정된 법정형은 매우 무겁습니다. 영업비밀 절취에 대해서는 개인의 경우 최고 10년의 징역형 및 USD 25만불 또는 이익의 2배에 해당하는 금액의 벌금형을 가할 수 있고, 법인의 경우 USD 5 million 또는 이익의 2배에 해당하는 금액의 벌금형을 가할 수 있습니다.

 

언론에 보도된 바와 같이, 위 사건은 지난 2015. 4. 30. 양사 및 미국정부는 Kevlar Heracron 관련 영업비밀 침해분쟁 민,형사 사건을 일괄 합의로 종결하기로 했다고 발표하였습니다. 미국 FBI 웹사이트에 공개된 최종 합의 내용은, Kolon DuPont에게 손해배상금 총액 US$275 million(3천억원) 5년 분할 지급하고, 미국정부에게 총액 US$85 million ( 930억원)을 벌금으로 납부하는 조건으로 2009년부터 시작되어 현재까지 진행 중인 민사소송과 형사소송을 모두 종결하기로 했습니다. 영업비밀 침해자가 최종적으로 부담하기로 한 총액이 1심 판결금액과 공소장에서 구형된 몰수금액의 합보다는 훨씬 적지만 그래도 약 4천억원에 이르는 거액입니다.

 

우리나라에서 특허침해, 영업비밀 침해 등으로 인한 몰수 및 추징 사례는 아직 없는 것 같습니다. 민사상 손해배상뿐만 아니라 기술유출로 얻을 수 있는 이익을 모두 환수한다면 기술유출을 시도할 동기가 사라지게 될 것입니다. 신체형을 부과할 수 없는 법인에게 가하는 가장 효과적인 처벌은 그 경제적 이익을 몰수하고 벌금을 부과하는 것입니다. 따라서, 몰수 및 추징은 가장 효과적인 처벌에 해당한다 할 것입니다.

 

현행 우리나라 법령상으로 이와 같은 몰수 및 추징은 가능합니다. 특허법에는 특허침해물품을 몰수할 수 있다고 규정하고 있습니다. 물건의 발명 특허뿐만 아니라 제조방법 특허의 경우에도 침해행위 결과로 생산된 물품을 몰수할 수 있습니다.

 

특허법 제231(몰수 등) 제225 제1에 해당하는 침해행위를 조성한 물건 또는 그 침해행위로부터 생긴 물건몰수하거나 피해자의 청구에 따라 그 물건을 피해자에게 교부할 것을 선고하여야 한다.

② 피해자는 제1항에 따른 물건을 받은 경우에는 그 물건의 가액을 초과하는 손해액에 대해서만 배상을 청구할 수 있다.

 

영업비밀 침해의 경우에도 산업기술의 유출방지 및 보호에 관한 법률에서 침해행위로 인한 재산을 몰수 및 추정한다는 규정을 명시적으로 두고 있습니다. 참고로 해당 법규정을 아래에 인용합니다.

 

36 (벌칙)

산업기술을 외국에서 사용하거나 사용되게 할 목적으로 제14조 각호(4호를 제외한다)의 어느 하나에 해당하는 행위를 한 자는 10년 이하의 징역 또는 10억원 이하의 벌금에 처한다. ② 14조 각 호(4호 및 제6호는 제외한다)의 어느 하나에 해당하는 행위를 한 자는 5년 이하의 징역 또는 5억원 이하의 벌금에 처한다. ③ 14조제4호에 해당하는 행위를 한 자는 3년 이하의 징역 또는 3억원 이하의 벌금에 처한다.

1항 내지 제3항의 죄를 범한 자가 그 범죄행위로 인하여 얻은 재산은 이를 몰수한다. 다만, 그 전부 또는 일부를 몰수할 수 없는 때에는 그 가액을 추징한다.

 

한편, 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률에는 몰수 및 추정에 관한 규정이 없습니다. 그러나, 개별법에 몰수 및 추정에 관한 규정이 없어도 형법의 몰수 및 추정에 관한 규정을 적용할 수 있습니다. , 특별법에 없는 규정을 일반법이 뒷받침하여 적용되는 것입니다. 형법 규정은 다음과 같습니다.

 

형법 제48(몰수의 대상과 추징)

① 범인이 외의 자의 소유에 속하지 아니하거나 범죄 후 범인 이외의 자가 정을 알면서 취득한 다음 기재의 물건은 전부 또는 일부를 몰수할 수 있다.

1. 범죄행위에 제공하였거나 제공하려고 한 물건

2. 범죄행위로 인하여 생하였거나 이로 인하여 취득한 물건

3. 2호의 대가로 취득한 물건

 

또한 특별법 중에는 재산상 이익도 몰수의 대상으로 규정해 놓은 것들이 있습니다. 대표적인 예가 범죄수익은닉의 규제 및 처벌에 관한 법률입니다.

 

범죄수익은닉의 규제 및 처벌에 관한 법률

 

8 (범죄수익등의 몰수) 

① 다음 각 호의 재산은 몰수할 수 있다.

1. 범죄수익

2. 범죄수익에서 유래한 재산

...

② 제1항에 따라 몰수할 수 있는 재산(이하 "몰수대상재산"이라 한다)이 몰수대상재산 외의 재산과 합쳐진 경우 그 몰수대상재산을 몰수하여야 할 때에는 합쳐짐으로써 생긴 재산[이하 "혼화재산"(混和財産)이라 한다] 중 몰수대상재산(합쳐지는 데에 관련된 부분만 해당한다)의 금액 또는 수량에 상당하는 부분을 몰수할 수 있다.

...

 

9(몰수의 요건 등) 

 8조제1항에 따른 몰수는 몰수대상재산 또는 혼화재산이 범인 외의 자에게 귀속(歸屬)되지 아니하는 경우에만 할 수 있다. 다만, 범인 외의 자가 범죄 후 그 정황을 알면서 그 몰수대상재산 또는 혼화재산을 취득한 경우(그 몰수대상재산 또는 혼화재산의 취득이 제4조 단서에 해당하는 경우는 제외한다)에는 그 몰수대상재산 또는 혼화재산이 범인 외의 자에게 귀속된 경우에도 몰수할 수 있다.

② 지상권·저당권 또는 그 밖의 권리가 설정된 재산을 8조제1항에 따라 몰수하는 경우 범인 외의 자가 범죄 전에 그 권리를 취득하였을 때 또는 범죄 후 그 정황을 알지 못하고 그 권리를 취득하였을 때에는 그 권리를 존속시킨다.

 

10(추징)

 8조제1항에 따라 몰수할 재산을 몰수할 수 없거나 그 재산의 성질, 사용 상황, 그 재산에 관한 범인 외의 자의 권리 유무, 그 밖의 사정으로 인하여 그 재산을 몰수하는 것이 적절하지 아니하다고 인정될 때에는 그 가액을 범인으로부터 추징할 수 있다.

② 제1항에도 불구하고 8조제1항의 재산이 범죄피해재산인 경우에는 그 가액을 추징할 수 없다.

 

한편, 동법 제2조에서 그 적용대상을 제한하고 있는데, 예를 들면 지적재산권과 관련된 죄 가운데에는 상표법 제93(상표권 침해죄), 저작권법 제136조 제1(저작재산권 침해죄), 그리고 영업비밀 침해와 관련하여 형법 제356(업무상배임죄, 단 범죄수익이 3억원 이상 5억원 미만인 경우) 및 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률 제3조 제1(업무상배임 가중처벌, 범죄수익이 5억원 이상인 경우)만 그 대상으로 하고 있습니다.

 

정리하면, 우리나라에서도 현행법령상 특허침해, 영업비밀 침해 등 지식재산권 침해행위에 대한 벌칙조항이 있고, 그와 같은 벌칙조항에 해당하는 경우, 형사법적 절차를 통해 지적재산권 침해행위로 생산된 제품을 모두 몰수할 수 있습니다.

 

작성일시 : 2015. 9. 15. 17:00
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-- 구글 특허소송에서 제기된 직무발명 관련 특이한 쟁점 및 판결 내용 - Personalized User Model and Konig v. Google (Fed. Cir. 2015) 판결 --

 

- 종업원 연구원이 재직 중 발명한 직무발명을 회사에 보고하지 않고 퇴직 후 등록한 미국 특허권을 사용자가 10년이 지난 시점에서도 그 권리를 주장할 수 있는지 문제

 

1.    우리나라 특허법

 

우리나라의 경우 종업원 연구원이 직무발명을 사용자 회사에 보고하지 않고 몰래 빼돌려 특허 등록한 경우, 정당한 권리자 회사라도 원칙적으로 그 특허권을 직접 이전 받는 방법으로 권리 회복할 수 없습니다. 특허법의 모인특허 특칙에 따라 특허무효 및 재출원 등을 거쳐야만 가능합니다. 또한 현행 특허법에는 권리행사 기간이 제한되어 있기 때문에 오래 전 유출된 특허의 경우 정당 권리자가 이를 회수할 수 있는 방법이 전혀 없습니다. 참고로, 현재 이와 같은 기간 제한을 없애는 특허법 개정안이 논의 중입니다.

 

2.    미국 특허법 및 구글의 주장

 

진정한 권리자라면 특허권자로서 직접 권리행사를 할 수 있습니다. 특허법상 등록을 요하는 것을 제외하고 다른 특별한 제한 규정은 없는 것 같습니다. 구글은 전직 종업원 발명자가 무단 등록한 특허권에 기한 특허침해소송에서, 사용자 연구소가 진정한 권리자라고 판단하여, 사용자 연구소로부터 해당 특허에 관한 모든 권리("any rights")를 매수한 후, 특허침해소송을 방어하였습니다. 관련 사실 및 쟁점이 매우 특이한 것 같아서, 흥미 삼아 다음과 같이 간략하게 정리해 드립니다. 혹시 미국 주법상 계약법과 소송법에 관한 잘못된 내용이 포함되어 있더라도 너그럽게 이해해 주시기 바랍니다.

 

3.    연구원 채용과 계약조건

 

사용자 연구기관 SRI International (“SRI”), 소속 연구원 Konig, 재직기간 1996. 4 ~ 1999. 8. 5., 연구기관과 연구원 사이에 체결한 계약 중 직무발명에 관한 조항은 다음과 같이 재직 중 완성한 모든 발명을 즉시 사용자에게 보고하고, 권리양도를 한다는 것입니다.

 

"In consideration of my employment at SRI International, I agree: To promptly disclose to SRI all discoveries, improvements, and inventions, including software, conceived or made by me during the period of my employment, and I agree to execute such documents, disclose and deliver all information and data, and to do all things which may be necessary or in the opinion of SRI reasonably desirable, in order to effect transfer of ownership in or to impart a full understanding of such discoveries, improvements and inventions to SRI . . . . I understand that termination of this employment shall not release me from my obligations hereunder."

 

4.    재직 중 외부 창업과 직무발명 및 특허등록

 

연구원 Konig은 퇴직 3개월 전 1999 5월경 외부 동료와 같이 “Personal Web”이란 기술문서를 작성하였고, 퇴직 직전인 1999. 7. 22. Utopy라는 벤처회사를 설립하였으며, 그로부터 2주일 후 1999. 8. 5. 연구소를 사직하였습니다.

 

그로부터 조금 더 지난 1999. 12. 28. “Personal Web”에 대해 특허 가출원, 2000. 6. 20. 특허출원, 2005. 12. 7. 심사를 통과하여 U.S. Patents No. 6,981,040 특허등록을 받았습니다.

 

5.    특허소송과 쟁점

 

위 특허의 양수인 PUM2009 7Google에 대해 특허침해소송을 제기하였는데, 구글은 해당 특허의 권리자는 당시 사용자 SRI 연구기관이라고 판단하여, 해당 특허에 관한 권리를 양수한 후 종업원 Konig에 대한 반격에 나섰습니다.

 

종업원이 직무발명을 사용자에게 보고하지 않고 무단 유출하여 자기 이름으로 특허출원하고 특허등록을 받은 경우 사용자는 권리침해 주장을 언제까지 해야 하는가 쟁점이 되었습니다. , 10여년이 지난 후에도 사용자가 전 종업원이 빼돌린 직무발명 특허를 회수할 수 있는지 여부입니다.

 

구글은 위 언급한 근로계약에 따라 종업원이 직무발명을 사용자에게 승계해야 주어야 하는 계약상 의무가 있고, 이를 위반하여 등록된 특허이므로 진정한 권리자는 SRI 연구소라고 주장하였습니다.

 

이에 대해 특허권자는 statute of limitation에 따라 사용자의 권리행사 기간이 이미 도과되었으므로 구글의 주장은 가능하지 않다고 반박하였습니다. 통상 채권의 소멸시효는 10년이고, 불법행위 등으로 인한 손해배상청구권은 안 날로부터 3년이라는 제한이 있습니다.

 

미국 델라웨어주법의 statute of limitation에 따른 계약상 권리의 소멸시효는 안 날로부터 3년입니다. 무단 특허출원일 또는 등록일로부터 3년이 지난 것은 명백하므로, 구글은 종업원의 직무발명 불법유출행위를 안 날로부터 3년 이내라는 주장을 하였지만, 법원은 받아들이지 않았습니다.

 

6.    시사점

 

미국 계약법 및 소송법에 관한 복잡한 판결이지만, 그 취지가 종업원이 직무발명을 사용자에게 보고하지 않고 무단 유출하여 등록한 미국특허에 대한 권리주장을 원칙적으로 3년이 지난 후에는 할 수 없다는 것입니다. 사용자가 종업원 발명에 대한 권리회복에 대해 그와 같은 시기적 제한이 있다는 점이 흥미롭습니다.

 

유의할 점은, 종업원과 사용자의 직무발명 보고 및 승계 문제를 계약법으로 해결하는데, 미국의 경우 주마다 계약법이 다르기 때문에 모든 주에서 이와 같다고 단정해서는 안됩니다.

 

우리나라 민법에 따라 해결하는 경우라면, 계약상 보고의무 및 승계의무 등 채무의 소멸시효는 10년입니다. 종업원의 퇴직일로부터 10여년이 지난 위 사건 특허의 경우에는 사용자가 어떤 법을 적용해도 해당 미국 특허권을 회수할 수 없는 것 같습니다. 손해배상 청구권의 소멸시효도 완성된 것으로 보아야 할 것입니다.

 

작성일시 : 2015. 8. 20. 17:42
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-- 기술 개발자가 기술이전 제안설명 후 협상 결렬되어 상대방의 기술탈취를 주장하면서 권리구제를 시도하여 성공한 경우 성공사례 및 실패사례로부터의 교훈 -- 

 

통상 기술개발 후 특허출원을 하고, 제조 판매능력이 있는 기업에 기술을 라이선스 또는   이전하기 위해 제안서를 보내고, 직접 만나 기술내용을 설명하기도 합니다. 기술이전 협상이 결렬되어 기술보유자가 어떤 대가도 얻지 못한 상황임에도, 기술설명을 받았던 상대방이 그 기술관련 제품을 발매하거나 특허를 출원하는 경우라면 기술제안자로서는 자신의 기술이 무단 탈취당했다고 생각할 것입니다.

 

기술탈취를 주장하면서 시도하는 권리구제 수단으로 흔히 특허침해 주장 또는 비밀유지계약(NDA) 위반을 주장합니다. 그런데, 실제 특허침해 또는 계약위반 주장이 성공한 사례는 많지 않습니다. 왜냐하면 침해자 입장에서 방어 포인트가 많기 때문입니다. 예를 들어, 특허침해 주장에 대해서는 특허무효 또는 특허청구범위 회피전략을 통해 방어 가능한 경우가 많고, 계약위반주장에 대해서도 부실한 계약조항을 신중하게 분석하여 계약위반사유를 회피하는 것이 얼마든지 가능합니다. 강력한 특허포트폴리오를 구축하거나 계약실무를 잘 운영하기 어려운 벤처, 대학, 연구소, 소기업에서 실제 직면하는 상황입니다. 기술개발자로서는 억울한 면이 많지만, 냉정한 현실로 받아들여야 할 것입니다.

 

실무적 대안으로 영업비밀 침해주장을 들 수 있습니다. 영업비밀은 이론적으로 특정된 정보이지만, 현실적으로는 그 범위가 불분명하기 때문에 특허청구범위회피와 같은 방어전략을 쓰기 어렵습니다. 영업비밀과 다르다는 회피전략을 쓰면, 기술개발자는 이에 맞추어 영업비밀의 범위를 적절하게 변경할 수 있습니다. 또한, 기술제공 당시 해당정보의 비밀성만 상실되지 않았다면 영업비밀 불성립(무효) 방어주장도 현실적으로 가능하지 않습니다. 따라서, 기술탈취주장 전략을 잘 세우고 소송수행만 잘 한다면 기술설명을 받았던 상대방으로서는 이를 방어하기 매우 어렵습니다.

 

종전에 정리하여 올린 기술탈취 주장으로 권리구제에 성공한 미국사례를 다시 한번 읽어보시기 바랍니다. - Altavion v. Konica Minolta Systems Laboratory 미국법원 판결 -

 

미국법원은 기본적 기술 아이디어는 공지되어 있고 기술개발자로부터 구체적 소스코드를 넘겨받지도 않았던 상황에서도, 다소 모호한 기술단계를 구분하여 아이디어와 최종결과물인 소스코드의 중간단계에 해당하는 과제해결의 구체적 아이디어 및 설계개념을 영업비밀로 보호할 수 있다고 특정한 후, 이를 제공받았던 상대방이 무단 사용하여 독자적으로 20여건의 특허출원을 한 행위는 영업비밀 침해에 해당한다고 판결하였습니다. 특히, 기술개발자가 보유한 특허도 없고 NDA 계약위반도 성립하지 않는 상황에서, 소스코드 등을 제공한 적도 없기 때문에 s/w 저작권침해주장도 가능하지 않았던 매우 어려운 상황임에도, 미국법원은 결론적으로 영업비밀침해책임을 인정하여 손해배상책임을 인정하였던 점을 주목할 수 있습니다. 무형의 자산 중에서도 그 경계가 가장 불분명한 영업비밀을 활용하여 기술개발자에게 유리한 결과를 만들어 낸 것입니다.

 

기술제안을 받고 장기간 동안 수 차례의 기술이전 협상을 통해 핵심기술 내용을 모두 획득한 후 어떤 대가도 지불하지 않은 채 협상결렬을 선언한 후 그 핵심내용을 활용한 20여건의 특허출원을 독자적으로 하였던 정황을 미루어 짐작하건대 기술탈취로 볼 여지가 많았습니다. 그러나, 기술탈취의 심증이 있더라도 법적 보호를 위한 근거가 없다면 기술개발자를 보호랄 수 없습니다. 이와 같이 어려운 상황에서 영업비밀 침해책임을 묻는 것 이외에 다른 유효한 대안은 찾기 쉽지 않습니다. 우리나라에서도 마찬가지로 실무적 대응방안으로 활용할 수 있을 것입니다. 1,2건의 특허를 믿거나 NDA 계약서만을 의지하여 특허침해주장 또는 계약위반 주장만 하는 경우라면 실패사례를 하나 더 추가할 가능성이 높습니다. 반드시 영업비밀침해를 포함한 유효한 공격수단을 모두 검토해 보아야 할 것입니다.

 

작성일시 : 2015. 1. 6. 16:50
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