심장전문 임상의가 설립한 벤처기업 CardiAQ는 심장수술에 사용하는 심장판막 의료기기 전문회사입니다. 공동연구개발 파트너사인 다른 의료기기회사 Neovasc에 대한 영업비밀 침해소송에서 최종 US$ 112 million (1200억원) 손해배상 승소판결을 받았습니다. 그 대략의 경과는 다음과 같은데, 보다 상세한 설명은 공개된 발표자료 ppt slides를 한번 읽어 보시기 바랍니다.

 

 

초기 단계의 벤처기업에서 영업비밀 침해소송을 통해 1200억원의 손해배상을 받아내고 특허권을 회수하였을 뿐만 아니라, 심장분야 의료기기 전문회사 Edwards Lifesciences Corporation에 현금 US$350 million (38백억원) 지급 + 마일스톤 포함 최대 $400 million (44백억원) 조건으로 매각되었습니다. 임상의사가 설립한 의료기기 벤처회사에서 수천억원에 이르는 거액의 수익을 창출한 성공사례입니다. 우리나라에서는 비슷한 사례를 찾아볼 수 없다는 점에서, 미국사례가 소설에 나오는 딴 나라 이야기 같이 느껴집니다. 그래도 링크한 ppt slides를 흥미 삼아 한번 살펴보기를 권합니다.

 

KASAN_[영업비밀침해] 공동연구개발 파트너 회사의 영업비밀 침해 사안 - 의료기기 심장판막 기술관련 영업비밀 미

 

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작성일시 : 2018. 9. 17. 17:30
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-- 구글 특허소송에서 제기된 직무발명 관련 특이한 쟁점 및 판결 내용 - Personalized User Model and Konig v. Google (Fed. Cir. 2015) 판결 --

 

- 종업원 연구원이 재직 중 발명한 직무발명을 회사에 보고하지 않고 퇴직 후 등록한 미국 특허권을 사용자가 10년이 지난 시점에서도 그 권리를 주장할 수 있는지 문제

 

1.    우리나라 특허법

 

우리나라의 경우 종업원 연구원이 직무발명을 사용자 회사에 보고하지 않고 몰래 빼돌려 특허 등록한 경우, 정당한 권리자 회사라도 원칙적으로 그 특허권을 직접 이전 받는 방법으로 권리 회복할 수 없습니다. 특허법의 모인특허 특칙에 따라 특허무효 및 재출원 등을 거쳐야만 가능합니다. 또한 현행 특허법에는 권리행사 기간이 제한되어 있기 때문에 오래 전 유출된 특허의 경우 정당 권리자가 이를 회수할 수 있는 방법이 전혀 없습니다. 참고로, 현재 이와 같은 기간 제한을 없애는 특허법 개정안이 논의 중입니다.

 

2.    미국 특허법 및 구글의 주장

 

진정한 권리자라면 특허권자로서 직접 권리행사를 할 수 있습니다. 특허법상 등록을 요하는 것을 제외하고 다른 특별한 제한 규정은 없는 것 같습니다. 구글은 전직 종업원 발명자가 무단 등록한 특허권에 기한 특허침해소송에서, 사용자 연구소가 진정한 권리자라고 판단하여, 사용자 연구소로부터 해당 특허에 관한 모든 권리("any rights")를 매수한 후, 특허침해소송을 방어하였습니다. 관련 사실 및 쟁점이 매우 특이한 것 같아서, 흥미 삼아 다음과 같이 간략하게 정리해 드립니다. 혹시 미국 주법상 계약법과 소송법에 관한 잘못된 내용이 포함되어 있더라도 너그럽게 이해해 주시기 바랍니다.

 

3.    연구원 채용과 계약조건

 

사용자 연구기관 SRI International (“SRI”), 소속 연구원 Konig, 재직기간 1996. 4 ~ 1999. 8. 5., 연구기관과 연구원 사이에 체결한 계약 중 직무발명에 관한 조항은 다음과 같이 재직 중 완성한 모든 발명을 즉시 사용자에게 보고하고, 권리양도를 한다는 것입니다.

 

"In consideration of my employment at SRI International, I agree: To promptly disclose to SRI all discoveries, improvements, and inventions, including software, conceived or made by me during the period of my employment, and I agree to execute such documents, disclose and deliver all information and data, and to do all things which may be necessary or in the opinion of SRI reasonably desirable, in order to effect transfer of ownership in or to impart a full understanding of such discoveries, improvements and inventions to SRI . . . . I understand that termination of this employment shall not release me from my obligations hereunder."

 

4.    재직 중 외부 창업과 직무발명 및 특허등록

 

연구원 Konig은 퇴직 3개월 전 1999 5월경 외부 동료와 같이 “Personal Web”이란 기술문서를 작성하였고, 퇴직 직전인 1999. 7. 22. Utopy라는 벤처회사를 설립하였으며, 그로부터 2주일 후 1999. 8. 5. 연구소를 사직하였습니다.

 

그로부터 조금 더 지난 1999. 12. 28. “Personal Web”에 대해 특허 가출원, 2000. 6. 20. 특허출원, 2005. 12. 7. 심사를 통과하여 U.S. Patents No. 6,981,040 특허등록을 받았습니다.

 

5.    특허소송과 쟁점

 

위 특허의 양수인 PUM2009 7Google에 대해 특허침해소송을 제기하였는데, 구글은 해당 특허의 권리자는 당시 사용자 SRI 연구기관이라고 판단하여, 해당 특허에 관한 권리를 양수한 후 종업원 Konig에 대한 반격에 나섰습니다.

 

종업원이 직무발명을 사용자에게 보고하지 않고 무단 유출하여 자기 이름으로 특허출원하고 특허등록을 받은 경우 사용자는 권리침해 주장을 언제까지 해야 하는가 쟁점이 되었습니다. , 10여년이 지난 후에도 사용자가 전 종업원이 빼돌린 직무발명 특허를 회수할 수 있는지 여부입니다.

 

구글은 위 언급한 근로계약에 따라 종업원이 직무발명을 사용자에게 승계해야 주어야 하는 계약상 의무가 있고, 이를 위반하여 등록된 특허이므로 진정한 권리자는 SRI 연구소라고 주장하였습니다.

 

이에 대해 특허권자는 statute of limitation에 따라 사용자의 권리행사 기간이 이미 도과되었으므로 구글의 주장은 가능하지 않다고 반박하였습니다. 통상 채권의 소멸시효는 10년이고, 불법행위 등으로 인한 손해배상청구권은 안 날로부터 3년이라는 제한이 있습니다.

 

미국 델라웨어주법의 statute of limitation에 따른 계약상 권리의 소멸시효는 안 날로부터 3년입니다. 무단 특허출원일 또는 등록일로부터 3년이 지난 것은 명백하므로, 구글은 종업원의 직무발명 불법유출행위를 안 날로부터 3년 이내라는 주장을 하였지만, 법원은 받아들이지 않았습니다.

 

6.    시사점

 

미국 계약법 및 소송법에 관한 복잡한 판결이지만, 그 취지가 종업원이 직무발명을 사용자에게 보고하지 않고 무단 유출하여 등록한 미국특허에 대한 권리주장을 원칙적으로 3년이 지난 후에는 할 수 없다는 것입니다. 사용자가 종업원 발명에 대한 권리회복에 대해 그와 같은 시기적 제한이 있다는 점이 흥미롭습니다.

 

유의할 점은, 종업원과 사용자의 직무발명 보고 및 승계 문제를 계약법으로 해결하는데, 미국의 경우 주마다 계약법이 다르기 때문에 모든 주에서 이와 같다고 단정해서는 안됩니다.

 

우리나라 민법에 따라 해결하는 경우라면, 계약상 보고의무 및 승계의무 등 채무의 소멸시효는 10년입니다. 종업원의 퇴직일로부터 10여년이 지난 위 사건 특허의 경우에는 사용자가 어떤 법을 적용해도 해당 미국 특허권을 회수할 수 없는 것 같습니다. 손해배상 청구권의 소멸시효도 완성된 것으로 보아야 할 것입니다.

 

작성일시 : 2015. 8. 20. 17:42
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