통상 대학 또는 공공연구기관과 공동연구개발로 창출한 특허권은 공유가 많습니다. 특허권 공유에는 법적으로 매우 어려운 사항이 많고, 특히 미국과 같이 법제가 다른 국가에서도 동시에 특허권을 보유하면서 더욱 복잡한 문제가 많습니다. 우리나라 특허권 공유에 관련하여 실무적으로 주목할 대법원 판결을 소개해 드립니다.

 

우리나라 특허법은 특허 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하면 지분을 양도하거나 특허권에 대하여 전용실시권 또는 통상실시권 설정을 통한 라이선스를 할 수 없는 등 권리행사에 일정한 제약을 두고 있습니다. 이와 같은 특별규정을 둔 취지는, 각 공유자는 공유 특허발명 전체를 자유롭게 실시할 수 있고 상대 공유자에게 그 이익을 배분할 의무가 원칙적으로 없기 때문에, 누가 공유자가 되는지에 중대한 이해관계가 있습니다. 현재 공유자로부터 제3자가 특허권 지분을 양도받거나 그에 관한 실시권을 설정받는 경우 제3자가 투입하는 자본의 규모·기술 및 능력 등에 따라 경제적 효과가 현저하게 달라지게 되어 다른 공유자 지분의 경제적 가치에도 상당한 변동을 가져올 수 있기 때문에, 타 공유자의 동의를 얻도록 강제하는 것입니다.

 

본 사건에서 문제된 상황은, 특허권 공유자 상호 간에 이해관계가 대립되는 경우 등에 공유관계를 해소하려는 단계에서, 공유자에게 민법상 공유물분할청구권을 행사할 수 있는지 여부입니다. 대법원은 위 판결에서 민법상 공유물분할청구권을 인정하더라도 공유자 이외의 제3자에 의하여 다른 공유자 지분의 경제적 가치에 위와 같은 변동이 발생한다고 보기 어려워서 특허법 특별규정에 반하지 아니하고, 달리 분할청구를 금지하는 특허법 규정도 없으므로, 특허권의 공유관계에 민법상 공유물분할청구에 관한 규정이 적용될 수 있다고 판결하였습니다. 또한, 특허권은 발명실시에 대한 독점권으로서 그 대상은 형체가 없을 뿐만 아니라 각 공유자에게 특허권을 부여하는 방식의 현물분할을 인정하면 하나의 특허권이 사실상 내용이 동일한 복수의 특허권으로 증가하는 부당한 결과를 초래하게 되므로, 특허권의 성질상 그러한 현물분할은 허용되지 아니하고, 경매 등 현물매각 후 그 매각대금을 지분에 따라 분할하여야 한다고 판결하였습니다. 나아가, 이와 같은 법리는 실용신안권, 디자인권의 공유에도 마찬가지로 적용된다고 판시하였습니다.

 

정리하면, 공유자는 상호간 계약 등 특별한 사정이 없는 한 언제라도 공유 특허권에 대한 공유물분할청구를 할 수 있고, 그 분할방법은 공유특허권을 경매 등을 통해 매각하여 그 대금을 지분에 따라 분할할 수 있습니다. 실무적으로 기업과 대학이 공유하는 특허권을 기업에서 실시하지만 그 수익을 대학에 전혀 배분하지 않거나 그 배분액수에 이견이 있는 경우에, 공유자 대학에서 해당 공유 특허권 매각을 통한 이익실현을 시도할 수 있다는 의미입니다. 물론, 특허권 거래 시장이 활성화되어 공유 특허권 매매가 가능해야만 공유 특허권의 분할 문제가 현실로 닥칠 것입니다. 대학, 공공연구기관 등 NPE 입장에서는 공유 특허권의 활용방안으로 적극적으로 연구해볼 가치가 있다고 생각합니다.

 

KASAN_공유특허권 분할방법 - 매각 후 대금분할.pdf

 

 

작성일시 : 2017. 10. 27. 12:00
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좋은 참고자료입니다. 2009년에 체결된 기술이전 License, R&D Collaboration Agreement Termination하면서 별도의 상세한 Termination Agreement를 다시 체결하였습니다. 그만큼 R&D Collaboration Agreement 종료는 쉽지 않다는 얘기일 것입니다.

 

공동연구개발을 핵심필수 내용으로 하는 Open Innovation 시대에는 그 시작도 중요하지만 그 Termination도 매우 중요합니다. 대형 프로젝트의 경우 연구개발 프로그램의 진행, 단계별 성과 평가 및 빠른 중단 또는 포기 결정(Early Termination)은 무엇보다 중요합니다. 그렇지 않다면 선택과 집중은 가능하지 않기 때문입니다.

 

Termination Agreement에는 SEC 제출 및 공시용으로 작성된 조기종료 배경과 핵심내용을 설명하는 자료가 첨부되어 있습니다. 양사가 체결한 Collaboration Agreement을 조기종료하는 이유로 선택과 집중전략에 따라 대상 기술이 아닌 보다 나은 것으로 평가된 기술개발 추진을 위한 것으로 밝히고 있습니다.

 

핵심내용은, Licensee 대기업 Sanofi Licensor 벤처회사 Exelixis에 주도 해지를 조건으로 $15 million (160억원)을 일시불로 지급하고, 향후 신약개발성공 및 허가 단계에서 일정액을 추가 각 지불하지만, 그 다음 상업적 판매로 인한 수익이 발생한 경우에는 반대로 Licensor 벤처회사 Exelixis에서 Licensee 대기업 Sanofi에게 running royalty 지급하는 등 수익의 일부를 나누어주는 수익배분권을 준다는 것입니다. 구체적 수치와 구조는 삭제되어 알 수 없습니다.

 

Termination의 핵심효력인 해방효(release)에 대해서도 구체적 규정을 두고 있습니다. 뿐만 아니라, 일정 범위에 대해 FTO에 해당하는 Covenant Not to Enforce 조항을 별도로 두고 있는 점도 흥미롭습니다.

 

물론 Collaboration 연구성과에 대한 공동발명 (joint invention) 및 공유특허 관계도 상세하게 규정하였습니다. 양사가 주고받은 비밀정보뿐만 아니라 공동연구성과에 대한 공개여부, 활용여부 등도 중요한 사항이기 때문에 상세한 규정을 두고 있습니다.

 

마지막으로, Termination Agreement는 양사가 2009년 체결한 License, Collaboration Agreement termination 조항에 따른 것입니다. 그렇지만, 2개의 계약서 사이에 상충되는 내용이 있을 수도 있습니다. 이와 같은 혼란이나 분쟁을 방지할 목적으로 "entire agreement" 조항에서 Termination Agreement 내용이 그 이전 계약뿐만 아니라 협상 내용 등을 포함하여 가장 우선 적용된다고 명시하였습니다. 복잡한 사안일수록 필요한 조항입니다.

 

긴 영문 계약서지만 실무적 입장에서 꼼꼼하게 살펴보면 유용한 참고자료가 될 것입니다. 잘 읽어 보고 필요할 때 example로 활용하시기 바랍니다.

 

첨부파일: Collaboration Early Termination Agreement_2011

Termination Agreement between Exelixis and Sanofi_2011_12.docx

 

KASAN_공동연구개발 중단 Early Termination Agreement 사례.pdf

 

 

작성일시 : 2017. 10. 27. 11:00
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동아일보에 "국가 R&D 성과를 개인명의 특허… 양심불량 연구원 20 적발"이란 제목으로 감사결과 발표내용을 보도하였습니다. 국책연구기관 소속 연구원들이 대학이나 기업과 국책과제 공동연구를 수행한 후, 타 기관에서 특허출원을 하면서 발명자로 연구원 이름을 넣은 경우를 적발하였다는 것입니다. 예를 들어, KIST 소속 연구원 4명이 공동연구를 했던 대학교수들이 특허를 출원하면서 연구자 이름을 넣었고, 항우연과 철도연 소속 연구원의 경우 공동연구를 진행한 기업체에서 특허를 출원하면서 연구원을 발명자로 넣어 특허 출원하였다는 보도입니다.

 

먼저, 기사제목이 감사결과 발표내용에 맞는 것인지 의문입니다. 기사 본문은 국책연구기관 소속 연구원이 국가 R&D 성과를 연구원 개인명의로 특허 출원한 것이 아니라 제3자인 대학이나 기업에서 특허 출원하는데 발명자로 올라 있다는 것입니다. 국가 R&D 성과를 연구원 개인 명의로 특허 출원한 것과는 구별해야 할 것입니다.

 

연구원이 국가 R&D 성과를 특허 출원할 발명으로 생각했다면, 발명진흥법 제12조에서 규정한 것처럼 지체 없이 소속 연구기관에 발명완성 사실을 보고해야 합니다. 공동발명이라면 연구기관에서 공동발명에 참여한 타 기관과 공동 명의로 출원해야 옳습니다. 일단, 그와 같은 보고의무를 위반하였다는 잘못이 있습니다.

 

그러나, 적극적으로 국가 R&D 성과물을 빼돌려 본인 명의로 출원한 경우와 단순히 공동발명자 또는 공동 출원인에 해당하는 제3자가 특허출원을 하면서 타 기관의 연구원을 발명자로 기재하는 경우를 동일하게 평가하기 어렵습니다. 관련 법령이나 규정에 무관심하여 소극적으로 단순 동의한 것에 불과한 경우도 많을 것입니다.

 

국가연구개발사업 관리규정 등 관련 법령에서는, 국가 R&D 성과물을 "연구책임자나 연구원의 명의로 출원하거나 등록한 경우"에는 해당 연구원에게 국책과제 참여제한 1년의 재제처분 대상으로 규정하고 있습니다. 법령문언을 엄격하게 해석하면, 단순히 발명자로만 기재된 경우라면 위 규정의 적용대상에 해당하지 않는다고 보아야 할 것입니다. 다만, 그 가담 정도가 정범에 해당할 정도인지 등 그 구체적 사정을 파악해 보고 그 정도에 따라 참여제한 등 적절한 재제처분을 할 수 있습니다.

 

국가 R&D 관련 법령은 복잡하고 다양합니다. 가장 상위법령으로 과학기술기본법, 국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정이 있지만, 미래창조과학부, 산자부, 교육부, 중기청 등 각 부처에서 시행하는 다양한 국책연구사업에 관한 다양한 법령이 있습니다. 그러나, 그 법령명칭과 약간의 구체적 차이는 있지만 그 요지와 대부분 내용은 동일하거나 유사합니다. 연구원이 구체적 재제처분에 대해 그 부당함을 다투는 방법도 대동소이합니다.

 

국책연구기관 소속 연구원이나 대학소속 교수 또는 연구원 등이 해당 기관에 보고하지 않고 독자적으로 판단하여 제3자인 외부기업 또는 타 기관 명의로 출원되는 특허출원에서 발명자로 기재되면 복잡한 문제가 있습니다. 우선 (1) 종업원인 연구원은 직무발명을 완성하면 사용자인 소속 연구기관에 보고해야 할 법적 의무가 있습니다. (2) 통상 연구기관에서 직무발명 보고 및 승계 규정을 두고 있기 때문에 이와 같은 법적 의무를 위반하여 외부인과 같이 출원하는 행위는 업무상 배임행위에 해당합니다. (3) 공동발명자의 배임행위에 적극 가담하여 특허 받을 권리를 양수하여 단독 출원한 경우에는 그 권리승계의 효력을 인정할 수 없기 때문에 공동출원 규정 위반의 특허무효 사유가 있습니다. (4) 타 기관도 연구원의 업무상 배임행위에 가담한 공동불법행위자로서 민사상 손해배상책임뿐만 아니라 형사상 공범으로서의 책임 소지도 있습니다.

 

모두 직무발명을 전제로 한 것이므로, 해당 연구원이 진정한 직무발명자에 해당하는지 구체적으로 평가해 보는 것이 반드시 필요합니다. 진정한 직무발명자에 해당하지 않음에도 명목상 발명자로 올라 있다면 법적 책임과는 무관합니다. 공동연구 결과물에 대한 직무발명자 판단은 특허출원서 전체에 기재된 모든 내용을 기준할 것이 아니고, 특허청구범위에 기재된 각 청구항 발명을 기준으로 판단해야 합니다. 특허청구항 발명의 완성에 실질적 기여가 없었다면 공동연구 과제에 참여했다는 사실만으로 발명자가 되는 것은 아닙니다. 만약 직무발명자가 아니라면 법적 책임을 추궁할 근거는 없을 것입니다.

 

KASAN_국책과제 공동연구결과에 대한 타 기관명의 특허출원에 발명자로 기재된 국책연구기관 소속 연구원의 법적책임.

 

 

작성일시 : 2017. 10. 27. 10:00
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기술이전, 라이선스 또는 기술협력 과정에서 해당 기술내용이 지식재산권으로 보호되고 있음을 분명하게 표시되면 기술탈취 분쟁을 예방하는데 유리합니다. 기술내용 공개 후 기술이전이나 기술협력이 결렬되고 상대방에 의한 기술탈취가 의심되는 경우에도 확보한 지식재산권이 없다면 권리구제를 받을 가능성이 매우 낮습니다. 앞 글에서 설명한 것처럼, 지식재산권이 있는 경우에도 1,2건의 등록특허 등 취약한 지식재산권 포트폴리오만을 믿다가 권리보호에 실패하는 경우가 많습니다. 소송비용만 쓰고 속병만 앓는 경우도 드물지 않습니다.

 

기술탈취에 대한 대응수단으로는 영업비밀 보호제도가 상당히 유용합니다. 영업비밀을 활용하여 상대방이 방어하기 어려운 대응전략을 구사할 여지가 많습니다. 그런데 영업비밀은 장점도 있지만, 권리주장자가 그 존재 및 범위를 먼저 명확하게 입증한 후 기술탈취 행위로 침해했다는 사실도 주장, 입증해야 하는 부담이 있습니다.

 

영업비밀보호센터에서 운영하는 원본증명 서비스를 이용하면 적은 비용으로 쉽고 간편하게 영업비밀 대상기술의 범위, 존재, 시점, 보유사실 등을 입증할 수 있습니다. 실무적으로 매우 효과적입니다. 자세한 내용은 아래 홈페이지에서 알 수 있습니다. 원본등록 비용은 원칙적으로 문서 1건당 1만원이지만, 올해부터 중소기업, 벤처, 개인기업 등은 70% 감면혜택을 부여하여 3000원에 해결할 수 있습니다.

 

영업비밀 원본증명 웹사이트 https://www.tradesecret.or.kr/kipi/web/serviceIntro.do

 

기술자료 원본증명은 기술탈취에 대한 대응방안 이외에도 라이선스 협상 등에서 협상개시 당시 본인이 보유한 기술범위를 확정할 수 있어 상대방이 제공한 기술범위에 관련된 분쟁을 예방하는 등 다양한 활용방안이 있습니다. 적극적으로 활용해 보시기 바랍니다.

 

참고로, 원본등록 및 원본증명에 관한 개요를 표시한 그림을 아래와 같이 인용합니다.

 

 

 

 

 

 

KASAN_공동연구개발 시작 전 영업비밀 기술자료의 원본등록.pdf

 

 

 

작성일시 : 2017. 10. 27. 08:00
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1.  계약자유의 원칙상 각 당사자는 그 의사에 따라 계약을 체결하거나 하지 않을 자유가 있습니다. 각자 책임으로 계약 관련 비용도 부담하는 것이 원칙입니다. 계약이 성립된 경우에만 비로소 계약상 책임이 발생합니다. 계약협상 후 계약체결을 거절할 수 있지만 예외적으로 그 과정에서 불법행위 성립이 인정되면 불법행위로 인한 손해배상 책임을 인정할 수 있습니다. 그러나 일방이 교섭단계에서 계약이 확실하게 체결되리라는 정당한 기대 내지 신뢰를 부여하여 상대방이 그 신뢰에 따라 행동하였음에도 상당한 이유 없이 계약의 체결을 거부하여 손해를 입혔다면 이는 신의성실의 원칙에 비추어 볼 때 계약자유 원칙의 한계를 넘는 위법한 행위로서 불법행위를 구성합니다(대법원 2001. 6. 15. 선고 9940418 판결). 계약자유 원칙의 한계를 넘는 위법한 행위로서 불법행위를 구성한다는 취지입니다. 다만, 계약자유의 원칙에 대한 예외적 책임이므로 엄격하게 제한적으로 적용합니다.

 

2.  또한, 당사자는 계약내용을 자유롭게 정할 수 있지만, 일정한 한계를 벗어나면 민법 제103조 위반으로 무효입니다. 여기서 계약무효 사유인 ‘반사회질서의 법률행위’는 법률행위의 목적인 권리의무의 내용이 선량한 풍속 기타 사회질서에 위반되는 경우뿐만 아니라, 그 내용 자체는 반사회질서적인 것이 아니라고 하여도 법적으로 이를 강제하거나 법률행위에 사회질서의 근간에 반하는 조건 또는 금전적인 대가가 결부됨으로써 그 법률행위가 반사회질서적 성질을 띠게 되는 경우 및 표시되거나 상대방에게 알려진 법률행위의 동기가 반사회질서적인 경우를 포함합니다(대법원 2009. 9. 10. 선고 200937251 판결).

 

3.  계약위반에 따른 손해배상은 통상손해를 그 한도로 합니다. 후속 개발일정 지연에 따른 손해 등은 특별손해로, 민법 제393조 제2항 “특별한 사정으로 인한 손해는 채무자가 이를 알았거나 알 수 있었을 때에 한하여 배상의 책임이 있다”에 따라 매우 제한적으로 인정됩니다. 다만, 특별손해 배상책임에 대한 요건으로서 채무자의 예견가능성은 채권성립시가 아니라 채무불이행시를 기준으로 판단하고(대법원 1985. 9. 10. 선고 841532 판결), 그 예견 대상이 되는 것은 그와 같은 특별한 사정의 존재만이고 그러한 사정에 의하여 발생한 손해의 액수까지 알았거나 알 수 있어야 하는 것은 아닙니다(대법원 2002. 10. 25. 선고 200223598 판결).

 

4.  다양한 이유로 독점계약을 체결합니다. 그런데, 독점계약은 유익한 점도 많지만 단점도 많습니다. 독점계약 체결 후 상황이 최초 예상과 달리 전개될 경우 당사자가 부담할 Risk가 크고 계약상 융통성이 거의 없기 때문에 그 해결도 어렵습니다. 따라서 독점계약은 체결할 때부터 관련 Risk를 두루 점검해보고 그 해결방안을 계약서에 포함시키는 것이 좋습니다. 예를 들어, 특허기술의 독점실시를 위한 특허권 전용실시권 설정 라이선스 계약이라면 실시자 licensee에게 최소 제조 및 판매수량 또는 최소 로열티 지급액 등을 미리 설정해 두어야 합니다. 전용실시권 설정으로 특허권자 자신도 실시할 수 없을 뿐만 아니라 제3자 실시허락도 불가능하기 때문에, 특허권자 licensor는 수익을 전혀 얻을 수 없는 상황에 처할 수도 있습니다.

 

5.  특허기술의 독점실시 라이선스 계약뿐만 아니라 공동개발 및 독점공급계약이나 독점판매 계약에서도 유사한 Risk가 있습니다. 원료에 대한 독점공급계약을 체결하였으나 그 공급가격이 너무 비싸서 최종 제품의 경쟁력을 확보할 수 없는 경우도 있습니다. 특히 제3자로부터 훨씬 낮은 가격에 동일한 원료를 공급받을 수 있다면 그 부담은 더욱 커질 것입니다. 그와 같은 경우 독점계약관계를 비독점 계약관계로 전환할 수 있다는 조건을 미리 둔다면 관련 문제를 쉽게 해결할 수 있습니다.

 

6.  계약서에 기술보증을 요구하는 경우 그 책임범위가 문제됩니다. 대법원은 최근 계약체결 당시 상대방이 진술 및 보증조항의 위반사실을 이미 알고 있었다고 해도 계약서의 보증조항의 효력을 함부로 부정할 수 없다고 판결하였습니다. 서울고등법원 판결에서, ‘계약체결 당시 상대방이 이미 진술 및 보증 조항의 위반사실을 알고 있었고, 계약협상 및 가격산정에 반영할 수 있었음에도 방치하였다가 이후 위반사실이 존재한다는 사정을 들어 손해배상 책임을 묻는 것은 공평의 이념 및 신의칙상 허용될 수 없다’고 판결한 것을 뒤집은 것입니다. 일단 진술 및 보증조항에 동의하고, 나중에 가서 해결하는 것은 어렵습니다.

 

7.  현실적으로 가장 합리적인 보증방안은 보증을 하는 당사자에게 관련 사항에 대한 사전조사 및 검토를 요구하고, 그 결과 이상이 없다는 점을 보증하게 하는 것입니다. 보증자가 성실한 조사 및 검토를 한다는 부담을 안고, 그 결과 알고 있는 범위 내에서 보증책임을 부담하는 것입니다. , 자신도 모르고 있었거나 알 수도 없었던 사실에 대해까지 추후 무조건 책임을 묻는다는 것은 비현실적이고 비합리적입니다. 이와 같은 한계설정 방안을 "knowledge qualifier qualification"이라고 합니다. 예문 - "기술을 이전하는 "", 갑이 아는 범위 내에서 계약 기술이 제3자의 권리를 침해하지 않는다는 점을 보증한다."

 

8.  특허권 전용실시 계약을 체결하면서 특허권자 회사에 대해 “귀사의 승낙 없이 특허를 임의대로 사용하지 않겠다”는 제한조항을 넣었으나, 특허등록원부에 전용실시권 등록을 하면서 계약상 제한사항은 등록하지 않았습니다. 대법원은 전용실시권 설정계약상의 제한사항을 등록하지 않은 경우, 그 제한을 위반하여 특허발명을 실시하여도 계약위반은 성립하지만 특허침해는 성립하지 않는다고 판결하였습니다. 전용실시권 관련 제한사항은 특허등록원부에 등록해야만 그 온전한 효력을 인정받습니다.

 

9.  기술이전 License, Collaboration Agreement 실무에서 기술보유자 licensor는 자금 압박 때문에 당장 눈앞에 보이는 royalty 금액을 가장 중시하기 마련입니다. 그러나 장기적 관점에서 보면, 해당 기술뿐만 아니라 모든 연구개발정보, 경험, 축적된 knowhow, patent portfolio, 연구인력 등을 포함한 회사 전체를 M&A로 매각할 때 가장 큰 가치를 얻을 수 있습니다. 기술개발이 잘 진행되면 M&A로 훨씬 더 높은 가격으로 거래할 기회가 있다는 점을 염두에 두어야 할 것입니다. M&A 매수회사로서는 존재하는 license contract 존재에도 불구하고 그 기술의 상업적 개발로 인해 충분한 이익을 거둘 수 있어야만 합니다. 당시 기술이전 License, collaboration Agreement에서 상황에 따라 선택할 수 있는 option contract, opt in 조항을 두어 향후 제품 개발과 판매에 참여할 수 있는 권리, 이익 분배권, 사업활동 자유의 범위, change of control 등 장래 권리를 확보하고 있다면 높은 가치를 받을 수 있을 것입니다.

 

10.  License 후 공동연구개발을 진행하지만 완료까지 오랜 기간이 소요되는 경우, 기술보유 licensor 벤처회사가 투자유치 또는 M&A 등으로 지배권 변동이 발생하기도 합니다. Licensee 경쟁회사에서 licensor 회사를 M&A하는 경우는 물론, 제품라인이 중복되거나 연구개발전략이 전혀 달리하는 등 다양한 사유로 collaboration 관계를 지속하기 어려운 상황을 맞기도 합니다. 이와 같은 상황에 대비하여 처리방안을 규정한 계약조항을 미리 두는 것이 필요할 것입니다.

 

KASAN_공동연구개발 관련 계약분쟁 실무적 포인트.pdf

 

 

작성일시 : 2017. 10. 27. 07:00
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-- 공동연구 결과물에 대한 타 기관명의 특허출원에 발명자로 기재된 연구원의 특허지분 또는 발명자 보상금 주장 관련 -- 

 

종전 블로그 글에서 국책연구기관 소속 연구원 또는 대학교수가 회사와 국책과제 공동연구를 수행한 후, 회사 단독명의 특허출원에 발명자로 기재된 경우, 복잡한 법적 책임문제가 있다고 설명했습니다. 나아가, 해당 특허발명이 상업적으로 크게 성공한 경우 발명자로 기재된 국책연구기관 소속 연구원 또는 대학교수가 회사에 대해 일정한 권리나 보상금을 요구할 수 있는지 검토해 보겠습니다.

 

(1)  특허에 대한 지분권 주장

 

공동발명이지만 편의상 회사 단독명의 출원으로 했으므로 그 특허의 일정 지분은 발명자에게 있다고 주장한다면, 이를 법적으로 평가하면 특허지분권의 서류상 표시된 명의자와 실질적 권리자가 다르다는 명의신탁 주장에 해당합니다.

 

특허법원은, 명의신탁 출원 및 등록특허는 실질적 권리이전이 없기 때문에 특허법 제44조 공동발명자의 공동출원 강제규정을 위반하여 특허무효라고 명확하게 판결하였습니다. (특허법원 2004. 11. 12. 선고 20036807 판결) 이에 대해 반대하는 학설도 전혀 없습니다. 따라서, 발명자가 특허를 받은 권리를 명의신탁으로 타인 명의로 출원 등록했기 때문에 본인이 진정한 공유지분 권리자라고 주장한다면, 그 자체가 특허무효 주장과 다름없습니다.

 

다만, 특허권자로서는 공동발명자의 지분 명의신탁이라는 무효사유가 외부에 알려져 종국적으로 특허무효에 이르게 되는 상황을 피하려고 할 것입니다. 혹시 이와 같은 같이 망하는 상황을 회피하려는 특허권자를 압박하여 일정한 대가를 얻어낼지도 모릅니다.

 

(2)  발명자 보상금 주장

 

공동발명을 편의상 회사 단독명의 출원했지만, 발명자로 기재되어 있으므로 특허권자 회사에서 얻은 수익에 대한 일정한 보상금을 받을 수 있다고 주장한다면, 국책연구기관 소속 연구원 또는 대학교수인 발명자는 자신의 배임행위를 스스로 자인하는 것입니다.

 

공동발명이라면 소속 연구기관 또는 대학은 그 특허의 공유자로서 특허로 인한 수익을 얻을 권리를 갖습니다. 발명자는 소속 연구기관 또는 대학이 얻는 수익의 일부를 직무발명 보상금으로 받을 수 있습니다.

 

그런데, 발명자가 소속 연구기관 또는 대학에 공동발명을 신고하지 않은 채 회사 단독 특허출원에서 발명자로만 올라감으로써 연구기관 또는 대학에게 특허로 인한 수익기회를 박탈하였습니다.

 

이와 같은 업무상 배임으로 인한 위법행위에 대해 특허권자 회사에서 보상할 의무는 전혀 없습니다. 설령 연구원 또는 교수와 별도로 발명보상에 관한 계약을 체결하였다고 해도 무효인 계약으로서 보상청구를 강제할 수 없을 것입니다.

 

(3)  실무적 대응방안

 

다른 연구기관 또는 대학과 공동연구 결과를 회사 단독명의 특허출원에 하면서 타 기관 소속 연구원, 교수, 타사 직원을 공동발명자로 기재하는 것은 가능하지만 권리이전 등 검토해야 할 법적 쟁점이 많습니다.

 

공동발명이 직무발명에 해당하는 경우 직무발명에 관한 법리가 적용됩니다. 대부분 연구기관과 대학의 경우 직무발명 관리규정에 따라 발명자는 소속 기관에 즉시 신고해야 하고, 승계의 대상이 되는데, 이에 위반하여 타사 단독명의로 출원하는 경우 종국적으로 특허무효 사유에 해당합니다.

 

나중에 특허발명이 성공하더라도, 이와 같은 발명자에게는 특허지분의 명의신탁을 통한 진정한 권리자라고 주장하거나 특허발명에 대한 발명자로서 일정한 보상금을 청구하는 등의 권리주장을 하는 것은 허용되지 않습니다.

 

오히려, 발명자는 소속 연구기관, 대학, 회사에 대한 보고의무 위반, 업무상 배임 등 위법행위로 인한 형사처벌 및 민사상 손해배상 책임 등 매우 무거운 법적 책임을 질 수 있습니다.

 

정리하면, 국책연구기관 소속 연구원 또는 대학교수 등 발명자로서는 공동연구 결과에 대해 타 기관 또는 타사에서 진행하는 단독명의 특허출원에 공동 발명자로 기재되는 것은, 아무 실익도 없이 위험만 부담하는 것입니다. 발명자 입장에서 동의하거나 허용해야 할 이유가 전혀 없습니다.

 

작성일시 : 2015. 8. 10. 17:00
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-- 국책과제 연구결과에 대한 타 기관명의 특허출원에 발명자로 기재된 국책연구기관 소속 연구원의 법적 책임 등 Risk 검토 --

 

오늘 동아일보에 "국가 R&D 성과를 개인명의 특허… 양심불량 연구원 20 적발"이란 제목으로 감사결과 발표내용을 보도하였습니다. 국책연구기관 소속 연구원들이 대학이나 기업과 국책과제 공동연구를 수행한 후, 타 기관에서 특허출원을 하면서 발명자로 연구원 이름을 넣은 경우를 적발하였다는 것입니다. 예를 들어, KIST 소속 연구원 4명이 공동연구를 했던 대학교수들이 특허를 출원하면서 연구자 이름을 넣었고, 항우연과 철도연 소속 연구원의 경우 공동연구를 진행한 기업체에서 특허를 출원하면서 연구원을 발명자로 넣어 특허 출원하였다는 보도입니다.

 

먼저, 기사제목이 감사결과 발표내용에 맞는 것인지 의문입니다. 기사 본문은 국책연구기관 소속 연구원이 국가 R&D 성과를 연구원 개인명의로 특허 출원한 것이 아니라 제3자인 대학이나 기업에서 특허 출원하는데 발명자로 올라 있다는 것입니다. 국가 R&D 성과를 연구원 개인 명의로 특허 출원한 것과는 구별해야 할 것입니다.

 

연구원이 국가 R&D 성과를 특허 출원할 발명으로 생각했다면, 발명진흥법 제12조에서 규정한 것처럼 지체 없이 소속 연구기관에 발명완성 사실을 보고해야 합니다. 공동발명이라면 연구기관에서 공동발명에 참여한 타 기관과 공동 명의로 출원해야 옳습니다. 일단, 그와 같은 보고의무를 위반하였다는 잘못이 있습니다.

 

그러나, 적극적으로 국가 R&D 성과물을 빼돌려 본인 명의로 출원한 경우와 단순히 공동발명자 또는 공동 출원인에 해당하는 제3자가 특허출원을 하면서 타 기관의 연구원을 발명자로 기재하는 경우를 동일하게 평가하기 어렵습니다. 관련 법령이나 규정에 무관심하여 소극적으로 단순 동의한 것에 불과한 경우도 많을 것입니다.

 

국가연구개발사업 관리규정 등 관련 법령에서는, 국가 R&D 성과물을 "연구책임자나 연구원의 명의로 출원하거나 등록한 경우"에는 해당 연구원에게 국책과제 참여제한 1년의 재제처분 대상으로 규정하고 있습니다. 법령문언을 엄격하게 해석하면, 단순히 발명자로만 기재된 경우라면 위 규정의 적용대상에 해당하지 않는다고 보아야 할 것입니다. 다만, 그 가담 정도가 정범에 해당할 정도인지 등 그 구체적 사정을 파악해 보고 그 정도에 따라 참여제한 등 적절한 재제처분을 할 수 있습니다.

 

국가 R&D 관련 법령은 복잡하고 다양합니다. 가장 상위법령으로 과학기술기본법, 국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정이 있지만, 미래창조과학부, 산자부, 교육부, 중기청 등 각 부처에서 시행하는 다양한 국책연구사업에 관한 다양한 법령이 있습니다. 그러나, 그 법령명칭과 약간의 구체적 차이는 있지만 그 요지와 대부분 내용은 동일하거나 유사합니다. 연구원이 구체적 재제처분에 대해 그 부당함을 다투는 방법도 대동소이합니다.

 

국책연구기관 소속 연구원이나 대학소속 교수 또는 연구원 등이 해당 기관에 보고하지 않고 독자적으로 판단하여 제3자인 외부기업 또는 타 기관 명의로 출원되는 특허출원에서 발명자로 기재되면 복잡한 문제가 있습니다. 우선 (1) 종업원인 연구원은 직무발명을 완성하면 사용자인 소속 연구기관에 보고해야 할 법적 의무가 있습니다. (2) 통상 연구기관에서 직무발명 보고 및 승계 규정을 두고 있기 때문에 이와 같은 법적 의무를 위반하여 외부인과 같이 출원하는 행위는 업무상 배임행위에 해당합니다. (3) 공동발명자의 배임행위에 적극 가담하여 특허 받을 권리를 양수하여 단독 출원한 경우에는 그 권리승계의 효력을 인정할 수 없기 때문에 공동출원 규정 위반의 특허무효 사유가 있습니다. (4) 타 기관도 연구원의 업무상 배임행위에 가담한 공동불법행위자로서 민사상 손해배상책임뿐만 아니라 형사상 공범으로서의 책임 소지도 있습니다.

 

모두 직무발명을 전제로 한 것이므로, 해당 연구원이 진정한 직무발명자에 해당하는지 구체적으로 평가해 보는 것이 반드시 필요합니다. 진정한 직무발명자에 해당하지 않음에도 명목상 발명자로 올라 있다면 법적 책임과는 무관합니다. 공동연구 결과물에 대한 직무발명자 판단은 특허출원서 전체에 기재된 모든 내용을 기준할 것이 아니고, 특허청구범위에 기재된 각 청구항 발명을 기준으로 판단해야 합니다. 특허청구항 발명의 완성에 실질적 기여가 없었다면 공동연구 과제에 참여했다는 사실만으로 발명자가 되는 것은 아닙니다. 만약 직무발명자가 아니라면 법적 책임을 추궁할 근거는 없을 것입니다.

 

작성일시 : 2015. 8. 6. 14:15
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