기술유출/영업비밀분쟁 민형사소송실무

- 공격과 방어 전방위 실무경험 바탕으로 실무적 포인트 및 해결방안

1. 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (카)목의 부정경쟁행위

(1) 완성제품 업체에서 안전인증 서면심사용으로 부품 구동장치의 도면을 부품 납품업체로부터 받아서 사용함.

(2) 발주업체에서 안전인증 서면심사용으로 제공받은 구동장치 도면 파일을 중국업체에 제공하고, 중국업체에서 사양과 성능, 내외관의 구조 등이 동일하거나 거의 유사한 제품을 저가로 납품받음.

(3) 납품업체와 거래 중단, 매출과 영업이익 상실 등 손해발생

(4) 판결요지 - 이 사건 구동장치 도면 파일은 원고가 상당한 투자와 노력을 기울여 얻게 된 성과에 해당하고, 피고가 이 사건 구동장치 도면 파일을 그 제공 목적을 넘어 이 사건 구동장치를 대체할 구동장치를 제작할 목적으로 이용함으로써 원고를 공급처에서 배제한 것은 공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 어긋난다.

2. 대법원 판결요지 - 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (카)목 부정경쟁행위 요건

부정경쟁방지법 제2조 제1호 (카)목은 그 보호대상인 ‘성과 등’의 유형을 제한하고 있지 않으므로, 유형물뿐만 아니라 무형물도 이에 포함되고, 종래 지식재산권법에 따라 보호받기 어려웠던 새로운 형태의 결과물도 포함될 수 있다. ‘성과 등’을 판단할 때에는 위와 같은 결과물이 갖게 된 명성이나 경제적 가치, 결과물에 화체된 고객흡인력, 해당 사업 분야에서 결과물이 차지하는 비중과 경쟁력 등을 종합적으로 고려해야 한다.

이러한 성과 등이 ‘상당한 투자나 노력으로 만들어진’ 것인지는 권리자가 투입한 투자나 노력의 내용과 정도를 그 성과 등이 속한 산업분야의 관행이나 실태에 비추어 구체적, 개별적으로 판단하되, 성과 등을 무단으로 사용함으로써 침해된 경제적 이익이 누구나 자유롭게 이용할 수 있는 이른바 공공영역(public domain)에 속하지 않는다고 평가할 수 있어야 한다.

또한 위 (카)목이 정하는 ‘공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는 방법으로 자신의 영업을 위하여 무단으로 사용’한 경우에 해당하기 위해서는 권리자와 침해자가 경쟁관계에 있거나 가까운 장래에 경쟁관계에 놓일 가능성이 있는지, 권리자가 주장하는 성과 등이 포함된 산업분야의 상거래 관행이나 경쟁질서의 내용과 그 내용이 공정한지, 위와 같은 성과 등이 침해자의 상품이나 서비스에 의해 시장에서 대체될 수 있는지, 수요자나 거래자에게 성과 등이 어느 정도 알려졌는지, 수요자나 거래자의 혼동가능성이 있는지 등을 종합적으로 고려해야 한다(대법원 2020. 3. 26. 선고 2016다276467 판결, 대법원 2020. 3. 26. 자 2019마6525 결정 참조).

3. 대법원 판결요지 – 손해액 산정

부정경쟁방지법 제14조의2 제2항은 부정경쟁행위로 영업상의 이익을 침해한 자가 침해행위로 이익을 얻은 경우에는 그 이익액을 영업상의 이익을 침해당한 자의 손해액으로 추정한다고 정하고 있다.

‘침해자가 받은 이익’이란 침해자가 침해행위로 얻게 된 것으로 그 내용에 특별한 제한이 없으므로(특허법에 관한 대법원 2006. 10. 12. 선고 2006다1831 판결 참조) 부정경쟁행위의 모습에 따라 여러 가지 방식으로 산정될 수 있고, 반드시 침해품의 판매를 통해 얻은 이익에만 한정되지 않는다.

타인의 성과 등을 무단으로 사용하여 완제품을 제조함으로써 타인의 성과 등을 적법하게 사용한 경우에 비해 완제품 제조비용을 절감한 경우에는 비용 절감으로 인한 이익을 침해자의 이익으로 볼 수도 있다.

한편 원고가 실제로 입은 손해가 부정경쟁방지법 제14조의2 제2항에 따른 추정액에 미치지 못하는 경우에는 추정의 전부 또는 일부가 뒤집어질 수 있으나, 추정을 뒤집기 위한 사유와 그 범위에 관해서는 피고가 주장, 증명을 해야 한다(상표법에 관한 대법원 2008. 3. 27. 선고 2005다75002 판결 참조).

첨부: 대법원 2022. 4. 28. 선고 2021다310873 판결

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‘영업비밀의 사용’은 영업비밀 본래의 사용 목적에 따라 이를 상품의 생산·판매 등의 영업활동에 이용하거나 연구·개발사업 등에 활용하는 등으로 기업활동에 직접 또는 간접적으로 사용하는 행위로서 구체적으로 특정이 가능한 행위를 가리키고,

행위자가 (1) 당해 영업비밀과 관계된 영업활동에 이용 혹은 활용할 의사 아래 (2) 그 영업활동에 근접한 시기에 (3) 영업비밀을 열람하는 행위(영업비밀이 전자파일의 형태인 경우에는 저장의 단계를 넘어서 해당 전자파일을 실행하는 행위)를 하였다면 그 실행의 착수가 있다(대법원 2009. 10. 15. 선고 2008도9433 판결 참조).

또한, 영업비밀인 기술을 단순 모방하여 제품을 생산하는 경우 뿐만 아니라, 타인의 영업비밀을 참조하는 방법으로 시행착오를 줄이거나 필요한 실험을 생략하는 경우 또는 역설계에 소요되는 시간과 비용을 절약하는 경우도 부정경쟁방지법에 의하여 금지되는 영업비밀의 사용에 해당한다.

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구 ‘부정경쟁 방지 및 영업비밀 보호에 관한 법률’(2004. 1. 20. 법률 제7095호로 개정되기 전의 것)에서는 기업의 전·현직 임원 또는 직원이 영업비밀을 누설하는 행위만을 처벌하였고, 그 외에 영업비밀의 부정취득 또는 부정사용의 각 행위에 관하여는 처벌규정이 없었다.

그런데 2004. 1. 20. 개정된 위 법률의 제18조 제2항은 “누구든지 부정한 이익을 얻거나 기업에 손해를 가할 목적으로 그 기업에 유용한 영업비밀을 취득·사용하거나 제3자에게 누설한 자”를 일정한 형벌에 처한다고 정하여, 영업비밀의 부정취득 또는 그 부정사용을 별도의 범죄구성요건으로 규정하기에 이르렀다. 그 개정입법의 취지가 영업비밀 침해행위와 관련하여 그 처벌의 대상이 되는 행위유형을 확대함으로써 기업의 영업비밀 보호를 강화하는 데 있다고 할 것이고, 또 위 개정법률의 부칙 제2항이 “이 법 시행 전에 종전의 제18조 제1항 및 제2항의 규정을 위반한 자에 대해서는 종전의 규정에 의한다”고 규정하고 있을 뿐임을 고려하면, 위 개정법률이 시행되기 전에 취득한 영업비밀이라 하더라도 그 시행 후에 이를 부정사용하는 행위는 위 개정법률 제18조 제2항의 적용 대상이 된다.

여기서 영업비밀의 ‘취득’은 도면, 사진, 녹음테이프, 필름, 전산정보처리조직에 의하여 처리할 수 있는 형태로 작성된 파일 등 유체물의 점유를 취득하는 형태는 물론이고, 그 외에 유체물의 점유를 취득함이 없이 영업비밀 자체를 직접 인식하고 기억하는 형태 또는 영업비밀을 알고 있는 사람을 고용하는 형태로도 이루어질 수 있으나, 어느 경우에나 사회통념상 영업비밀을 자신의 것으로 만들어 이를 사용할 수 있는 상태가 되었다면 영업비밀을 취득하였다고 할 것이다. 그리고 기업의 직원으로서 영업비밀을 인지하여 이를 사용할 수 있는 사람은 이미 당해 영업비밀을 취득하였다고 보아야 하므로 그러한 사람이 당해 영업비밀을 단순히 기업의 외부로 무단 반출한 행위는, 업무상배임죄에 해당할 수 있음은 별론으로 하고, 위 조항 소정의 ‘영업비밀의 취득’에는 해당하지 않는다.

부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제18조 제2항에서 정하고 있는 영업비밀부정사용죄에 있어서는, 행위자가 당해 영업비밀과 관계된 영업활동에 이용 혹은 활용할 의사 아래 그 영업활동에 근접한 시기에 영업비밀을 열람하는 행위(영업비밀이 전자파일의 형태인 경우에는 저장의 단계를 넘어서 해당 전자파일을 실행하는 행위)를 하였다면 그 실행의 착수가 있다.

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"부정경쟁방지법에서 말하는 ‘영업비밀의 사용’은, 영업비밀 본래의 사용목적에 따라 이를 상품의 생산∙판매 등의 영업활동에 이용하거나 연구∙개발사업 등에 활용하는 등으로 기업활동에 직접 또는 간접적으로 사용하는 행위로서 구체적으로 특정이 가능한 행위를 의미하므로(대법원 1998. 6. 9. 선고 98다1928 판결),

영업비밀인 기술이나 도면을 그대로 베껴 상품을 생산하는 경우뿐만 아니라, 타인의 영업비밀을 참조하여 시행착오를 줄이거나, 필요한 실험을 생략하거나, 역설계에 소요되는 시간과 비용을 절약하는 경우 또한 부정경쟁방지법에 의해 금지되는 영업비밀의 사용에 해당한다."

"①렌즈 광학설계는 기존설계데이터 중 설계자가 설계하려는 사양에 가까운 설계데이터를 선택하여 시작 데이터로 설정하고, 이를 변경하면서 원하는 렌즈 사양을 맞추는 방식으로 이루어지는데, 제품화된 렌즈의 설계데이터를 확보하고 있거나 구성요소를 파악하고 있다면, 새로운 렌즈의 광학설계를 용이하게 진행할 수 있는 점, ② 국내에서 교환렌즈의 설계기술을 보유한 업체는 채권자와 주식회사 삼성전자 두 곳에서 불과하고, 교환렌즈 설계는 성당한 기술을 필요로 하여 교환렌즈 설계 및 제작산업의 진입 장벽이 높은 것으로 보이는 점, ③ 그럼에도 채무자 회사는 설립된 후 단시간 내에 이 사건 각 교환렌즈를 개발한 점, ④ 채무자 회사는 이 사건 각 정보가 아닌 일본 특허(일본 공개번호 소62-50808)의 설계데이터를 바탕으로 광학설계를 하였다는 취지로 주장하나 채무자의 회사 교환렌즈와 일본특허의 렌즈는 첫 번째 렌즈군의 렌즈매수가 4매라는 것을 제외하고는 접합렌즈의 위치 및 Power의 배치, 비구면 렌즈의 사용방법 등이 다르므로, 일본 특허의 설계데이터를 이용하여 교환렌즈를 설계하였다고 보기는 어려운 점 등을 종합하면,

채무자 회사는 이 사건 각 교환렌즈를 개발하는데, 이 사건 각 정보를 직접 사용하였거나 적어도 그 개발 과정에서 이 사건의 각 정보를 활용함으로써 개발 초기의 제품에 대한 구성이나 기초설계 과정에서 상당한 시간을 절약하고 개발 과정에 통상 수반되는 시행착오를 상단 부분 줄일 수 있었을 것으로 판단된다."

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앞선 판결 사례는 기술도입 시점으로부터 20여년 경과된 후, 기술도입계약을 해지한 후에도 그 계약서의 기술보호의무조항의 구속을 벗어나지 못한 것입니다. 실무적으로 자주 발생하는 사례입니다.

기술도입자 입장에서 시도한 다양한 해결방안 중 성공사례도 있지만 실패하여 계약위반 책임을 부담한 사례도 많습니다. 승패의 핵심요소는 clean room approach를 통한 독자개발 사실을 입증할 수 있는가 여부입니다. 참고로 독자개발을 인정한 판결사례를 간략하게 소개합니다.

1. NCI v. M&S 판결 (N.D. Ill. 2008)

기술제공자 Licensor NCI는 기술도입자 Licensee M&에게 Visual Eye Chart 소프트웨어 라이선스를 제공하였습니다. 라이센시 M&S에서 독자적으로 소프트웨어를 개발하였다고 주장하면서 제품을 판매하자, 라이센서 NCI가 M&S의 소프트웨어는 2차적 저작물이라 주장하며 저작권 침해소송을 제기하였습니다.

이 사안에서 M&S는 완벽하게 인적으로 분리된 2개의 팀을 만들어, 첫번째 팀에서는 위 라이선스에 의해 허용되는 범위 내에서 최대한 기존 제품에 대한 기능적 분석을 하고(Dirty Room), 두번째 팀은 이러한 기능적 분석으로부터 도출된 정보만을 토대로 완전히 새로운 코드를 작성하여 제품을 개발하였다는 점(Clean Room)을 증거에 의해 입증하였습니다. 법원은 Clean Room Defense를 인정하고, 독자개발 + 라이선스 계약위반책임을 부정하였습니다.

이 사안에서 제품 개발에 필요한 기초자료가 되는 기술정보를 수집, 정리한 인력과 독자적인 개발을 진행한 개발팀까지 인적으로 완전히 분리하여 개발을 진행하였습니다. 기술정보를 수집, 정리하는 과정에서 라이센서의 기술정보에 노출될 수 있는데, 이러한 위험을 위와 같은 인적 격리 내지 차단을 통해 제거함으로써 철저한 Clean Room 환경에서 개발되었음을 더 효과적으로 입증할 수 있었습니다.

2. NEC v. Intel 판결 (N.D. Cal. 1989)

Intel에서 자사 8086 프로세서의 코드를 NEC에서 복제하여 프로세서를 개발했다고 주장하면서 저작권 침해소송을 제기한 사안입니다. NEC에서는 Clean Room Approach를 통해 독자개발 했다고 주장하였습니다.

NEC는 양사의 프로세서 코드에 대한 지식이 없는 엔지니어들로 구성된 외주업체에게 필요한 스펙만을 제공하고 코드를 개발하도록 하였고, Clean Room 환경에서 개발과정 및 그 결과물 등 구체적 Record를 독자개발 증거로 제시하였습니다. 사실 개발과정에서 Clean Room Approach 실행과정에 다소 문제가 있었다는 점이 사후적으로 밝혀졌지만 다른 유리한 증거와 종합적으로 판단하여 최종적으로 NEC는 Intel 기술을 침해하지 않았다는데 성공하였습니다.

3. 실무적 대응방안

계약상 비밀유지의무규정의 적용범위에서 그 보호대상에 해당하지 않는 기술정보는 자유롭게 활용할 수 있습니다. 구체적으로 정리하여 그 한계를 파악한 후 자유롭게 사용할 수 있는 정보는 최대한 활용해야 합니다.

법적으로 허용되는 리버스 엔지니어링을 통해 얻어진 기술 정보를 토대로 독자적 개발을 하는 것도 중요합니다. 계약상 리버스 엔지니어링 금지의무를 부담하지 않아야 유리합니다.

구체적으로, 비밀유지 의무 없이 미리 보유하고 있던 정보 + 정보제공자 이외의 출처로부터 정보수령자가 비밀유지의무 없는 정보를 수령한 내용 + 정보제공자가 제공하기 전에 정보수령자가 비밀유지의무가 없는 상황에서 정보수령자에게 알려지게 된 내용 등은 계약상 비밀보호의무 대상에 포함되지 않습니다. 논문, 학술지 및 공개된 특허, 제안서 및 설명자료 등을 통해 공중에 공개된 공지기술은 자유롭게 활용할 수 있습니다.

독자개발을 시작하기 전에 계약상 비밀정보보호 적용대상이 아닌 기술정보의 기술자료집을 만들어 장래 소송에 대비하는 것이 바람직합니다. 기술자료집은 매우 중요하므로 전문가로 구성된 충분한 자원을 투입하여 관련 논문, 학회지, 발표자료, 특허공보, 심사자료, 관련 소송기록 등 기술자료를 최대한 수집, 정리해야 합니다.

독자개발에서 Clean Room Approach의 핵심요소는 개발팀의 인적, 물적 격리 및 차단여부입니다. 제공된 정보로부터 차단된 연구원, 엔지니어, 매니저로 구성된 독자 개발팀을 구성해야 합니다. 독립된 제3자의 외부업체에 개발을 의뢰하는 것도 좋습니다. 사내라면 물리적으로 격리된 별도의 공간을 마련하는 것이 좋습니다. 개발팀에 비밀유지서약서를 받고, 개발팀에 제공되는 기술자료집 등 정보 외에 다른 자료를 그 어떤 제3자로부터도 제공받을 수 없다는 내용도 포함해야 할 것입니다.

장래 법적 분쟁을 염두에 두고 기술이전계약서를 검토하고 해석하여 그 적용범위를 신중하게 결정해야 합니다. 계약범위 이외에도 영업비밀침해, 부정경쟁행위 또는 일반 불법행위의 책임소지는 없는지 등등 신중한 검토가 필요합니다. 독자개발 준비단계부터 완료까지 법률 전문가의 참여를 통해 통합적 검토와 실행여부에 대한 점검이 필요합니다.

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