기술유출/영업비밀분쟁 민형사소송실무

- 공격과 방어 전방위 실무경험 바탕으로 실무적 포인트 및 해결방안

1.    사안의 개요 및 쟁점

(1)   공동연구개발, 성과물 이 사건 기술정보 공유 상황

(2)   원고와 피고가 공동으로 보유하는 영업비밀이고, 원고와 피고 사이에 이 사건 기술정보의 사용에 관한 다른 약정이 없음

(3)   쟁점: 영업비밀 공유자 중 일방의 동의 없는 다른 일방의 사용행위가 다른 동의자의 영업비밀 침해에 해당하는지 여부

2.    법원의 판단 요지

(1)   원심 판결요지: 공동보유자인 피고가 영업비밀성을 상실하게 하지 않는 이상 원고의 동의 없이 이 사건 기술정보를 사용할 수 있는데, 피고는 영업비밀성을 유지하면서 이 사건 기술정보를 사용하였으므로 원고와의 약정 위반이라고 볼 수 없고 (라)목 영업비밀 침해행위에 해당하지 않는다고 판단하였음

(2)   대법원 판결요지: 영업비밀 침해 불인정

3.    대법원 판결 요지

(1)   이 사건 기술정보는 원고와 피고 모두가 실질적으로 기여하여 개발한 것으로 그 귀속에 관한 다른 약정이 없는 한 원고와 피고에게 공동으로 귀속된다고 볼 수 있고,

(2)   이 사건 기술정보는 원고 또는 피고를 통하지 않고서는 통상 입수할 수 없고 이를 사용하여 경쟁상의 이익을 얻을 수 있으며 원고와 피고가 비밀로 관리하여 온 것이므로 원고와 피고가 공동으로 보유하는 영업비밀에 해당하며,

(3)   이 사건 비밀유지서약서에서 정한 원고의 기업비밀에 원고와 피고가 공동으로 개발한 정보까지 포함된다고 보기는 어려워 위 비밀유지서약서를 근거로 영업비밀인 이 사건 기술정보가 원고에게 단독으로 귀속된다고 할 수는 없고,

(4)   원고와 피고는 공동으로 보유하는 영업비밀인 이 사건 기술정보의 사용 방법, 사용처 등 사용제한에 관하여 별도의 약정을 하지는 않아, 피고가 이 사건 기술정보를 반드시 원고에게 공급하는 제품의 제작에만 사용하여야 한다거나 원고의 동의를 받고 사용할 의무를 부담한다고 볼 수 없고, 피고의 행위로 인하여 이 사건 기술정보의 영업비밀성이 상실되는 등으로 원고에게 유·무형의 손해가 발생할 가능성이 있다고 단정할 수 없어 영업비밀 보유자인 원고의 경쟁력이 손상될 위험이 있다고 보기도 어려우므로,

(5)   결국 피고가 부정한 이익을 얻거나 원고에게 손해를 입힐 목적으로 이 사건 기술정보를 사용하였다고 볼 수는 없다는 이유로, 피고의 이 사건 기술정보 사용행위는 (라)목 영업비밀 침해행위에 해당하지 않는다.

(6)   구성요건 목적 판단기준: 구 「부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률」 제2조 제3호 (라)목은 계약관계 등에 따라 영업비밀을 비밀로서 유지하여야 할 의무가 있는 자가 부정한 이익을 얻거나 그 영업비밀의 보유자에게 손해를 입힐 목적으로 그 영업비밀을 사용하거나 공개하는 행위를 영업비밀 침해행위로 규정하고 있다[이하 ‘(라)목 영업비밀 침해행위’라 한다]. 수인이 영업비밀을 공동으로 보유하는 경우에도 그 보유자 중 계약관계 등에 따라 다른 보유자에 대하여 영업비밀을 비밀로서 유지하여야 할 의무가 있는 자가 부정한 이익을 얻거나 다른 보유자에게 손해를 입힐 목적으로 그 영업비밀을 사용하거나 공개하였다면 다른 보유자와의 관계에서 (라)목 영업비밀 침해행위가 성립할 수 있다. 위와 같은 목적이 있는지 여부는 행위자의 업종, 경력, 행위의 동기 및 경위와 수단, 방법, 행위자의 다른 보유자에 대한 의무의 내용과 범위, 다른 보유자의 경쟁력 손상 위험 등을 종합적으로 고려하여 사회통념에 비추어 합리적으로 판단하여야 한다.

첨부 대법원 2024. 11. 20. 선고 2021다278931 판결

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1.    법개정 취지 - 국회자료

(1)   현행법은 ‘산업기술에 대한 비밀유지의무가 있는 자가 부정한 이익을 얻거나 그 대상기관에게 손해를 가할 목적으로 유출하거나 그 유출한 산업기술을 사용 또는 공개하거나 제3자가 사용하게 하는 행위’ 및 ‘국가핵심기술을 외국에서 사용하거나 사용되게 할 목적으로 적법한 승인 또는 신고를 거치지 않고 해외인수ㆍ합병등을 하는 행위’를 산업기술침해행위 유형으로 규정하여 금지하고 있음.

(2)   그런데 최근 반도체, 인공지능 등 첨단 기술의 해외 유출이 국가경제와 안보의 위협 요인으로 작용하고 있음을 고려할 때, 특정한 목적을 전제로 하지 않더라도 부정한 이익의 획득, 대상기관의 손해 발생 또는 국외 유출 가능성을 인식하고서 이루어진 유출 행위 등은 법률상 금지행위로 규정하여 산업기술의 보호를 강화할 필요가 있음.

(3)   이에 산업기술침해행위의 요건을 완화하여, 산업기술에 대한 비밀유지의무가 있는 자가 부정한 이익 또는 대상기관의 손해 발생 사실을 인식하면서도 산업기술을 유출하거나 그 유출한 산업기술을 사용, 공개 또는 제3자가 사용하게 하는 행위 및 국가핵심기술의 국외 유출 가능성을 인식하면서도 적법한 승인 또는 신고를 거치지 않고 해외인수ㆍ합병등을 하는 행위를 산업기술침해행위에 포함시키려는 것임.

2.    개정 내용 – 신구 조항 비교

(1)   구법 – 2023. 4. 4. 이전 유출행위 적용법 

(2)   신법 - 2023. 4. 4. 이후 기술유출 행위 적용법

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직무발명자가 전직하면서 자신이 발명한 기술을 유출한 경우, 사용자의 종업원에 대한 기술유출, 영업비밀침해 책임 추궁에 대응하여 종업원 직무발명자가 반격카드로 사용자 회사에 대해 직무발명보상청구 소송을 제기하는 경우가 있습니다. 이 경우 법원은 양자는 상호 독립적 권리로서 종업원이 회사에 대한 반격카드로 행사하는 것은 허용되고, 서로 모순되는 것은 아니라고 판결하였습니다. 이론상 당연한 내용입니다.

위 판결에서 서울중앙지방법원은 종업원 발명자의 회사에 대한 영업비밀 침해행위를 인정했더라도, 영업비밀과 특허의 내용인 발명의 범위나 내용이 반드시 동일한 것이 아니고, 공동발명자 사이에서도 영업비밀 무단 사용, 공개로 인한 침해가 가능하므로, 공동발명자로 인정하는 것이 영업비밀 침해를 인정한 것과 모순되는 것은 아니라고 판시하였습니다.

직무발명의 공동발명자로 인정되면 이에 따라 직무발명에 대한 정당한 보상을 받을 권리를 갖습니다. 영업비밀 침해 또는 업무상 배임 등의 불법행위를 저질렀다고 해도 그와 같은 직무발명보상청구권까지 소멸되는 것은 아닙니다.

영업비밀침해 사안에서 불법유출 및 무단 사용으로 인한 권리자의 피해액이 불법행위자의 책임의 경중을 판단하는 중요한 요소입니다. 이는 문제된 영업비밀의 가치와 연결됩니다. 통상 사용자 회사에서는 해당 기술의 가치를 최대한 많게 주장하여, 해당 영업비밀의 유출로 인한 예상 손해가 막대하기 때문에 엄벌에 처해달라고 주장합니다.

그런데, 전직 연구원의 직무발명이 그 영업비밀에 해당하는 경우라면 사용자 스스로 직무발명의 가치를 크게 인정하는 것과 다름없습니다. 전직 연구원이 사용자에 대해 해당 기술정보에 대한 직무발명보상을 청구하면, 사용자측에서 해당 영업비밀의 경제적 가치를 과도하게 주장하기는 어려울 것입니다. 영업비밀은 정확한 가치평가가 극히 어려운 무형자산이라는 특성 때문에 과장된 가치와 과도한 피해를 주장하는 경우가 많습니다. 종업원 직무발명자가 사용자에 대해 제기하는 직무발명보상청구소송에서 보상액 산정의 필수요소인 사용자의 이익 부분이 해당 기술정보의 가치를 적절하게 평가하도록 제어하는 수단이 될 것입니다.

정리하면, 회사에서 전직한 연구원에게 영업비밀 침해로 인한 손해배상을 청구하는 경우 그 연구원이 그 영업비밀에 해당하는 직무발명의 발명자라면 회사에 대한 직무발명보상금 청구소송을 반격카드나 협상카드로 제기할 수 있습니다. 동일한 기술을 평가하여 손해액과 보상금을 정할 수 있고, 서로 상계처리도 가능하므로 전직 연구원으로서는 효과적인 방어수단이 될 것입니다.

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