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  1. 2019.11.04 화장품 벤처회사 Olaplex vs 대기업 L’Oreal – 머리염색약 기술이전 라이선스협상 결렬 후 기술유출, 영업비밀침해, 특허침해소송: 미국법원 판결 - 대기업 L’Oreal 거액 손해배상책임 인정
  2. 2019.06.05 비밀보호 계약서, NDA 약정, CDA 약정, 비밀유지약정에서 주요 내용 국문조항 샘플
  3. 2019.06.05 NDA 약정, CDA 약정, 비밀보호계약, 비밀유지약정에서 계약위반 시 손해배상책임 관련 조항 샘플 및 실무적 포인트
  4. 2019.06.04 국제계약서 중 비밀보호계약, 비밀유지약정, NDA, CDA 조항 – 비밀정보 범위, 적용 배제대상, 비밀유지 의무, 위반시 조치 등 계약조항 샘플
  5. 2019.06.04 NDA 약정, CDA 약정, 비밀보호계약, 비밀유지약정에서 비밀정보의 사용제한범위 조항 샘플 및 실무적 포인트
  6. 2019.06.03 NDA 약정, CDA 계약, 비밀보호계약, 비밀유지약정 영문 조항 – 비밀정보 범위, 적용 배제 대상, 비밀 관리 의무, 위반시 조치 등 계약조항 샘플 (1)
  7. 2019.05.27 기술이전, 라이선스, 공동연구개발 계약 협상에서 기술정보제공 전 NDA 체결 후 본 계약 실패 시 NDA 위반여부 분쟁 및 실무적 포인트 몇 가지
  8. 2016.05.27 의료기기 심장판막 기술관련 영업비밀 미국소송 배심평결 – 공동개발 파트너회사의 영업비밀 침해혐의 인정 + US$70 million 손해배상 명령
  9. 2015.09.04 [미국영업비밀분쟁소송] 메모리 칩 설계회사 Grail Semiconductors에서 Mitsubishi 전자와 기술제안 및 협상 결렬 후 제기한 영업비밀침해 주장소송에서 거액의 손해배상 평결
  10. 2015.09.04 [미국영업비밀분쟁판결] 기술제안협상 결렬된 후 기술제안을 받은 회사에서 유사 제품을 독자 개발한 경우 영업비밀 침해책임 여부
  11. 2015.08.10 [미국영업비밀소송뉴스] - 공동사업 제안, 협상진행, 계약체결 실패 후 상대방이 유사제품 판매한 경우 : 영업비밀침해 인정, 손해배상책임 US$58 million (약 6천억원) 인정 배심평결
  12. 2015.01.06 기술 개발자가 기술이전 제안설명 후 협상 결렬되어 상대방의 기술탈취를 주장하면서 권리구제를 시도하여 성공한 경우 – 성공사례 및 실패사례로부터의 교훈
  13. 2014.11.18 영업비밀 보호법과 특허법의 논리구분 – 새로운 기술 아이디어 제안 후 무단 사용자에 대한 권리주장은 영업비밀 보호법이 훨씬 유리
  14. 2014.07.04 인수합병 협상 중 인수대상기업의 정보를 이용하여 고객을 빼앗은 행위에 대해 총 4백억원에 이르는 거액의 손해배상을 명한 미국판결

 

 

1. 사안의 개요

 

대상기술 머리칼 탈색 및 염색 시 손상방지 및 보호기능, 벤처기업 Olaplex  제품관련 기술에 대한 영업비밀, 제품발매 단계에서 2건의 특허등록, 대기업과 기술이전 협상, 기술이전 파탄 후 대기업에서 경쟁제품 발매함, 영업비밀침해, 특허침해, 계약위반 등을 주장하는 소송 제기함

 

 

2. 미국법원 소송결과

 

미국 Delaware 연방법원 2019. 8. 12. 배심평결 영업비밀 침해 인정, NDA 계약위반 인정, 특허고의침해 인정

 

배심평결 - $22.3 million in damages for L’Oreal’s willful infringement of its trade secrets + $22.3 million for breach of contract + $47 million for infringements of patents

 

판사의 손해배상액 조정 및 최종 판결 내용

 

 

 

3. 실무적 포인트 영업비밀과 특허의 결합으로 기술보호 강화  

 

상업화 전 단계에서 너무 빨리 핵심기술을 특허출원하여 공개하면, 이를 입수한 대기업 등 경쟁사들이 우수한 연구개발 능력으로 바탕으로 특허기술을 회피할 가능성 있음.

 

그러나 판매된 신제품을 구입하여 분석하여 그 핵심기술을 알아낼 수 있다면, reverse engineering 가능한 경우라면 영업비밀로는 그 핵심기술을 보호할 수 없음

 

따라서, 신제품 판매전까지 단계에서는 핵심기술을 영업비밀로 관리하지만, 제품 판매로 인한 기술공개 가능성이 있는 경우에는 그 이전에 미리 특허출원하여 해당 기술을 특허권으로 보호받는 것이 필수적임

 

한편, 기술이전 협상을 하는 경우 NDA 체결하여 기술정보를 보호하는 것이 필수적임

 

본 사안은 영업비밀, 특허, 계약상 보호조치를 모두 취한 결과 소송을 통해 대기업에 대해 거액의 손해배상을 받을 수 있었다고 함.

 

첨부: 1. 미국 Olaplex vs L’Oreal 소장

1. 소장_complaint.pdf

 

2. 미국법원 판결문

2_판결_2019-09-03-Judgement.pdf

 

KASAN_화장품 벤처회사 Olaplex vs 대기업 L’Oreal – 머리염색약 기술이전 라이선스협상 결렬 후 기

 

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작성일시 : 2019.11.04 17:00
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1 (비밀정보)

        본 계약에서 "비밀정보"란 본 계약 체결 사실 자체 및 "목적사업"과 관련하여 양 당사자가 업무를 진행하는 과정에서 어느 일방 당사자가 반대 당사자에게 서면, 구두, 전자적 방법에 의한 전송 또는 기타의 방법으로 제공하는 모든 노하우, 기술, 공정, 도면, 설계, 디자인, 코드, 실험, 시제품, 스펙, 데이터, 프로그램, 명세서, 아이디어, 사업정보, 경영정보 등 일체의 정보로서 유무형의 여부 및 그 기록 형태를 불문하며, "비밀정보"를 제공하는 당사자는 "정보제공자", 비밀정보를 제공받는 반대 당사자는 "정보수령자"라 한다.

        "정보제공자" "정보수령자"에게 서면 제출, 메일 전송, 물품 인도 등 유형적인 형태로 "비밀정보"를 제공할 경우에는 그 제공 당시 "비밀" 또는 이와 유사한 표지에 의하여 그것이 "비밀정보"에 해당됨을 명확히 인지할 수 있도록 표시하여야 한다.

        "정보제공자" "정보수령자"에게 유형적인 형태 이외의 구두, 영상에 의한 방법 또는 시설, 장비 샘플 기타 품목을 관찰하거나 조사하게 하는 방법에 의하여 "비밀정보"를 제공할 경우, 그 제공 당시 "정보수령자"에게 그것이 "비밀정보"임을 고지하고, 고지한 때로부터 30일 내에 공개 범위, 공개 일자, 공개 장소 및 공개 대상자 등이 명시된 요약본을 서면 제출, 이메일 전송 등의 유형적인 기록 형태로 제공하여야 한다.

        본 조에 따른 "비밀정보"에 해당함에도 불구하고, "정보"제공 당시에 "비밀정보"에 해당됨을 명확하게 표시하지 못하였거나 "비밀정보"임을 고지하지 못한 때에는 "정보제공자"는 지체없이 "정보수령자"에 대하여 해당 "정보" "비밀정보"임을 고지함과 동시에 공개 범위, 공개 일자, 공개 장소 및 공개 대상자 등이 명시된 요약본을 서면 제출, 이메일 전송 등의 유형적인 기록 형태로 제공하여야 하고, 이때로부터 "비밀정보"로서 효력을 가진다.

 

2 (비밀정보의 제외 사유)

다음 각호에 해당하는 정보임이 객관적인 증거에 의하여 입증되는 경우에는 "비밀정보"에 해당하지 아니한 것으로 본다.

1.         "정보제공자"로부터 "비밀정보"를 제공받기 이전부터 "정보수령자"가 이미 알고 있었거나 보유하고 있던 정보

2.         "정보수령자"의 귀책 사유에 의하지 아니하고 공지의 사실로 된 정보

3.         "정보수령자"가 적법하게 제3자로부터 제공받은 정보

4.         "정보수령자" "비밀정보"를 이용하지 아니하고 독자적으로 개발한 정보 

5.         "정보제공자"가 비밀유지의 의무를 부담시키지 않고 제공한 정보

 

3 (비밀정보의 사용 제한)

        "정보수령자" "정보제공자"의 사전 서면 승인이 없는 한 "비밀정보" "목적 사업" 외의 다른 목적이나 용도로 사용할 수 없으며, "목적 사업"과 관련하여 사용할 경우에도 필요한 업무 수행의 범위를 초과하여 "비밀정보"를 임의로 복제, 수정, 저장, 변형 또는 분석하는 등의 행위를 할 수 없다.

        "정보수령자" "비밀정보"를 보호하고 관리하는 데에 필요한 모든 노력을 다하여야 한다. 다만, 천재지변, 화재, 전쟁, 혁명, 정부의 규제 등 불가항력적 사유에 의해 "비밀정보"가 유출된 경우에는 "비밀정보" 유출에 대한 책임을 부담하지 않는다.

        "정보수령자" "비밀정보"의 외부로의 누설 또는 "비밀정보"의 대내외적 오사용 등 침해 사실이 발견된 경우 즉시 "정보제공자"에게 서면으로 그 사실을 통보하고, "정보제공자"가 요구하는 적절한 조치를 취하여야 한다.

        "정보수령자" "목적 사업"을 위하여 "비밀정보"에 접근할 필요가 있는 자신의 관련 임직원(이하 "관련 임직원"이라 한다)으로서 첨부1 "관련 임직원 서약서" (이하 "서약서"라 한다)"에 서명 또는 기명날인을 한 "관련 임직원" 외에는 어떠한 제3자 에게도 "비밀정보"를 제공할 수 없으며, 본 계약 체결 후 "관련 임직원"이 추가된 경우 첨부 2 "관련 임직원 서약서(추가)" 양식에 그 "관련 임직원"의 서명 또는 기명날인을 추가로 받은 후 이를 "정보제공자"에게 제출한다.

        "정보수령자"가 위 제 4항의 "관련 임직원"을 제외한 제3자에게 "비밀정보"를 제공하기 위해서는 "정보제공자"의 사전 서면 승인을 받아야 하며, “정보수령자는 다음의 사항을 준수하여야 한다.

1. 해당 제3자와의 사이에 "정보제공자" "비밀정보"를 보호하는 내용의 비밀유지계약을 체결하여야 한다.

2. 3("비밀정보"에 접근할 필요가 있는 제3자의 임직원, 사용자를 포함한다)로부터 첨부3 "3자 서약서" 양식에 제3자의 서명 또는 기명날인을 받은 후 이를 보관하고 그 사본을정보제공자에게 제출하여야 한다

3. 3자에 의한 "정보제공자"의 비밀정보 누설, 유출 등이 발생하지 않도록 필요한 조치를 취하고 그에 대한 책임을 져야 한다.

 

4 (법원, 정부기관에 대한 제공)

        "정보수령자"는 법원 또는 정부기관으로부터 "비밀정보"의 제공을 요구받은 경우, 즉시 "정보제공자"에게 그 사실을 서면 통지하여 "정보제공자"가 적시에 적절한 보호 및 대응 조치를 취할 수 있도록 하여야 한다.

        "정보수령자"는 법원 또는 정부기관에게 "비밀정보"를 제공하여야 할 상황이 발생한 경우, i)법원 또는 정부기관이 "비밀정보"의 비공개 필요성에 대하여 납득하도록 충분히 노력하여야 하고, ii)이를 제공하여야 할 경우라도 법령에 따라 요구되는 필요 최소 한도 내에서 제공하여야 하며, iii)제공된 "비밀정보"가 법원 또는 정부기관에 의하여 비밀로 취급되도록 노력을 하여야 하고, iv)그와 같은 "비밀정보"를 보호하기 위한 "정보제공자"의 행위에 최대한 협조하여야 한다.

 

5 (계약 기간)

        본 계약은 계약 체결일로부터 5년 간(이하 "계약기간"이라 한다) 유효하다. , 본 계약상 비밀유지의무는 "계약기간"의 만료 등의 사유로 본 계약이 종료된 이후에도 2년 간(이하 "비밀유지기간"이라 한다) 유효하다.

        전항에도 불구하고 그 성질상 계속하여 효력을 유지하여야 할 조항은 본 계약이 종료되거나 "비밀유지기간"이 만료된 이후에도 계속하여 유효하다.

 

6 (보증)

        "정보제공자" "비밀정보"의 현상태 그대로 제공하며, "비밀정보"의 정확성 및 완전성이나 사업 목적에 대한 적합성 및 제3자의 권리침해 여부에 대한 어떠한 보증도 하지 않는다.

        "정보제공자" "정보수령자" "비밀정보"를 사용함에 따른 결과에 대하여 어떠한 책임도 지지 아니한다.

 

7 (비밀정보에 대한 권리귀속)

        "비밀정보"는 이를 제공한 자에게 소유권 및 지식재산권 등 일체의 권리가 있으며, 본 계약이 상대방에게 이러한 권리를 양도하거나 권리의 사용을 허락하는 것으로 해석되지 아니한다.

        "비밀정보"를 통하여 특허출원 등이 가능할 경우 특허 등을 출원할 권리는 "정보제공자"에게 있으며, "정보수령자"가 상대방으로부터 제공받은 "비밀정보"를 개량 기타 지적활동을 통하여 새로운 기술, 정보 및 지식재산권을 형성하고자 하는 경우 상대방의 사전 서면 동의를 얻어야 한다.

 

8 (비밀정보의 반환)

"정보수령자" i)계약기간의 만료 등의 사유로 본 계약이 종료된 경우, ii)"목적사업"이 종료 또는 중단된 경우, ⅲ)"정보제공자"가 언제라도 서면에 의하여 요구하는 경우에는 지체없이 "정보제공자"에게 "비밀정보"의 원본, 사본 및 "비밀정보"를 이용하여 생성한 서면, 자료, 데이터 등을 "정보제공자"의 선택에 따라 반환하거나 폐기하여야 하며, 폐기한 경우에는 그 때로부터 10일 내에 "정보제공자"에게 서면에 의한 확인서를 제출하여야 한다.

 

9 (손해배상)

        "정보수령자" "정보제공자"의 사전 서면 동의 및 본 계약에 따른 조치 없이 "비밀정보"가 제3자에게 공개, 제공 또는 누설된 경우 "정보제공자"가 입은 손해를 배상하여야 한다. 다만, 4조 제2항 단서의 경우에는 그러하지 아니하다.

        양 당사자는 본 계약의 위반이 상대방에게 회복할 수 없는 손해를 가할 수 있어 사후적인 금전적 배상만으로 충분하지 아니하며, 따라서 금전적 배상에 의한 법적 구제 수단에 앞서 가처분 등 적절한 법적 구제를 위한 절차에 있어 피보전권리, 보전의 필요성 등 제반 요건을 충족시킴을 인정한다.

        본 조 1항의 경우, "정보수령자"10억원에 해당하는 금원을 위약벌로 "정보제공자"에게 지급하여야 한다. 다만, "정보수령자"가 실제 지급한 위약벌 액수에 상응한 손해배상채무는 소멸한 것으로 한다.

 

10 (구속력)

        본 계약에서 명시한 경우를 제외하고는 본 계약의 이행 또는 "비밀정보"의 제공이 어떠한 경우에도 "정보제공자"가 자신의 현재 또는 장래의 영업비밀, 상표권, 특허권 기타의 권리에 대한 실시권, 사용권 등의 권리를 "정보수령자"에게 부여하는 것으로 해석되지 아니한다.

        본 계약은 어떠한 경우에도 양 당사자간에 어떠한 확정적인 후속 계약의 체결, 상품의 판매나 구입, 상호 지출한 비용에 대한 보상 등에 관한 내용을 암시하거나 이를 강제하지 아니하며, 기타 각 당사자가 제3자와 어떠한 거래 또는 계약 관계에 진입하는 것을 제한하지 아니한다.

 

11 (양도 금지)

각 당사자는 상대방의 사전 서면 동의없이 본 계약에 의하여 발생하는 권리, 의무의 전부 또는 일부를 제3자에게 양도, 위임, 위탁, 담보의 목적으로 제공하거나 기타 어떠한 처분 행위도 할 수 없다.

 

KASAN_비밀보호 계약서, NDA 약정, CDA 약정, 비밀유지약정에서 주요 내용 국문조항 샘플.pdf

 

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작성일시 : 2019.06.05 13:00
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1. 계약조항 샘플

0 (손해배상)

"정보수령자""정보제공자"의 사전 서면 동의 및 본 계약에 따른 조치 없이 "비밀정보"가 제3자에게 공개, 제공 또는 누설된 경우 "정보제공자"가 입은 손해를 배상하여야 한다. 다만, 4조 제2항 단서의 경우에는 그러하지 아니하다.

양 당사자는 본 계약의 위반이 상대방에게 회복할 수 없는 손해를 가할 수 있어 사후적인 금전적 배상만으로 충분하지 아니하며, 따라서 금전적 배상에 의한 법적 구제 수단에 앞서 가처분 등 적절한 법적 구제를 위한 절차에 있어 피보전권리, 보전의 필요성 등 제반 요건을 충족시킴을 인정한다.

본 조 1항의 경우, "정보수령자"*억원에 해당하는 금원을 위약벌로 "정보제공자"에게 지급하여야 한다. 다만, "정보수령자"가 실제 지급한 위약벌 액수에 상응한 손해배상채무는 소멸한 것으로 한다.

2. 계약위반 시 위약금 약정 조항 손해배상액 예정 vs 위약벌 구별

위약금 약정은 계약 당사자가 계약을 이행하지 아니할 때 손해배상 청구와 별도로 당사자들이 미리 정한 금액을 지급하기로 하는 계약입니다. 그 위약금을 계약불이행에 대한 징벌로 볼 것인지 아니면 계약불이행에 대한 손해배상의 예정으로 볼 것인지 문제됩니다.

 

먼저, 위약금 약정은 원칙적으로 손해배상액의 예정으로 추정됩니다(민법 제398조 제4). 위약금약정을 '손해배상액의 예정'으로 보는 경우 법원은 약정된 위약금을 직권으로 감액할 수 있습니다(민법 제398조 제2).

 

위약금 약정을 위약벌로 보는 경우도 있습니다. 위약벌은 채무자가 계약을 이행하지 아니할 때 채권자가 손해배상과 별도로 당사자가 정한 징벌로서 몰수하기로 한 위약금입니다. 채권자는 위약벌로서 위약금을 몰취함과 동시에 추가로 채무불이행에 의한 손해배상을 청구할 수 있습니다.

 

법원은 위약금약정을 '위약벌'로 보는 경우 이를 감액할 수 없고, 다만 선량한 풍속 기타 사회질서에 반하여 위약벌이 지나치게 과다하다는 사정이 있는 경우에 한하여 전부 또는 일부가 무효로 할 수 있습니다.

 

동일한 위약금 약정을 두고 이와 같이 서로 판이한 개념인 위약벌 vs 손해배상액 예정으로 볼 수 있기 때문에 양자를 구분하는 판단기준이 중요합니다.

 

대법원 판례에서, 위약금은 민법 제398조 제4항에 의하여 손해배상액의 예정으로 추정되므로, 위약금이 위약벌로 해석되기 위해서는 특별한 사정이 주장, 증명되어야 하며, 계약을 체결할 당시 위약금과 관련하여 사용하고 있는 명칭이나 문구뿐만 아니라 계약 당사자의 경제적 지위, 계약 체결의 경위와 내용, 위약금 약정을 하게 된 경위와 교섭과정, 당사자가 위약금을 약정한 주된 목적, 위약금을 통해 이행을 담보하려는 의무의 성격, 채무불이행이 발생한 경우에 위약금 이외에 별도로 손해배상을 청구할 수 있는지 여부, 위약금액의 규모나 전체 채무액에 대한 위약금액의 비율, 채무불이행으로 인하여 발생할 것으로 예상되는 손해액의 크기, 당시의 거래관행 등 여러 사정을 종합적으로 고려하여 위약금의 법적 성질을 합리적으로 판단하여야 한다는 입장입니다.

 

, 위약금이 손해배상액의 예정이 아닌 위약벌로 해석되려면 이를 주장하는 측에서 '위약벌'이라는 특별한 사정을 입증해야 합니다.

 

당사자들이 채무불이행으로 인해 발생되는 금전적인 문제를 오로지 해당 위약금 약정에 근거한 구제수단만을 통해 해결하고 있다면 손해배상액의 예정으로 볼 수 있지만, 위약금 약정 뿐만 아니라 그 밖에 다른 구제수단을 예정하고 있다면 위약금 약정을 계약위반에 대한 징벌로서의 위약벌로 볼 수 있다는 판결입니다(대법원 2016. 7. 14. 선고 201382944 판결 참조).

 

KASAN_NDA 약정, CDA 약정, 비밀보호계약, 비밀유지약정에서 계약위반 시 손해배상책임 관련 조항 샘플 및

 

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작성일시 : 2019.06.05 10:10
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13. CONFIDENTIALITY. 

13.1 Confidential Information, Defined; Exclusions. 

(a) Definition of Confidential Information.

The term “Confidential Information” means, with respect to a Disclosing Party, information and material, regardless of the form in which that information or material is constituted, any and all regulatory, technical, manufacturing, business, financial, operational, administrative, marketing or economic information, data, documents, designs, patents, materials, product samples, and Know-How asserted by such Disclosing Party as being confidential to it and disclosed by the Disclosing Party to the Receiving Party, whether orally, in writing, or in pictorial form in hard copy, electronic form or in any other form, in connection with the performance of this Agreement by the Parties, marked in English, or otherwise identified, as confidential or proprietary or secret. 

 

(b) Exclusions.

The term “Confidential Information” does not apply to any portion of information or materials that a Receiving Party can demonstrate by contemporaneous written records was: (i) known to the general public at the time of its disclosure to the Receiving Party, or thereafter became generally known to the general public, other than as a result of actions or omissions of the Receiving Party or anyone to whom the receiving Party disclosed such information or materials; (ii) known by the Receiving Party prior to the date of disclosure by the Disclosing Party; (iii) disclosed to the Receiving Party on an unrestricted basis from a source unrelated to the Disclosing Party and not under a duty of confidentiality to the Disclosing Party; or (iv) independently developed by the Receiving Party by personnel that did not have access to or use of Confidential Information of the Disclosing Party. Any combination of features or disclosures shall not be deemed to fall within the foregoing exclusions merely because individual features are published or known to the general public or in the rightful possession of the Receiving Party unless the combination itself and principle of operation thereof are published or known to the general public or are in the rightful possession of the Receiving Party. 

 

13.2 Degree of Care.

 

Each Party shall take Commercially Reasonable Efforts to maintain the confidentiality of the Confidential Information of the other Party, which steps shall be no less protective than those steps that such Party takes to protect its own information and materials of a  similar confidential nature, but in no event less than a reasonable degree of care. Neither Party shall use or permit the use of any Confidential Information of the other Party except for the purposes of carrying out its obligations or exercising its rights under this Agreement, and neither Party shall copy any Confidential Information of the other Party except as may be reasonably useful or necessary for such purposes. All Confidential Information of a Party, including without limitation all copies and derivations thereof, is and shall remain the sole and exclusive property of such Party and subject to the restrictions provided for herein. Neither Party shall disclose any Confidential Information of the other Party other than as permitted under this Agreement.

 

13.3 Required Disclosures.

 

The obligations of Sections 13.2 and 13.7 shall not apply to the extent that the Receiving Party: 

 (a) is required to disclose Confidential Information it receives pursuant to (i) an order of a court of competent jurisdiction, (ii) Applicable Laws, (iii) regulations or rules of a securities exchange, including without limitation as required in connection with a public offering of the Receiving Party’s stock or to comply with regulations imposed by the United States Securities and Exchange Commission, NASDAQ, or stock exchange disclosure requirements, or (iv) requirement of a governmental agency for purposes of obtaining approval to test or market the Product; provided that, in the case of clauses (i) through (iv) of this subsection (a), the Receiving Party shall provide prior written notice thereof to the Disclosing Party and, where practicable, reasonable opportunity for the Disclosing Party to review and comment on such required disclosure and request confidential treatment thereof or a protective order therefore in a reasonably timely manner, or 

 

(b) discloses such Confidential Information to Affiliates, potential or actual acquirers, merger partners, external advisors, licensees, sublicensees, assignees, subcontractors, investment bankers, investors, lenders, venture capital firms, investment bankers, or other potential financial partners, and their and each of the Parties’ respective directors, employees, contractors, and agents; provided that such any such person or entity listed in the first part of this subsection (b) agrees to confidentiality and nonuse obligations with respect thereto at least as stringent as those specified in Section 13.2. 

 

13.4 Permitted Disclosures.

 

At each Receiving Party’s request, the Disclosing Party shall review and approve in good faith the use by the Receiving Party any packet of Confidential Information of the Disclosing Party that the Receiving Party proposes to disclose, under commercially reasonable confidentiality obligations that are less stringent than those specified in Section 13.2 to actual or potential investment bankers, investors, lenders, venture capital firms, investment bankers, or other potential financial partners, and their and the Receiving Party’s respective directors, employees, contractors, and agents for purposes of raising capital. 

 

13.5 Irreparable Injury.

 

The Parties acknowledge that either Party’s breach of this Article 13 would cause the other Party irreparable injury for which it would not have an adequate remedy at law. In the event of a breach of this Article 13, the nonbreaching Party may seek injunctive relief, whether preliminary or permanent, in addition to any other remedies it may have at law or in equity, without necessity of posting a bond. 

 

13.6 Return of Confidential Information.

 

Each Receiving Party shall return or destroy, at the Disclosing Party’s instruction, all Confidential Information of the Disclosing Party in the Receiving Party’s possession upon termination or expiration of this Agreement, except any Confidential Information that is necessary to allow the Receiving Party to perform or enjoy any of its rights or obligations that expressly survive the termination or expiration of this Agreement. 

 

13.7 Public Disclosure. 

 

(a) The Parties agree that the initial public announcement of the execution of this Agreement shall be in the form set forth on Exhibit 13.7 (the “Press Release”). 

 

(b) During the term of this Agreement, in all cases other than the announcement set forth in the Press Release, Licensor and Licensee shall submit to each other in a reasonably timely manner for review and approval all proposed press releases involving medical or scientific information, academic, scientific, and medical Publications and public presentations, including without limitation any and all abstracts, public presentations at congresses or scientific meetings or other public meetings, and any Publication manuscripts, relating to the Product, the Nocturia Indication, the PNE Indication and any Additional Indication that have not been previously publicly disclosed and that are not otherwise permitted to be disclosed under this Article 13. Such review and approval shall be conducted in a timely manner for the purposes of preserving intellectual property protection and determining whether any portion of the proposed publication or presentation containing the Confidential Information of either Party should be modified or deleted. Notwithstanding the foregoing and for clarity sake, this provision shall not apply for any disclosures or releases required by the SEC or any other Regulatory Authority, which such disclosures and releases will be subject to Section 13.3. 

 

(c) Effect on Existing Confidentiality Agreement. The provisions of this Article 13 do not supersede that certain letter agreement, dated April 3, 2017, between Licensor and Licensee.

 

KASAN_국제계약서 중 비밀보호계약, 비밀유지약정, NDA, CDA 조항 – 비밀정보 범위, 적용 배제대상, 비밀

 

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작성일시 : 2019.06.04 13:00
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1. 계약조항 샘플

 

(비밀정보의 사용 제한 "정보수령자" "정보제공자"의 사전 서면 승인이 없는 한 "비밀정보" "목적 사업외의 다른 목적이나 용도로 사용할 수 없으며, "목적 사업"과 관련하여 사용할 경우에도 필요한 업무 수행의 범위를 초과하여 "비밀정보"를 임의로 복제, 수정, 저장, 변형 또는 분석하는 등의 행위를 할 수 없다.

 

"정보수령자" "비밀정보"를 보호하고 관리하는 데에 필요한 모든 노력을 다하여야 한다. 다만, 천재지변, 화재, 전쟁, 혁명, 정부의 규제 등 불가항력적 사유에 의해 "비밀정보"가 유출된 경우에는 "비밀정보" 유출에 대한 책임을 부담하지 않는다.

 

"정보수령자" "비밀정보"의 외부로의 누설 또는 "비밀정보"의 대내외적 오사용 등 침해 사실이 발견된 경우 즉시 "정보제공자"에게 서면으로 그 사실을 통보하고, "정보제공자"가 요구하는 적절한 조치를 취하여야 한다.

 

"정보수령자" "목적 사업"을 위하여 "비밀정보"에 접근할 필요가 있는 자신의 관련 임직원(이하 "관련 임직원"이라 한다)으로서 첨부1 "관련 임직원 서약서" (이하 "서약서"라 한다)"에 서명 또는 기명날인을 한 "관련 임직원" 외에는 어떠한 제3자 에게도 "비밀정보"를 제공할 수 없으며, 본 계약 체결 후 "관련 임직원"이 추가된 경우 첨부 2 "관련 임직원 서약서(추가)" 양식에 그 "관련 임직원"의 서명 또는 기명날인을 추가로 받은 후 이를 "정보제공자"에게 제출한다.

 

"정보수령자"가 위 제 4항의 "관련 임직원"을 제외한 제3자에게 "비밀정보"를 제공하기 위해서는 "정보제공자"의 사전 서면 승인을 받아야 하며, “정보수령자는 다음의 사항을 준수하여야 한다.

1. 해당 제3자와의 사이에 "정보제공자" "비밀정보"를 보호하는 내용의 비밀유지계약을 체결하여야 한다.

2. 3("비밀정보"에 접근할 필요가 있는 제3자의 임직원, 사용자를 포함한다)로부터 첨부3 "3자 서약서" 양식에 제3자의 서명 또는 기명날인을 받은 후 이를 보관하고 그 사본을 정보제공자에게 제출하여야 한다

3. 3자에 의한 "정보제공자"의 비밀정보 누설, 유출 등이 발생하지 않도록 필요한 조치를 취하고 그에 대한 책임을 져야 한다.

 

2. 실무적 포인트  

 

비밀정보 제공의 목적(통상적으로 평가/검토용도)을 명기하여, 제공비밀은 한정된 용도로 제공된 것이므로 일반적인 권리 허여가 배제된 것임을 입증키 위함. 이러한 규정에 따라 수령자는 제3자에 대한 공개금지 뿐만 아니라, 수령자 자신의 사용도 특정목적 외의 다른 용도로 사용할 수 없음.

 

평가용 비밀정보 유의사항:

 

) 통상 evaluation 목적에 한정됨에 유의하여, 수령자료·정보에 관한 marking 및 기록유지를 해야 한다.

 

ⅱ) 유사기술 단독 또는 타사와 연구개발진행 필요 시는 이에 관한 독립된 연구· 개발일지를 기록·관리하여야 한다.

 

ⅲ) evaluation 후 대상기술에 대한 수령자 검토의견의 명확한 회신이 있어야 하고, rejection 시 가급적 수령 기술 중 당사가 기보유한 기술 및 공지기술 등에 대한 범위설정을 하여 이에 관한 범위 및 근거를 거절서면에 서술하여 둠이 바람직하다.

 

수령자의 관리 의무 - 비밀유지정도 (Standard of Care):

 

통상적으로 수령자가 자신의 비밀을 유지하기 위하여 취하는 주의 정도에 한정하는 것이 관례임(, 최소한 reasonable degree of care 요구). 수령자에게 부과될 수 있는 구체적인 의무는 아래와 같은 항목이 있으나, 수령자는 자신의 내부 보안 규정이나 현실적 관행을 고려하여, 일반적인 주의로 관리 가능한 범위 내로 한정해야 한다.  

 

제공정보 / 자료의 기록 유지, ② 다른 영업비밀 / 자료와의 분리보관, ③ 내부사용자제한(need to know), ④ 사용자 및 사용 용도 / 시간기록, ⑤ 제공자 요구시 또는 NDA 해제 / 종료 시 자료 반환 또는 파기, ⑥ 사용자 개인별 기밀유지각서 확보

 

KASAN_NDA 약정, CDA 약정, 비밀보호계약, 비밀유지약정에서 비밀정보의 사용제한범위 조항 샘플 및 실무적

 

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작성일시 : 2019.06.04 08:23
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16. CONFIDENTIALITY. 

16.1 Confidentiality. 

During the Term and for a period of ten (10) years thereafter, each Party shall maintain in confidence all Information and materials of the other Party disclosed or provided to it by the other Party (either pursuant to this Agreement, or the Confidential Disclosure Agreement entered into by the Parties dated January 11, 2013 (the “Confidential Disclosure Agreement”) (together with all embodiments thereof, the “Confidential Information”).  Confidential Information also includes Information generated hereunder, and Information regarding intellectual property and confidential or proprietary Information of Third Parties, in each case as described by one Party to the other Party. 

 

In addition and notwithstanding the foregoing, any Information under Article 9 constituting Inventions and discoveries owned by one Party shall be deemed to be Confidential Information disclosed by such Party and received by the other Party, even if such Information is initially generated and disclosed by the other Party.  The terms and conditions of this Agreement and the Confidential Disclosure Agreement shall be deemed Confidential Information of both Parties. 

 

16.2 Degree of Care; Permitted Use. 

Each Party shall take reasonable steps to maintain the confidentiality of the Confidential Information of the other Party, which steps shall be no less protective than those steps that such Party takes to protect its own Confidential Information of a similar nature, and in no event less than a reasonable degree of care. 

 

Neither Party shall use or permit the use of any Confidential Information of the other Party except for the purposes of carrying out its obligations or exercising its rights under this Agreement or the Confidential Disclosure Agreement, and neither Party shall copy any Confidential Information of the other Party except as may be reasonably necessary or useful for such purposes. 

 

All Confidential Information of a Party, including without limitation all copies and derivations thereof, is and shall remain, as between the Parties, the sole and exclusive property of the disclosing Party and subject to the restrictions provided for herein.  Neither Party shall disclose any Confidential Information of the other Party to Third Parties, other than to those of its directors, officers, Affiliates, employees, actual or potential licensors, independent contractors, actual or potential Sublicensees, actual or potential assignees, agents and external advisors directly involved in or concerned with the carrying out of this Agreement, on a strictly applied “need to know” basis; provided, however, that such persons and entities are subject to confidentiality and non-use obligations at least as stringent as the confidentiality and non-use obligations provided for in this Article 16.  Except to the extent expressly permitted under this Agreement, the receiving Party may not use Confidential Information of the other Party in applying for Patents or securing other intellectual property rights without first consulting with, and obtaining the written approval of, the other Party (which approval shall not be unreasonably withheld, delayed or conditioned). 

 

16.3 Exceptions. 

The obligations of confidentiality and non-use set forth in Section 16.2 shall not apply to any portion of Confidential Information that the receiving Party or its Affiliates can demonstrate by contemporaneous written records was: (a) known to the general public at the time of its disclosure to the receiving Party or its Affiliates, or thereafter became generally known to the general public, other than as a result of actions or omissions of the receiving Party, its Affiliates, or anyone to whom the receiving Party or its Affiliates disclosed such portion; (b) known by the receiving Party or its Affiliates prior to the date of disclosure by the disclosing Party; (c) disclosed to the receiving Party or its Affiliates on an unrestricted basis from a source unrelated to the disclosing Party and not known by the receiving Party or its Affiliates to be under a duty of confidentiality to the disclosing Party; or (d) independently developed by the receiving Party or its Affiliates by personnel that did not have access to or use of Confidential Information of the disclosing Party. 

 

Any combination of features or disclosures shall not be deemed to fall within the foregoing exclusions merely because individual features are published or known to the general public or in the rightful possession of the receiving Party or its Affiliates unless the combination itself are published or known to the general public or are in the rightful possession of the receiving Party or its Affiliates. 

 

16.4 Permitted Disclosures. 

The obligations of confidentiality and non-use set forth in Section 16.2 shall not apply to the extent that the receiving Party or its Affiliates: (a) is required to disclose Information pursuant to: (i) an order of a court of competent jurisdiction; (ii) Applicable Laws; (iii) regulations or rules of a securities exchange; (iv) requirement of a governmental agency for purposes of obtaining approval to test or market Licensed Products, or maintaining Regulatory Approval of a Licensed Product; (v) disclosure of Information to a patent office for the purposes of filing a Patent as permitted in this Agreement; or (vi) the exercise by each Party of its rights granted to it under this Agreement or its retained rights; or

 

(b) discloses such Confidential Information solely on a “need to know basis” to Affiliates, potential and future collaborators (including without limitation Sublicensees), potential or actual acquirers, merger partners, licensees, or assignees permitted under Section 19.3, potential or actual Development collaborators, subcontractors, investment bankers, investors, lenders, or other potential financial partners, and their respective directors, employees, contractors and agents, provided that such Third Party or person or entity in subsection (b) agrees to confidentiality and non-use obligations with respect thereto at least as stringent as those specified for in this Article 14; provided that, in the case of (a)(i) through (iv), the receiving Party shall provide prior written notice thereof to the disclosing Party and provide the opportunity for the disclosing Party to review and comment on such required disclosure and request confidential treatment thereof or a protective order therefor; provided, however, that in connection with filings made pursuant to this Section 16.4 in connection with the transaction contemplated under this Agreement, Licensor shall redact from such filings terms and information as requested by Licensee so long as such redactions are not inconsistent with Applicable Law. 

 

16.5 Return of Confidential Information. 

Each Party shall return or destroy, at the other Party’s instruction, all Confidential Information of the other Party in its possession upon termination or expiration of this Agreement, or destroy such Confidential Information; provided, however, that each Party shall be entitled to retain one (1) copy of such Confidential Information of the other Party, (a) to the extent reasonably required to allow the relevant Party to carry out any remaining obligations under this Agreement or to exercise any of its rights that expressly survive termination or expiration of this Agreement, and (b) for legal archival purposes and/or as may be required by Applicable Law. The receiving Party shall provide a written confirmation of such destruction within thirty (30) days of such destruction. 

 

16.6 Public Disclosure. 

The Parties agree that Licensor’s initial announcement of the execution of this Agreement shall be in the form of a filing with the Korea Exchange that is mutually acceptable to each of the Parties and attached to this Agreement as Exhibit 16.6-1 (the “Filing”).  The Parties agree to release a limited joint press release upon the Effective Date, attached to this Agreement as Exhibit 16.6-2, (the “Press Release”) and a second joint press release upon the Closing; provided that the form and content of each joint press release shall be mutually agreed by the Parties.  Unless otherwise required by Applicable Laws, beginning with the initial announcement of the execution of this Agreement and continuing through the duration of the Term, in all cases other than the announcement set forth in the Filing, Licensor shall submit to Licensee for review and approval all proposed press releases, academic, scientific, and medical publications and public presentations relating to activities performed under this Agreement that have not been previously reviewed and approved by Licensee or disclosed. 

 

Such review and approval shall be conducted for the purposes of preserving intellectual property protection and determining whether any portion of the proposed publication or presentation containing the Confidential Information of Licensee should be modified or deleted, and to determine whether such disclosure is in the best interests of the Parties in connection with the Development of Licensed Products in the Territory. 

 

Written copies of such proposed publications and presentations (other than press releases) shall be submitted by Licensor to Licensee no later than thirty (30) days before submission for publication or presentation, and Licensee shall provide written comments, if any, within fifteen (15) days of receipt.  Unless otherwise required by Applicable Laws, written copies of proposed press releases shall be submitted to the other Party no later than four (4) Business Days before release and the receiving Party shall provide written comments, if any, within two (2) Business Days of receipt.

 

KASAN_NDA 약정, CDA 계약, 비밀보호계약, 비밀유지약정 영문 조항 – 비밀정보 범위, 적용 배제 대상,

 

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작성일시 : 2019.06.03 13:00
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  1. Favicon of http://itnlcontracts.com/ BlogIcon 영문계약서 2019.08.29 21:36 [댓글주소] [수정/삭제] [댓글에 댓글달기]

    좋은글 너무 감사드립니다
    어렵긴 하지만 ㅠㅠ 공부해야죠
    잘보고가요


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KASAN_기술이전, 라이선스, 공동연구개발 계약 협상에서 기술정보제공 전 NDA 체결 후 본 계약 실패 시 NDA

 

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작성일시 : 2019.05.27 09:47
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-- 의료기기 심장판막 기술관련 영업비밀 미국소송 배심평결 공동개발 파트너회사의 영업비밀 침해혐의 인정 + US$70 million 손해배상 명령 --

 

심장전문 임상의가 설립한 벤처기업 CardiAQ는 심장수술에 사용하는 심장판막 의료기기 전문회사입니다. 피고 Neovasc 또한 의료기기 회사인데, 2009년 원고 CardiAQ의 의료기기 기술개발에 관한 제품과 서비스를 제공하고 또 사업화도 수하는 회사입니다.

 

Neovasc 협력제안으로 양사는 2009 NDA를 체결한 다음, CardiAQ에서는 Neovasc에 해당 의료기기 기술정보 transcatheter mitral valve replacement (TMVR) program을 제공하였습니다. 양사는 기술개발을 공동으로 진행하여 제품개발을 완성하였습니다.

 

그런데 제품개발 완성 후 CardiAQ에서는 Neovasc과의 협력이 더 이상 불필요하게 되었습니다. 그 와중에 Neovasc에서 2010CardiAQ 몰래 단독으로 특허출원을 하였고, CardiAQ에서는 2012년에 공개된 특허공보를 보고 그와 같은 사실을 알게 되면서 영업비밀 침해 + DNA 계약위반에 관한 법적 분쟁이 시작되었습니다.

 

CardiAQ에서는 Neovasc의 특허 U.S. Patent No. 8,579,964 기술내용은 자신의 기술정보, 영업비밀이고, 이를 무단으로 특허출원한 것이라고 주장합니다. 참고로 특허출원서에는 CardiAQ 연구원 누구도 발명자로 포함되지 않았습니다.

 

미국법원에서 피고 Neovasc의 영업비밀 침해혐의 + NDA 위반혐의를 인정하고, 영업비밀 사용금지 및 손해배상 US$70 million ( 770억원)을 명령하는 배심평결을 하였습니다. 또한, 위 미국특허권의 진정한 발명자 또는 공동발명자를 가리고, 그 권리귀속을 별도로 심리하라는 내용도 포함되었습니다.

 

참고로 벤처회사 CardiAQ2015년 심장분야 의료기기 전문회사 Edwards Lifesciences Corporation에 현금 US$350 million ( 38백억원) 지급 + 마일스톤 포함 최대 $400 million 조건으로 매각되었습니다. 임상의사가 설립한 의료기기 벤처회사에서 수천억원에 이르는 거액의 수익을 창출한 성공 사례입니다.

 

양사의 공동연구개발 협력관계와 기술유출 및 NDA 분쟁경과 등을 상세하게 설명하고 있는 CardiAQ의 소장 complaint를 참고자료로 첨부합니다.

 

첨부: CardiAQ의 소장 complaint

complaint.pdf

작성일시 : 2016.05.27 09:28
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-- [미국영업비밀분쟁소송] 메모리 칩 설계회사 Grail Semiconductors에서 Mitsubishi 전자와 기술제안 및 협상 결렬 후 제기한 영업비밀침해 주장소송에서 거액의 손해배상 평결 --

 

벤처 수준의 소규모 미국회사인 메모리 반도체 칩 설계회사 Grail Semiconductors 2001년 새로운 투자자를 찾아 Mitsubishi 전자와 기술제안 미팅 및 협상을 진행하였습니다. Grail 대표자는 위 미팅에서 16건의 비밀기술정보를 공개하면서 투자유치 노력을 하였으나 기술이전은 실패하였고, 투자를 확보하지 못한 Grail Semiconductors는 결국 파산하였습니다.

 

그로부터 3년이 지난 후 Grail의 대표는 MitsubishiHitachi의 합작회사 Renesas Technology에서 발매하는 신제품 memory chip의 디자인이 자신들이 개발한 Grail 기술과 디자인이 채용되었다는 사실을 알게 되었습니다. 이에 Grail측에서는 2007Mitsubishi를 상대로 NDA 위반 및 영업비밀침해를 주장하는 소송을 제기하였습니다.

 

Mitsubishi에서는 당시 Grail의 기술은 시중에 판매되고 있는 3 종류의 메모리 칩의 특징을 단순히 결합한 것에 불과하여 기술적으로 영업비밀에 해당하지 않는다고 반박하였습니다. 그러나, 미국법원의 Jury2012년에 Mitsubishi NDA 위반을 이유로 총 US$124 million ( 13백억원)이라는 거액의 손해배상을 지불하라는 배심평결을 하였습니다.

 

그런데 흥미롭게도 항소심에서 위 손해배상액은 과도하게 산정되었으므로 잘못이라는 등을 주장하면서 다투는 도중에 추가로 발견된 일본어 email, Mitsubishi의 미국법인의 직원이 Grail과 미팅 그 다음날 사내 관계자들에게 보낸 내용으로 Grail's memory chip design"amazing" and "too good to be true"라는 표현이 포함되어 있다는 사실이 밝혀졌습니다.

 

Grail 측에서는 위 일본어 이메일은 1심 재판 과정에서 제출되지 않았던 증거자료로서 심각한 discovery 위반이고, 엄격한 sanction 대상이라고 주장합니다. 관련 항소심 판결문은 caselaw.findlaw.com에서 찾아볼 수 있습니다. 항소심 재판부는 1심 손해배상 평결은 파기하지 않지만, 여러 가지 사유로 사건을 1심 법원에서 재심리(new trial)하라는 판결을 하였습니다.

 

작은 규모의 기업이 거대 기업을 상대로도 기술탈취, 영업비밀침해, NDA 위반 등을 잘 주장하면 거액의 손해배상까지 받을 수 있다는 것을 보여줍니다. 반대로 큰 기업의 입장에서는 외부로부터 받는 기술제안, 미팅과 협상의 결렬에 뒤따르는 법적 Risk 관리가 매우 중요하다는 점을 잘 보여주는 사례입니다.

 

작성일시 : 2015.09.04 17:00
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-- [미국영업비밀분쟁판결] 기술제안협상 결렬된 후 기술제안을 받은 회사에서 유사 제품을 독자 개발한 경우 영업비밀 침해책임 여부 --

 

Destiny“Vitality”라는 healthcare wellness program을 개발한 후 건강보험회사 Cigna NDA를 체결하고 그 기술내용을 제공하였습니다. Cigna 팀원들이 “Vitality” 및 관련 사항을 심사한 결과 그 프로그램 도입 비용이 너무 비싸다는 등 이유로 최종적으로 매수 또는 협력개발을 포기하고 독자적으로 “Empower”라는 프로그램을 개발하였습니다. , 기술개발사와 기술도입 협상을 진행하면서 NDA 체결 후 그 기술내용을 심사하였지만 최종적으로 가격 등 거래조건이 맞지 않는다는 이유로 기술도입을 포기하고 독자개발을 추진하여 유사한 제품을 출시한 것입니다.

 

기술개발사 Destiny에서 Cigna를 상대로 “Vitality”의 영업비밀을 활용하여 “Empower”를 개발한 것이므로, NDA 위반 및 영업비밀침해라고 주장하는 소송을 제기하였습니다.  Destiny에서는 영업비밀침해에 관한 직접적인 증거는 제시하지 못했고, 다만 간접적인 정황증거(circumstantial evidence)와 소위 “inevitable disclosure doctrine" 적용을 주장하였습니다. 다시 말하면, 기술도입 협상이 결렬된 후 개발된 제품에 기술협상 과정에서 습득한 기술내용이 필연적으로 활용되었을 것이라는 주장입니다.

 

실무적으로 빈번하게 발생하는 사례로서 그 대응전략이 매우 중요하지만 관련 법리와 실무적 대응 및 판단이 쉽지 않는 어려운 사안입니다. 관련 쟁점을 자세하게 설시한 미국법원 판결을 참고자료로 첨부해드립니다. 꼼꼼하게 한번 잘 읽어 보시길 권합니다.

 

이 사건에서 미국법원은 영업비밀침해 주장을 배척하였습니다. 미국법원은 기술도입 협상 과정에서 Cigna에서 많은 정보를 습득하였을 것을 인정하지만, 그것만으로 영업비밀 침해를 단정할 수 없다고 판결하였습니다. Cigna에 책임을 물으려면 그 습득한 정보를 활용하지 않고서는 해당 후발 제품 “Empower”를 독자적으로 개발할 수 없었을 것이라고 추론할 수 있어야만 한다는 입장입니다. 그와 같은 경우에만, 습득된 정보가 “inevitable disclosure"를 통해 독자개발에 부당하게 사용됨으로써 결국 영업비밀 침해 및 NDA 위반의 책임을 인정할 수 있다는 판결입니다.

 

미국법원 판결문의 핵심 판시부분을 인용하면 다음과 같습니다. “The fact that the information provided by Destiny might have made Cigna more informed in evaluating whether to partner with Destiny or another vendor in the development of an incentive-points program does not support an inference that Cigna misappropriated Destiny’s trade secrets absent some showing that Cigna would not have been able to develop its incentive-points program without the use of Destiny’s trade secrets.”

 

또 하나의 중요한 쟁점은 "firewall" 문제입니다. 기술제안자 Destiny에서는 협상 대상자 Cigna에서 “Vitality”의 심사 팀과 “Empower” 개발 팀원 사이에 firewall 등 어떠한 차단조치도 취하지 않고 독자 개발을 진행한 책임이 있다고 주장합니다. 그러나, 미국법원은 기술제안자 Destiny에서 당시 제공된 기술정보의 “inevitable disclosure” 상황을 우려했다면 상대방에게 이와 같은 firewall를 요구했어야 한다는 입장입니다.

 

기술제안 및 협상을 통해 상대방이 습득한 기술내용을 어떻게 보호할지 매우 어려운 문제입니다. 그렇다고 상대방에게 모든 책임을 지운다면 기술거래 자체가 크게 위축될 것입니다. 따라서 합리적인 balance point를 설정하는 것이 중요합니다.

 

위 미국판결에서는 (1) 기술정보 불법사용에 관한 직접 증거가 있는 경우 또는 (2) 직접 증거는 없지만 습득된 기술정보를 활용하지 않고서는 독자개발에 성공할 수 없었을 것이라는 점이 입증된 경우에만 영업비밀 침해책임이 인정된다는 입장입니다. 소위 “inevitable disclosure doctrine" 적용범위를 제한하는 balance point를 제시한 것으로 볼 수 있습니다.

 

첨부: 미국판결 Destiny v. Cigna 사건

  Destiny v. Cigna 미국판결.pdf

 

작성일시 : 2015.09.04 09:18
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-- [미국영업비밀소송뉴스] - 공동사업 제안, 협상진행, 계약체결 실패 후 상대방이 유사제품 판매한 경우 : 영업비밀침해 인정, 손해배상책임 US$58 million ( 6천억원) 인정 배심평결 --

 

Texas Advanced Optoelectronic Solutions Inc.(TAOS)는 외부 환경의 밝기에 따라 디스플레이 패널의 밝기를 조절하는 광센서 기술을 보유하고 있었습니다. 상대방 회사 Intersil에서 광센서 관련 공동사업을 제안하여, 양사는 NDA 사인 후 합병조건, 기술개발, 사업내용 등을 구체적으로 협의하였습니다.

 

그러나 최종적으로 협상은 결렬되었고, 그 후 Intersil에서 TAOS 제품의 경쟁품을 시장에 출시하였습니다. 이에 TAOS에서 영업비밀 침해소송을 제기한 것입니다. 7년이라는 장기간의 소송을 거쳐 결국 미국법원 배심은 IntersilBreach of Confidentiality Agreement를 이유로 TAOS에게 $58 Million 손해배상을 하라고 평결하였습니다.

 

TAOS는 관련 특허도 보유하고 있었지만, 최종적으로 협상 전에 체결한 CA (NDA)가 가장 중요한 권리구제 근거로 되었다고 합니다. 이와 같이 공동사업, 합병이나 라이선스 등 협상이 결렬된 후 발매되는 유사제품의 경우, 통상 특허침해 Risk를 사전에 체크하기 때문에 특허침해 책임이 인정되는 경우는 거의 없습니다. 특허제품을 그대로 카피하는 것이 아니라 그 개량제품, 적어도 design around 제품을 출시하기 때문입니다.

 

우리나라에서도 특허출원 후 대기업에 기술제안서를 제출하고 PT까지 한 후 채택되지 않았으나, 그 후 유사제품이 시장에 출시되고, 이에 대해 특허침해 주장을 해도 특허회피 또는 특허무효로 결국 특허침해 책임이 없다고 판결된 사례가 있습니다.

 

이와 같은 상황에서는 특허침해 주장보다 영업비밀 침해 또는 기술탈취 주장이 훨씬 유효하고 위협적입니다. 그와 같은 권리주장을 하려면 기술공개 전에 CA 또는 NDA를 체결해 두는 것이 바람직합니다. 상대방에게 CA 또는 NDA 사인을 요구하기 어려운 사정이라면 제공하는 제안서, 기술문서, 발표자료의 파일을 영업비밀원본증명 서비스를 통해 등록함으로써 그 존재 및 시점을 확정해 두면 영업비밀 보유사실을 입증하는 유용한 증거가 될 것입니다.

 

작성일시 : 2015.08.10 09:21
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-- 기술 개발자가 기술이전 제안설명 후 협상 결렬되어 상대방의 기술탈취를 주장하면서 권리구제를 시도하여 성공한 경우 성공사례 및 실패사례로부터의 교훈 -- 

 

통상 기술개발 후 특허출원을 하고, 제조 판매능력이 있는 기업에 기술을 라이선스 또는   이전하기 위해 제안서를 보내고, 직접 만나 기술내용을 설명하기도 합니다. 기술이전 협상이 결렬되어 기술보유자가 어떤 대가도 얻지 못한 상황임에도, 기술설명을 받았던 상대방이 그 기술관련 제품을 발매하거나 특허를 출원하는 경우라면 기술제안자로서는 자신의 기술이 무단 탈취당했다고 생각할 것입니다.

 

기술탈취를 주장하면서 시도하는 권리구제 수단으로 흔히 특허침해 주장 또는 비밀유지계약(NDA) 위반을 주장합니다. 그런데, 실제 특허침해 또는 계약위반 주장이 성공한 사례는 많지 않습니다. 왜냐하면 침해자 입장에서 방어 포인트가 많기 때문입니다. 예를 들어, 특허침해 주장에 대해서는 특허무효 또는 특허청구범위 회피전략을 통해 방어 가능한 경우가 많고, 계약위반주장에 대해서도 부실한 계약조항을 신중하게 분석하여 계약위반사유를 회피하는 것이 얼마든지 가능합니다. 강력한 특허포트폴리오를 구축하거나 계약실무를 잘 운영하기 어려운 벤처, 대학, 연구소, 소기업에서 실제 직면하는 상황입니다. 기술개발자로서는 억울한 면이 많지만, 냉정한 현실로 받아들여야 할 것입니다.

 

실무적 대안으로 영업비밀 침해주장을 들 수 있습니다. 영업비밀은 이론적으로 특정된 정보이지만, 현실적으로는 그 범위가 불분명하기 때문에 특허청구범위회피와 같은 방어전략을 쓰기 어렵습니다. 영업비밀과 다르다는 회피전략을 쓰면, 기술개발자는 이에 맞추어 영업비밀의 범위를 적절하게 변경할 수 있습니다. 또한, 기술제공 당시 해당정보의 비밀성만 상실되지 않았다면 영업비밀 불성립(무효) 방어주장도 현실적으로 가능하지 않습니다. 따라서, 기술탈취주장 전략을 잘 세우고 소송수행만 잘 한다면 기술설명을 받았던 상대방으로서는 이를 방어하기 매우 어렵습니다.

 

종전에 정리하여 올린 기술탈취 주장으로 권리구제에 성공한 미국사례를 다시 한번 읽어보시기 바랍니다. - Altavion v. Konica Minolta Systems Laboratory 미국법원 판결 -

 

미국법원은 기본적 기술 아이디어는 공지되어 있고 기술개발자로부터 구체적 소스코드를 넘겨받지도 않았던 상황에서도, 다소 모호한 기술단계를 구분하여 아이디어와 최종결과물인 소스코드의 중간단계에 해당하는 과제해결의 구체적 아이디어 및 설계개념을 영업비밀로 보호할 수 있다고 특정한 후, 이를 제공받았던 상대방이 무단 사용하여 독자적으로 20여건의 특허출원을 한 행위는 영업비밀 침해에 해당한다고 판결하였습니다. 특히, 기술개발자가 보유한 특허도 없고 NDA 계약위반도 성립하지 않는 상황에서, 소스코드 등을 제공한 적도 없기 때문에 s/w 저작권침해주장도 가능하지 않았던 매우 어려운 상황임에도, 미국법원은 결론적으로 영업비밀침해책임을 인정하여 손해배상책임을 인정하였던 점을 주목할 수 있습니다. 무형의 자산 중에서도 그 경계가 가장 불분명한 영업비밀을 활용하여 기술개발자에게 유리한 결과를 만들어 낸 것입니다.

 

기술제안을 받고 장기간 동안 수 차례의 기술이전 협상을 통해 핵심기술 내용을 모두 획득한 후 어떤 대가도 지불하지 않은 채 협상결렬을 선언한 후 그 핵심내용을 활용한 20여건의 특허출원을 독자적으로 하였던 정황을 미루어 짐작하건대 기술탈취로 볼 여지가 많았습니다. 그러나, 기술탈취의 심증이 있더라도 법적 보호를 위한 근거가 없다면 기술개발자를 보호랄 수 없습니다. 이와 같이 어려운 상황에서 영업비밀 침해책임을 묻는 것 이외에 다른 유효한 대안은 찾기 쉽지 않습니다. 우리나라에서도 마찬가지로 실무적 대응방안으로 활용할 수 있을 것입니다. 1,2건의 특허를 믿거나 NDA 계약서만을 의지하여 특허침해주장 또는 계약위반 주장만 하는 경우라면 실패사례를 하나 더 추가할 가능성이 높습니다. 반드시 영업비밀침해를 포함한 유효한 공격수단을 모두 검토해 보아야 할 것입니다.

 

작성일시 : 2015.01.06 16:50
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-- 영업비밀 보호법과 특허법의 논리구분 새로운 기술 아이디어 제안 후 무단 사용자에 대한 권리주장은 영업비밀 보호법이 훨씬 유리 --

 

특허는 기술공개를 전제로 일정기간 독점권을 부여하지만, 영업비밀은 기술내용이 공개되면 비밀성 상실을 이유로 보호되지 않습니다. 동일한 기술내용을 특허와 영업비밀이 동시에 보호할 수 없습니다. 특허는 특허청구한 기술내용을 모두 사용해야만 특허침해가 성립하므로 특허비침해 방어가 가능하고, 극단적으로는 새로운 아이디어지만 공지기술로부터 용이하게 발명할 수 있다는 이유로 진보성 결여로 특허무효 방어도 가능합니다. 그러나, 영업비밀은 그 범위에 한계가 없으므로 새로운 기술내용이면 비밀성이 인정되어 침해자의 무효방어가 어렵고, 타인의 기술내용 전부를 사용하지 않고 영업비밀 중 극히 일부를 무단 사용한 경우에도 영업비밀 침해가 성립합니다. 이와 같이 영업비밀 침해공격이 훨씬 더 유리합니다. 한편, 특허법 논리와 영어비밀 보호법 논리는 양립할 수 없는 경우가 많기 때문에 이를 혼동하면 자중지란에 빠져 패소의 단초를 제공할 수 있습니다.

 

미국에서 의료기구에 관한 영업비밀 침해소송에서도 유사한 내용이 있습니다. 정형외과전문의 Dr. Bianco는 척추 디스크 치료에 사용할 수 있는 의료기구를 발명 아이디어를 착상한 후 평소 알고 있는 의료기기 회사 Globus Medical, Inc.에 자신의 아이디어를 스케치한 것을 보여 주었습니다. 그 새로운 아이디어는 특허 등록된 당시 사용 중 의료기구의 문제점을 해결하고 성능을 개선한 새로운 것이었습니다. Dr. Bianco는 자신의 아이디어를 스케치 도면 몇 장, 간단한 설명, 구체적 제품에 관한 계획 등 형식으로 회사에 제공하였습니다. 당시 NDA 를 작성하였다고 하지만, 시간이 흐른 후 분실하여 소송자료로는 제출되지 않았습니다.

 

그로부터 Dr. Bianco로부터 몇 차례 독촉을 받은 후 2년 반 정도의 시간이 지난 후 Globus Medical, Inc.는 최종적으로 그 아이디어에 관심 없다는 결정을 하였습니다. 그러나, 실제로는 그로부터 약 1년 후에 Globus Medical, Inc.에서 위 기술을 반영한 새로운 제품을 발매하기 시작했고, 이를 알게 된 Dr. Bianco가 영업비밀 침해소송을 제기한 것입니다. 회사에서는 기본 아이디어는 같지만, 구체적 작동방식이나 제품은 전혀 다르다고 방어하였습니다. 그러나, 법원은 Dr. Bianco로부터 획득한 핵심 아이디어를 발전시켜 구체적 제품을 개발한 것이고, 그 아이디어가 전달 당시 공개된 적이 없는 것이었다면, 영업비밀 침해에 해당한다고 판결하였습니다. 구체적 제품에 관한 부분에서 제공받은 정보와 회사에서 최종 개발한 제품 사이에 상당히 다른 부분이 있다는 사정은, 특허비침해 논리는 될 수 있지만, 이와 달리 영업비밀 침해여부에서는 고려될 수 없다고 판시하였습니다. 영업비밀 정보를 모두 사용해야 침해책임이 있는 것이 아니고, 그 중 극히 일부만 무단 사용하는 경우에도 영업비밀 침해책임이 있다는 것입니다. 따라서, 침해자 회사는 Dr. Bianco에게 영업비밀 침해를 원인으로 한 손해배상 책임이 있다고 판결하였습니다.

 

작성일시 : 2014.11.18 11:07
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-- 인수합병 협상 중 인수대상기업의 정보를 이용하여 고객을 빼앗은 행위에 대해 총 4백억원에 이르는 거액의 손해배상을 명한 미국판결 --

 

인수합병 협상을 하려면 상대방의 정보를 열람해야 하고, 그 중 비밀정보도 많기 때문에 보통 본격적인 정보공개 및 자료교환 전에 비밀유지약정을 체결합니다. 이 사건에서도 인수 희망자 Patriot사와 인수대상사 Sierra는 협상 전에 NDA를 체결하였습니다. 그 후 Sierra사는 상대방에게 영업비밀정보를 제공하고 자신의 가장 중요 고객인 McClellan의 대표를 Patriot에 소개하여 만들 수 있도록 주선하였습니다. 그런데, 그 후 고객사 McClellan Sierra와 계약을 종료하고 Patriot와 새로운 계약을 체결하였습니다. 그와 같은 상황에서 Patriot는 최초 제시한 인수대금보다 훨씬 낮은 금액을 제시하였고, 결국 인수협상은 결렬되었습니다.

 

인수협상이 결렬된 후 Sierra Patriot를 상대로 영업비밀침해 및 비밀유지계약 위반 등을 이유로 손해배상소송을 제기하였습니다. 미국 캘리포니아지방법원에서 배심은 2014. 5. 1. Patriot의 영업비밀침해 및 비밀유지계약 위반의 책임을 인정하여, $22.3 million 손해배상 + $17.4 million 징벌적 손해배상을 하라고 결정하였습니다. 미국에서 영업비밀침해에 관한 소송이 벌어지면 많은 경우에 거액의 손해배상뿐만 아니라 징벌적 손해배상이 추가되는 경향이 강합니다. 이 사건의 경우에도 인수협상이 결렬되었을 뿐만 아니라 약 400억원에 이르는 거액의 손해배상책임이 뒤따르는 심각한 결과를 낳았습니다. 실무적으로 영업비밀보호 문제를 무심하게 처리하는 경우 초래될 수 있는 법적 결과를 보여주는 예입니다.

 

해당 사건의 소송기록 및 판결은 pacer 를 통해 입수할 수 있습니다.  Patriot Rail Corp. v. Sierra Railroad Co., case no. 2:09-cv-00009, in the U.S. District Court for the Eastern District of California

 

작성일시 : 2014.07.04 09:56
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