-- 재직 중 직무발명 미신고 + 퇴직 후 사업화 행위에 대한 업무상 배임 책임 여부와 진보성 충족 및 특허등록 가능성 관계 -- 

 

앞서 블로그에서 소개한 적이 있는 사안에 관한 대법원 판결을 입수하여 참고자료로 첨부합니다. 대법원 2016. 6. 10. 선고 201415849 판결의 요지는, 아래와 같은 흥미로운 사안에 대해 사실인정에 관한 쟁점이고 대법원의 법률심 대상이 아니라는 이유로 비껴가면서 원심 판결을 그대로 인정한 정도입니다. 결국 항소심 판결을 입수해서 살펴보아야 할 것 같습니다. 그래도 첨부한 대법원 판결을 한번 읽어 보시기 바랍니다.

 

첨부: 대법원 2016. 6. 10. 선고 201415849 판결

대법원 2014도15849 판결.pdf

 

-      종전 블로그 내용 - 

 

직무발명을 사용자에게 보고하지 않은 행위의 배임죄 특허등록 가능성 연관하여 판단한 대법원 판결 소식

 

흥미로운 뉴스라서 아직 판결문이 공개되지 않았지만 간략하게 소개합니다. 대법원 판결을 입수하면 다시 알려드리겠습니다.

 

1.    사실관계

 

복지부 질병관리본부 산하 국립보건연구원 소속 연구원은 2008년 노로바이러스 진단업무를 담당하면서 알게 된 바이러스 검출정보를 시약 제조업체 B사에 알려주고 노로바이러스 실시간 진단키트를 제조하게 했습니다. 그 후 연구원은 퇴직한 후 S사를 설립하고 B사로부터 키트 1개당 422400원에 구매하여 질병관리본부에 110만원에 판매하였습니다.

 

2.    검찰기소 요지 및 쟁점  

 

위 연구원이 국립보건연구원 재직 당시 노로바이러스 실시간 진단키트를 공동 발명한 것이라면, 그 직무발명을 발명진흥법에 따라 발명기관의 장에게 신고해야 합니다. 그럼에도 불구하고 위 연구원은 직무발명을 소속 기관에 신고하지 않고 외부 업체에 빼돌린 것입니다.

 

검찰은 위 연구원이 B사와 함께 진단키트를 발명했음에도 신고를 하지 않음으로써 국가가 특허권을 취득하지 못하게 하는 등 재산상 손해를 가했다고 판단, 업무상 배임죄로 기소하였습니다.

 

이 사건의 구체적 쟁점은 공무원이 직무와 관련된 발명을 한 뒤 기관장에게 신고하지 않았더라도 그 발명이 특허를 받을 수 없는 정도라면 업무상 배임죄가 성립하는지 여부입니다.

 

3.    법원 판결

 

1심 법원은 위 연구원에게 업무상 배임, 사기 등 혐의 인정 + 징역 2 + 집행유예 3년을 선고했으나, 항소심 재판부는 업무상 배임을 무죄로 판단하고, 징역 16 + 집행유예 3년으로 감형하였습니다. 대법원은 2심 판결을 그대로 승인했다 합니다.

 

대법원은 업무상 배임혐의를 무죄로 판단한 이유로, "공무원 연구원이 B사에 제공한 정보는 해당 기술분야에서 통상적 지식을 가진 자는 어렵지 않게 발명할 수 있는 것으로, 특허를 받을 수 없는 경우에 해당될 가능성이 있다. 그와 같이 특허를 받을 수 없다고 판단하여 직무발명을 신고하지 않은 경우를 신고의무를 이행하지 않은 '임무위배' 행위로 볼 수 없다"고 판시했다고 합니다.

 

4.    실무적 포인트

 

발명은 "창작"이므로, 발명을 창작하는 순간 기존에 없던 새로운 무형재산이 발생합니다. 사용자에게 없었던 것으로 발명자가 원시적으로 권리를 취득합니다. 사용자 자산을 활용했다는 점, 급여를 받았다는 점, 발명진흥법에 따라 그 발명을 사용자에게 신고할 의무가 있다는 점 등과는 구별되는 포인트입니다.

 

직무발명은 승계 전에는 사용자 소유 무형재산이 아닙니다. 따라서 사용자에게 직무발명을 신고를 하지 않고 외부로 빼 돌린 경우, 발명자는 자기가 보유한 무형재산을 처분한 것이지 사용자의 무형재산을 유출한 것이 아닙니다. 대법원 판례는 영업비밀 침해행위에 해당하지 않는다고 밝히고 있습니다.

 

그러나, 발명자가 발명진흥법과 직무발명 관리규정에 따라 직무발명 신고의무를 부담하는 경우 미신고 행위는 배임에 해당한다는 대법원 판결입니다. 반대로 사용자가 직무발명 관리규정을 마련해 시행하지 않았던 경우라면 업무상 배임조차 인정되지 않는다는 것이 종전 대법원 판결입니다.

 

그런데, 이번에 나온 대법원 판결은 여기서 더 나아가 직무발명이 특허를 받을 수 없는 정도라면 사용자에게 신고하지 않았다고 해도 업무상 배임죄로 처벌할 수 없다는 취지입니다.

 

보도기사와 같이 특허등록 가능성에 따라 배임여부를 판단한다면 현실적으로 직무발명자에게 배임의 책임을 물을 수 있을지 심히 의심스럽습니다. 대법원 판결뿐만 아니라 하급심 판결까지 입수하여 신중하게 살펴보아야 할 것 같습니다.

 

작성일시 : 2016.07.21 09:25
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-- 직무발명을 사용자에게 보고하지 않은 행위의 배임죄 성부를 특허등록 가능성과 연관하여 판단한 대법원 판결 소식 -- 

 

흥미로운 뉴스라서 아직 판결문이 공개되지 않았지만 간략하게 소개합니다. 대법원 판결을 입수하면 다시 알려드리겠습니다.

 

1. 사실관계

 

복지부 질병관리본부 산하 국립보건연구원 소속 연구원은 2008년 노로바이러스 진단업무를 담당하면서 알게 된 바이러스 검출정보를 시약 제조업체 B사에 알려주고 노로바이러스 실시간 진단키트를 제조하게 했습니다. 그 후 연구원은 퇴직한 후 S사를 설립하고 B사로부터 키트 1개당 422400원에 구매하여 질병관리본부에 110만원에 판매하였습니다.

 

2. 검찰기소 요지 및 쟁점  

 

위 연구원이 국립보건연구원 재직 당시 노로바이러스 실시간 진단키트를 공동 발명한 것이라면, 그 직무발명을 발명진흥법에 따라 발명기관의 장에게 신고해야 합니다. 그럼에도 불구하고 위 연구원은 직무발명을 소속 기관에 신고하지 않고 외부 업체에 빼돌린 것입니다.

 

검찰은 위 연구원이 B사와 함께 진단키트를 발명했음에도 신고를 하지 않음으로써 국가가 특허권을 취득하지 못하게 하는 등 재산상 손해를 가했다고 판단, 업무상 배임죄로 기소하였습니다.

 

이 사건의 구체적 쟁점은 공무원이 직무와 관련된 발명을 한 뒤 기관장에게 신고하지 않았더라도 그 발명이 특허를 받을 수 없는 정도라면 업무상 배임죄가 성립하는지 여부입니다.

 

3. 법원 판결

 

1심 법원은 위 연구원에게 업무상 배임, 사기 등 혐의 인정 + 징역 2 + 집행유예 3년을 선고했으나, 항소심 재판부는 업무상 배임을 무죄로 판단하고, 징역 16 + 집행유예 3년으로 감형하였습니다. 대법원은 2심 판결을 그대로 승인했다 합니다.

 

대법원은 업무상 배임혐의를 무죄로 판단한 이유로, "공무원 연구원이 B사에 제공한 정보는 해당 기술분야에서 통상적 지식을 가진 자는 어렵지 않게 발명할 수 있는 것으로, 특허를 받을 수 없는 경우에 해당될 가능성이 있다. 그와 같이 특허를 받을 수 없다고 판단하여 직무발명을 신고하지 않은 경우를 신고의무를 이행하지 않은 '임무위배' 행위로 볼 수 없다"고 판시했다고 합니다.

 

4. 실무적 포인트

 

발명은 "창작"이므로, 발명을 창작하는 순간 기존에 없던 새로운 무형재산이 발생합니다. 사용자에게 없었던 것으로 발명자가 원시적으로 권리를 취득합니다. 사용자 자산을 활용했다는 점, 급여를 받았다는 점, 발명진흥법에 따라 그 발명을 사용자에게 신고할 의무가 있다는 점 등과는 구별되는 포인트입니다.

 

직무발명은 승계 전에는 사용자 소유 무형재산이 아닙니다. 따라서 사용자에게 직무발명을 신고를 하지 않고 외부로 빼 돌린 경우, 발명자는 자기가 보유한 무형재산을 처분한 것이지 사용자의 무형재산을 유출한 것이 아닙니다. 대법원 판례는 영업비밀 침해행위에 해당하지 않는다고 밝히고 있습니다.

 

그러나, 발명자가 발명진흥법과 직무발명 관리규정에 따라 직무발명 신고의무를 부담하는 경우 미신고 행위는 배임에 해당한다는 대법원 판결입니다. 반대로 사용자가 직무발명 관리규정을 마련해 시행하지 않았던 경우라면 업무상 배임조차 인정되지 않는다는 것이 종전 대법원 판결입니다.

 

그런데, 이번에 나온 대법원 판결은 여기서 더 나아가 직무발명이 특허를 받을 수 없는 정도라면 사용자에게 신고하지 않았다고 해도 업무상 배임죄로 처벌할 수 없다는 취지입니다.

 

보도기사와 같이 특허등록 가능성에 따라 배임여부를 판단한다면 현실적으로 직무발명자에게 배임의 책임을 물을 수 있을지 심히 의심스럽습니다. 대법원 판결뿐만 아니라 하급심 판결까지 입수하여 신중하게 살펴보아야 할 것 같습니다.

 

작성일시 : 2016.06.15 14:11
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-- 영업비밀, 비밀정보 유출분쟁 사례연구 및 대응방안 세미나 발표자료 --

 

많은 비용과 시간을 투입하여 연구개발하고 축적한 기술정보, 제품개발 정보, 구매 및 마케팅 정보, 인허가 자료 등 성과를 내부 직원이 경쟁회사로 이직하거나 창업하면서 순식간에 유출되거나 공개되어 그 비밀가치를 상실하는 사례가 빈번합니다. 어느 기업이나 영업비밀, knowhow 등 무형자산을 잘 보호하는 것은 매우 중요합니다.

 

반면, 근로자의 전직할 자유, 창업할 자유는 헌법상 기본권으로 최대한 보장되어야 합니다. 이와 충돌하는 영업비밀 보호이익과 합리적 balance를 유지하는 것이 핵심인데, 법원에서 실무상 채택한 기준은 무엇인지 알고 있어야 할 것입니다. 또한, 기술도입 후 독자적 연구개발을 둘러싼 충돌을 해결하는 방안도 필요합니다. 다양한 이슈와 복잡한 문제가 많습니다만, 그 중에서 특히 실무적으로 중요한 포인트 중심으로 정리한 세미나 자료를 첨부합니다.

 

첨부: 세미나 발표자료

기술유출, 영업비밀 침해에 대한 법적대응방안_김국현 세미나 발표자료.pdf

 

작성일시 : 2016.05.16 10:05
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-- 비자발적 퇴직자의 영업비밀보호약정과 전직금지약정의 실효성 -- 

 

법적 말 장난처럼 보일 수도 있지만, 영업비밀보호약정과 전직금지약정은 다릅니다. 그런데, 퇴직자가 경쟁회사에 취업하여 종전과 같은 업무에 종사한다면 종전 회사에서 재직 중 알게 된 영업비밀을 사용하거나 또는 개시할 개연성이 높습니다. 소위 전직으로 인한 영업비밀의 개시불가피론(doctrine of inevitable disclosure)입니다.

 

따라서 종전 회사의 영업비밀을 보호하려면 종업원이 경쟁업체에 취업하는 것을 금지하는 것 이외에 다른 방법이 없습니다. 전직금지의무를 부과해야만 합니다. 이와 같은 경우에는 영업비밀보호의무와 전직금지의무가 중첩되는 결과를 낳습니다.

 

비자발적 퇴직자도 회사의 영업비밀을 보호해야 할 의무가 있습니다. 경쟁업체 전직으로 그 영업비밀을 침해하였거나 침해할 우려가 높은 경우라면 비자발적 퇴직자라고 하더라도 전직금지를 요구할 수 있습니다. 전직금지가 불가피한 경우에도 종업원의 전직자유에 관한 기본권을 심각하게 침해하지 않도록 적절한 대상(代償)조치와 이익 균형이 필요할 것입니다.

 

위와 같은 특별한 경우를 제외하면, 경쟁업체로 전직하더라도 영업비밀을 누설하거나 사용하지 않는다면 영업비밀보호약정을 위반한 것이 아닙니다. 전직금지약정을 위반한 것인지 여부만 문제됩니다.

 

앞선 블로그에서 설명한 것처럼, 사용자가 종업원 의사와 무관하게 퇴직시킨 경우라면 사용자와 종업원 사이에 경쟁업체 전직금지약정이 있다고 하더라도 비자발적 퇴직자의 경쟁업체로의 전직을 금지할 수 없다 할 것입니다.

 

참고로 미국판결을 간략하게 소개합니다. 펜실베니아 주 항소법원은 실적부진을 이유로 퇴직시킨 vice president가 경쟁업체로 이직한 사건에서 퇴직 전 자발적으로 서명한 명시적 전직금지 계약에도 불구하고, '비밀유지약정만으로 사용자의 이익을 보호하는데 충분하고 비자발적 퇴직자에게 경쟁업체 전직금지의무까지 부과할 수 없다'고 판결하였습니다.

 

판결문 중에서 흥미로운 부분 "it clearly suggests an implicit decision on the part of the employer that its business interests are best promoted without the employee"을 보면, 사용자가 종업원을 회사이익에 별 도움이 되지 않는다고 생각하여 사직하게 한 다음에 퇴직자가 경쟁회사로 전직하면 손해가 된다고 주장하는 것은 앞뒤가 맞지 않는다고 본 것입니다.

 

나아가 미국법원은 당사자가 체결한 전직금지계약에서 "for whatever reason whatsoever"와 같이 퇴직이유를 불문하고 경쟁업체 전직금지의무를 인정한다는 부담한다는 명시적 계약조항이 있다고 하더라도 마찬가지라고 판결하였습니다.

 

이와 같이 미국판례는 비자발적으로 퇴직한 종업원에게 bad faith, 경쟁회사에 취직하여 종전 회사의 이익을 침해하려는 악의가 없는 경우에는 전직금지약정을 준수할 것을 강제할 수 없다는 입장입니다.

 

정리하면, (1) 구조조정 등 사유로 비자발적으로 퇴직한 경우에도 회사의 영업비밀보호의무는 있습니다. (2) 경쟁회사 전직금지 이외에 다른 대안이 없다면 일정한 대가지급 등 특별한 요건을 갖춘다면 전직금지의무도 인정됩니다. (3) 특별한 사정이 없다면 전직금지약정이 있다 하더라도 비자발적 퇴직자의 경우에는 그 효력을 인정받기 어려울 것입니다.

작성일시 : 2016.01.08 11:42
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구조조정 등으로 인한 비자발적 퇴직자와 경쟁업체 전직금지약정의 효력

 

경기저하와 구조조정으로 인한 인력감축 뉴스가 빈번합니다. 본인의사와 상관없이 퇴직하는 경우에도 경쟁회사에 취업하지 않겠다는 전직금지 서약서를 반드시 지켜야 할까요? 비자발적 퇴직자에게 전직금지약정을 강제하기 어렵습니다. 회사에서 퇴사를 강요하는 한편으로 동종업계 경쟁업체에 취직하지 말라고 요구한다면 근로자의 직업선택의 자유, 전직의 자유 등 기본권을 과도하게 제한하는 것입니다. 그와 같은 전직금지약정은 형평과 정의에 반하여 무효인 계약입니다.

 

참고로 아래 판결을 소개합니다. 구조조정 사례는 아니지만 대구지방법원 2012. 4. 30. 2012카합103 결정문에는 전직금지약정의 효력을 인정하지 않는 근거를 자세하게 설시하고 있습니다. 그 취지는 인력구조조정 사안에도 동일하게 적용된다 할 것입니다.

 

갑이 영어학원을 운영하면서 을, 병과 전직금지약정이 포함된 업무위임계약을 체결하였는데, 을이 퇴직 후 갑에 의하여 설립되어 위 영어학원 영업 일체를 양수한 정 주식회사 분원 맞은편 빌딩에서 영어학원을 개원하여 운영하고, 병도 퇴직 후 을이 개원한 학원에 근무하며 강의를 하자, 정 회사가 을, 병을 상대로 전직금지약정 위반이라고 주장한 사안에서, 법원은 위 약정이 아무런 대가 없이 을, 병에게 의무만 부과하는 것이었던 점, 피고용자 지위에 있던 을, 병이 약정 체결을 거절하기 어려웠을 것으로 보이는 점, 회사의 영업비밀 등에 관한 구체적 소명이 부족한 점, 을과 병의 퇴직 경위에 특별히 배신성이 엿보이지 않는 점 등에 비추어 위 약정은 헌법상 보장된 근로자의 직업선택 자유와 근로권 등을 과도하게 제한하거나 자유로운 경쟁을 지나치게 제한하는 것이므로, 민법 제103조에서 정한 선량한 풍속 기타 사회질서에 반하는 법률행위로서 무효라고 판단하였습니다.

 

위 결정문 중 요지를 인용하면 다음과 같습니다. "사용자와 근로자 사이에 경업금지약정이 존재한다고 하더라도, 그와 같은 약정이 헌법상 보장된 근로자의 직업선택의 자유와 근로권 등을 과도하게 제한하거나 자유로운 경쟁을 지나치게 제한하는 경우에는 민법 제103조에 정한 선량한 풍속 기타 사회질서에 반하는 법률행위로서 무효라고 보아야 하며, 이와 같은 경업금지약정의 유효성에 관한 판단은 보호할 가치 있는 사용자의 이익, 근로자의 퇴직 전 지위, 경업 제한의 기간·지역 및 대상 직종, 근로자에 대한 대가의 제공 유무, 근로자의 퇴직 경위, 공공의 이익 및 기타 사정 등을 종합적으로 고려하여야 한다(대법원 2010. 3. 11. 선고 200982244 판결 등 참조)

 

전직금지약정이 근로자에게만 희생을 강요하는 불공평한 계약이 되지 않기 위하여는 전직이 금지되는 기간 동안 또는 그 이전에라도 근로자가 부담하는 의무에 대응하는 어느 정도의 보상이 제공될 필요가 있음에도 신청인은 이에 대한 아무런 대가 없이 피신청인들에게 일방적으로 의무만을 부담시키는 이 사건 전직금지약정을 체결한 점, 피고용자의 지위에서 위 전직금지약정의 체결을 거절하기는 어려웠을 것으로 보이는 점, 신청인만이 가지는 것으로 피신청인들에게 전달 내지 개시되었다고 볼 만한 영업비밀이나 독특한 지식 또는 정보에 관한 구체적인 소명이 부족한 점, 피신청인은 관계가 해소되면서 퇴사한 것으로 보이고 후임자에게 업무인수까지 하고 퇴사하는 등 그 퇴직 경위에 있어서 특별한 배신성은 엿보이지 않는 점 등에 비추어 보면, 이 사건 전직금지약정은 헌법상 보장된 근로자의 직업선택의 자유와 근로권 등을 과도하게 제한하거나 자유로운 경쟁을 지나치게 제한하는 것으로, 민법 제103 소정의 선량한 풍속 기타 사회질서에 반하는 법률행위로서 무효라고 봄이 상당하다."

 

작성일시 : 2016.01.04 12:00
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-- 비밀관리 부실로 영업비밀성 부정 but 자료유출에 대한 업무상 배임 사안에서 손해배상 책임 - 대구고등법원 2015. 8. 20. 선고 2015473 판결 -- 

 

종래 블로그 영업비밀침해 분쟁에서 비밀관리 요건에서 비밀관리 부실을 이유로 영업비밀 보호요건을 충족하지 못했으나 영업상 중요자산을 퇴직하면서 외부로 무단 유출한 행위를 업무상 배임행위로 본 판결을 첨부하여 소개하였습니다. 위 판결 중 손해배상의 범위에서 영업비밀 침해의 경우와 배임행위를 비교하여 살펴보겠습니다.

 

1.    회사의 자료유출과 배임죄 

 

"(1) 회사직원이 영업비밀을 경쟁업체에 유출하거나 스스로의 이익을 위하여 이용할 목적으로 무단으로 반출하였다면 그 반출 시에 업무상배임죄의 기수가 되고, (2) 영업비밀이 아니더라도 그 자료가 불특정 다수의 사람에게 공개되지 않았고 사용자가 상당한 시간, 노력 및 비용을 들여 제작한 영업상 주요한 자산인 경우에도 그 자료의 반출행위는 업무상배임죄를 구성하며, (3) 회사직원이 영업비밀이나 영업상 주요한 자산인 자료를 적법하게 반출하여 그 반출행위가 업무상배임죄에 해당하지 않는 경우라도 퇴사 시에 그 영업비밀 등을 회사에 반환하거나 폐기할 의무가 있음에도 경쟁업체에 유출하거나 스스로의 이익을 위하여 이용할 목적으로 이를 반환하거나 폐기하지 아니하였다면, 이러한 행위는 업무상배임죄에 해당한다(대법원 2008. 4. 24. 선고 20069089 판결)"

 

, 문제된 정보자료가 영업비밀에 해당하지 않더라도, 또한 재직 당시 소지 또는 외부 반출까지는 업무상 필요한 행위로 배임행위에 해당하지 않는 경우라도, 그 이후 퇴사 시에 그 정보자료를 회사에 반환하거나 폐기할 의무가 있음에도 하지 않았다면 그 때부터 업무상 배임죄에 해당한다는 것이 대법원 판결입니다.

 

다만, 업무상 배임죄는 고의를 요건으로 하므로, 회사에서 퇴직자에게 보유하고 있는 회사자료의 반환이나 폐기를 요구하는 퇴직처리 절차가 있거나 또는 사후적으로 그와 같은 유사한 절차를 거친 경우 등 자료반환 및 폐기의무를 알고 있었다는 점을 입증해야만 퇴사자에게 그 책임을 물을 수 있을 것입니다.

 

종래 블로그 글에서 배임의 고의를 인정할 수 없다는 이유로 퇴사자의 업무상 배임죄 책임을 부인한 대법원 판결을 자세하게 소개한 바 있습니다.

 

2.    업무상 배임의 불법행위와 손해배상책임

 

"불법행위로 인한 손해배상청구소송에서 재산적 손해의 발생 사실은 인정되나 구체적인 손해의 액수를 증명하는 것이 사안의 성질상 곤란한 경우, 법원은 증거조사의 결과와 변론 전체의 취지에 의하여 밝혀진 당사자들 사이의 관계, 불법행위와 그로 인한 재산적 손해가 발생하게 된 경위, 손해의 성격, 손해가 발생한 이후의 여러 정황 등 관련된 모든 간접사실을 종합하여 손해의 액수를 판단할 수 있다.

 

이러한 법리는 자유심증주의 아래에서 손해의 발생사실은 입증되었으나 사안의 성질상 손해액에 대한 입증이 곤란한 경우 증명도, 심증도를 경감함으로써 손해의 공평 타당한 분담을 지도원리로 하는 손해배상제도의 이상과 기능을 실현하고자 함에 그 취지가 있는 것이지 법관에게 손해액의 산정에 관한 자유재량을 부여한 것은 아니므로, 법원이 위와 같은 방법으로 구체적 손해액을 판단함에 있어 손해액 산정의 근거가 되는 간접사실들의 탐색에 최선의 노력을 다해야 하고, 그와 같이 탐색해 낸 간접사실들을 합리적으로 평가하여 객관적으로 수긍할 수 있는 손해액을 산정해야 한다(대법원 2010. 10. 14. 선고 201040505 판결).

 

업무상 배임행위에 따른 구체적인 손해액의 산정이 어려운 이 사건에서 여러 제반 사정들을 고려하여 보면, 피고들이 배상해야 할 손해배상액을 피고 회사의 메탈제품 판매이익의 1/2에 가까운 102,000,000원으로 정함이 상당하다."

 

3.    손해배상액 산정방법

 

결국 실무적 관점에서 보면, 영업비밀 침해로 인한 손해배상청구소송이나 업무상 배임행위라는 불법행위로 인한 손해배상청구소송이나 모두 재산적 손해의 발생 사실은 인정되나 구체적인 손해의 액수를 증명하는 것이 사안의 성질상 곤란한 경우라는 이유로 법원에서 모든 증거 및 장황을 고려하여 재량으로 손해액수를 결정한다는 것입니다.

 

부정경쟁방지 및 영업비밀 보호에 관한 법률 제14조에서 영업비밀 침해로 인한 손해액 산정에 관한 특별규정을 두고 있지만, 실무적으로는 현재까지 영업비밀 침해의 경우와 업무상 배임의 불법행위의 경우에 뚜렷한 차이를 보인 사례는 없는 것 같습니다.

 

작성일시 : 2015.12.07 12:00
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-- 기술유출 또는 영업비밀 침해분쟁과 관련된 몇 가지 실무적 사항 --

 

1.     핵심 개발자가 경쟁사로 이직하면서 기술정보가 한꺼번에 유출되는 경우가 가장 치명적입니다. 현실적으로 가장 자주 발생하는 내부자 개입 기술유출입니다. 인사관리, 보안관리, 퇴직자 관리 등 사전 예방이 최선입니다. 그러나 법적 조치를 피할 수 없는 경우라면, 빨리 탐지할수록 또 필요한 대응조치를 빨리 취할수록 피해를 줄일 수 있습니다.

 

2.     상당한 노력으로 비밀로 유지 관리된 정보만을 영업비밀로 보호합니다. 평소 보안관리 시스템이 부재하거나 있었더라도 형식적이라 실제 집행이 미흡했다는 이유로 법률상 영업비밀 보호대상 자격이 없다는 판결이 많습니다. 영업비밀 요건을 충족하지 못하면 부정경쟁방지 및 영업비밀 보호에 관한 법률에서 규정한 형사처벌도 불가능하고, 사용금지, 제조판매금지, 손해배상 청구 등 민사적 구제도 불가능합니다.

 

3.     회사 직원은 회사의 기술정보, 영업비밀 등을 외부로 유출하면 안되는 의무가 있습니다. 이와 같은 주의관리 의무를 위반하여 영업비밀을 외부로 유출한 경우 업무상 배임죄에 에 해당합니다. 평소 보안관리가 조금 미흡한 탓에, 유출된 기술정보가 법률상 영업비밀 요건을 충족하지 못한 경우에도 여전히 중요한 회사영업자산으로써 이를 외부로 무단 유출하여 손해를 입힌 행위는 업무상 배임에 해당합니다. 따라서, 기술유출에 관여한 직원을 형사상 업무상 배임죄로 처벌할 수 있고, 민사상 불법행위를 이유로 손해배상 책임을 물을 수 있습니다.

 

4.     그러나, 평소 비밀자료 분류나 표시도 전혀 없고, 직원 누구나 쉽게 습득하여 외부로 반출할 수 있는 등과 같은 최악의 상황, 즉 평소 보안관리 시스템이 전혀 없었거나 실제 작동하지 않았다고 볼 수 있다면, 대법원은 그와 같은 상황에서 회사정보를 유출한 직원에게 배임의 고의가 있었다고 단정할 수 없다고 판결하였습니다. , 회사자료를 외부로 무단 유출한 사실을 적발하였다고 해도, 영업비밀 침해책임을 물을 수 없고, 나아가 업무상 배임의 책임도 묻기 어렵다는 판결입니다. 유출된 정보에 대한 권리보호를 받으려면 최소한의 권리보호 요건을 갖추어야 한다는 의미입니다.

 

5.     실무적으로 연구 개발자의 퇴직 관리가 매우 중요합니다. 회사의 개발정보 자료의 유출금지뿐만 아니라 재직 시 업무상 필요로 보유하고 있던 자료의 반환 및 폐기를 요구하고 확인서를 받았다면, 직원이 사후적으로 배임의 고의를 부정하기가 매우 어렵습니다. 재직 중 적법하게 습득하여 보유하던 정보자료를 퇴직 시 반환 또는 폐기할 의무에 관련된 개정 법률안이 마련되어 국회에 제출될 정도로 현실적으로는 그 의미가 크다 할 것입니다.

 

6.     회사에서 모든 직원에게 받는 퇴직 후 일정 기간 동안 경쟁사에 취업하는 것을 금지하는 서약서는 항상 유효하다고 볼 수 없습니다. 헌법이 보장하는 기본권, 전직의 자유를 과도하게 제한하는 계약은 효력을 인정할 수 없습니다. 다수의 대법원 판결 등으로 확인된 확고한 법리입니다. 따라서, 영업비밀 또는 보호할 가치가 있는 영업자산에 해당하는 특별한 기술정보를 보유하고 있고, 그와 같은 회사의 이익은 경쟁사 전직금지를 통해서만 달성할 수 있는 경우에만 그 보호에 필요한 한도에서 전직금지 약정을 유효로 인정합니다. 결국 개발자가 퇴직한 후 경쟁사 취직을 금지할 수 있는지 여부에 관한 핵심 쟁점은, 회사의 영업비밀 존재 또는 영업비밀 요건을 충족하지 못하지만 보호가치가 인정되는 특정한 기술정보의 존재 여부로 볼 수 있습니다. 특별한 기술정보가 아니라 개발 경력자로서 업무상 자연스럽게 습득하는 정도의 기술과 knowhow라면 전직금지의 근거가 될 수 없습니다.

 

7.     기술제안 또는 공동개발 등으로 기술정보를 제공하였으나 그 후 협력관계가 중단된 경우 영업비밀 침해소지와 NDA 위반 소지가 많습니다. 기술정보 제공 전에 관련 자료를 “영업비밀원본증명” 등록한 경우라면 그 소유관계, 시점, 내용 등을 입증하기 용이합니다. 또한 통상의 NDA 계약을 체결하였다면, 협력관계 중단 시점에 그 위반소지를 객관적으로 검토하여 대응방안을 세우는 것이 바람직합니다.

 

8.     기술도입 또는 공동개발 등을 중단하였으나 그 후 유사한 제품을 발매하는 경우라면, 제공받은 기술의 무단사용, 기술탈취, 영업비밀 침해 등 불법행위가 의심됩니다. firewall” 또는 “clean room” 조치 등 적절한 대응방책이 없다면 기술탈취, 영업비밀 침해혐의를 벗어나기 쉽지 않을 것입니다. 한편, 기술 제공자가 권리침해 주장을 하는 경우, 그 권리범위가 한정되어 특정된 특허침해 주장은 기술회피 방어가 가능하지만, 그 범위가 불명확하여 기술회피 주장이 어려운 영업비밀 침해 또는 기술탈취 주장이 실무적으로 훨씬 위협적이고, 미국의 경우 실제 승소한 사례가 종종 있습니다.  

 

9.     기술제안 내용과 동일하지 않고, 개량기술로 볼 수 있는 경우에는 기술침해인지 아니면 독자 개발기술인지 판단하는 것이 매우 복잡하고 어렵습니다. 관련하여, 첫째, NDA에서 개량기술이나 관련 기술의 사용권에 관한 구체적 조항 내용이 중요합니다. 둘째, 독자개발을 주장할 수 있는 이력 등 기록관리가 중요합니다. 셋째, 외부 제3자 개발의 경우에도 관리 및 평가에 관한 인력의 firewall이 필요합니다.

 

10.  공동연구개발 프로젝트로 개발된 기술내용이 직무발명에 해당한 경우 직무발명 규정이 우선 적용될 것입니다. 항상 직무발명 관련 법규에도 유념해야 합니다. 실제 특허출원을 했는지 또는 특허등록을 했는지 여부와 상관 없이 적용될 것이므로, 실제 공동연구개발과 관련된 거의 모든 경우의 기술유출 사안에 적용할 수 있습니다. 따라서, 직무발명에 관한 발명진흥법과 특허법도 함께 검토해야 할 것입니다.

 

작성일시 : 2015.09.09 17:26
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-- 국책과제 연구결과에 대한 타 기관명의 특허출원에 발명자로 기재된 국책연구기관 소속 연구원의 법적 책임 등 Risk 검토 --

 

오늘 동아일보에 "국가 R&D 성과를 개인명의 특허… 양심불량 연구원 20 적발"이란 제목으로 감사결과 발표내용을 보도하였습니다. 국책연구기관 소속 연구원들이 대학이나 기업과 국책과제 공동연구를 수행한 후, 타 기관에서 특허출원을 하면서 발명자로 연구원 이름을 넣은 경우를 적발하였다는 것입니다. 예를 들어, KIST 소속 연구원 4명이 공동연구를 했던 대학교수들이 특허를 출원하면서 연구자 이름을 넣었고, 항우연과 철도연 소속 연구원의 경우 공동연구를 진행한 기업체에서 특허를 출원하면서 연구원을 발명자로 넣어 특허 출원하였다는 보도입니다.

 

먼저, 기사제목이 감사결과 발표내용에 맞는 것인지 의문입니다. 기사 본문은 국책연구기관 소속 연구원이 국가 R&D 성과를 연구원 개인명의로 특허 출원한 것이 아니라 제3자인 대학이나 기업에서 특허 출원하는데 발명자로 올라 있다는 것입니다. 국가 R&D 성과를 연구원 개인 명의로 특허 출원한 것과는 구별해야 할 것입니다.

 

연구원이 국가 R&D 성과를 특허 출원할 발명으로 생각했다면, 발명진흥법 제12조에서 규정한 것처럼 지체 없이 소속 연구기관에 발명완성 사실을 보고해야 합니다. 공동발명이라면 연구기관에서 공동발명에 참여한 타 기관과 공동 명의로 출원해야 옳습니다. 일단, 그와 같은 보고의무를 위반하였다는 잘못이 있습니다.

 

그러나, 적극적으로 국가 R&D 성과물을 빼돌려 본인 명의로 출원한 경우와 단순히 공동발명자 또는 공동 출원인에 해당하는 제3자가 특허출원을 하면서 타 기관의 연구원을 발명자로 기재하는 경우를 동일하게 평가하기 어렵습니다. 관련 법령이나 규정에 무관심하여 소극적으로 단순 동의한 것에 불과한 경우도 많을 것입니다.

 

국가연구개발사업 관리규정 등 관련 법령에서는, 국가 R&D 성과물을 "연구책임자나 연구원의 명의로 출원하거나 등록한 경우"에는 해당 연구원에게 국책과제 참여제한 1년의 재제처분 대상으로 규정하고 있습니다. 법령문언을 엄격하게 해석하면, 단순히 발명자로만 기재된 경우라면 위 규정의 적용대상에 해당하지 않는다고 보아야 할 것입니다. 다만, 그 가담 정도가 정범에 해당할 정도인지 등 그 구체적 사정을 파악해 보고 그 정도에 따라 참여제한 등 적절한 재제처분을 할 수 있습니다.

 

국가 R&D 관련 법령은 복잡하고 다양합니다. 가장 상위법령으로 과학기술기본법, 국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정이 있지만, 미래창조과학부, 산자부, 교육부, 중기청 등 각 부처에서 시행하는 다양한 국책연구사업에 관한 다양한 법령이 있습니다. 그러나, 그 법령명칭과 약간의 구체적 차이는 있지만 그 요지와 대부분 내용은 동일하거나 유사합니다. 연구원이 구체적 재제처분에 대해 그 부당함을 다투는 방법도 대동소이합니다.

 

국책연구기관 소속 연구원이나 대학소속 교수 또는 연구원 등이 해당 기관에 보고하지 않고 독자적으로 판단하여 제3자인 외부기업 또는 타 기관 명의로 출원되는 특허출원에서 발명자로 기재되면 복잡한 문제가 있습니다. 우선 (1) 종업원인 연구원은 직무발명을 완성하면 사용자인 소속 연구기관에 보고해야 할 법적 의무가 있습니다. (2) 통상 연구기관에서 직무발명 보고 및 승계 규정을 두고 있기 때문에 이와 같은 법적 의무를 위반하여 외부인과 같이 출원하는 행위는 업무상 배임행위에 해당합니다. (3) 공동발명자의 배임행위에 적극 가담하여 특허 받을 권리를 양수하여 단독 출원한 경우에는 그 권리승계의 효력을 인정할 수 없기 때문에 공동출원 규정 위반의 특허무효 사유가 있습니다. (4) 타 기관도 연구원의 업무상 배임행위에 가담한 공동불법행위자로서 민사상 손해배상책임뿐만 아니라 형사상 공범으로서의 책임 소지도 있습니다.

 

모두 직무발명을 전제로 한 것이므로, 해당 연구원이 진정한 직무발명자에 해당하는지 구체적으로 평가해 보는 것이 반드시 필요합니다. 진정한 직무발명자에 해당하지 않음에도 명목상 발명자로 올라 있다면 법적 책임과는 무관합니다. 공동연구 결과물에 대한 직무발명자 판단은 특허출원서 전체에 기재된 모든 내용을 기준할 것이 아니고, 특허청구범위에 기재된 각 청구항 발명을 기준으로 판단해야 합니다. 특허청구항 발명의 완성에 실질적 기여가 없었다면 공동연구 과제에 참여했다는 사실만으로 발명자가 되는 것은 아닙니다. 만약 직무발명자가 아니라면 법적 책임을 추궁할 근거는 없을 것입니다.

 

작성일시 : 2015.08.06 14:15
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-- 현대자동차 설계도면 유출사건 과거 사례 및 판결 소개 --

 

최근 언론에 공개된 자동차 설계도면 유출사건과 유사한 사례가 과거에도 있었습니다. 참고로 종래 기술유출 사안의 개요와 형사처벌에 관한 판결 요지를 간략하게 소개합니다.

 

1.    과거 현대자동차 설계도면 유출사건의 개요

 

(1)   현대자동차 연구원은 2005. 3.경 설계도면 277장 파일을 다운받아 저장한 2장의 CD를 공범 연구원을 중국회사에 넘겨주고, 피고인들은 그 대가로 금 200만 달러를 받았습니다.

(2)   또한 2005. 8.경에 추가로 현대자동차 도면 481장 파일을 다운받았으나 중국 측에서 공짜로 넘겨줄 것을 요구하자 위 컴퓨터에서 삭제하였습니다.

(3)   그러나, 2006. 12.경에 다시 현대자동차 설계도면 3,668장 파일을 다운받아 저장한 2장의 CD를 중국 회사에 넘겨주고 그 대가로 금 40만 달러를 추가로 받았습니다.

 

2.    기술유출자에 대한 수사 및 처벌 법규  

 

(1)  검찰 기소: 검찰은 기술유출 행위자에 대해 특정경제범죄가중처벌 등에 관한 법률 위반(배임)의 범죄, 부정경쟁방지 및 영업비밀 보호에 관한 법률 위반의 범죄로 수사하여 기소하였습니다.

 

(2)  관련 법령  

l  부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제18(벌칙) (영업비밀을 침해한 자는) 10년 이하의 징역 또는 그 재산상 이득액의 2배 이상 10배에 해당하는 벌금에 처한다.

l  특정경제범죄가중처벌 등에 관한 법률 제3(특정재산범죄의 가중처벌) ① 형법 … 제356(업무상의 횡령과 배임)의 죄를 범한 자는 그 범죄행위로 인하여 취득하거나 제3자로 하여금 취득하게 한 재물 또는 재산상 이익의 가액(이하 이 조에서이득액이라 한다) 5억원 이상인 때에는 다음의 구분에 따라 가중처벌한다.

1. 이득액이 50억 원 이상인 때에는 무기 또는 5년 이상의 징역에 처한다.

2. 이득액이 5억 원 이상 50억 원 미만인 때에는 3년 이상의 유기 징역에 처한다.

② 제1항의 경우 이득액 이하에 상당하는 벌금을 병과할 수 있다.

 

3.    기술유출자에 대한 형사처벌 판결

 

(1)  1 - 의정부지방법원 고양지원 2005. 5. 23. 선고 2007고합188 판결

선고: 특경법(배임) 무죄 + 인정된 죄명 업무상 배임 + 부경법위반

형량: “피고인들을 각 징역 3 6월 및 벌금 50억원에 처한다.”

(2)  2 - 서울고등법원 2008. 9. 26. 선고 20081562 판결

선고: 피고인들을 각 징역 3 6월 및 벌금 30억원에 처한다

(3)  3 - 대법원 2008. 12. 24. 선고 20089169 판결

상고 기각 (2심 판결 확정)

 

4.    기술유출자에 대한 엄벌 판결이유

 

1심 판결 - 양형 판단 범죄의 내용이 오랜 기간 고용관계를 맺어온 피해자 회사에 대한 신의성실과 배려의무를 현저히 벗어나 비난가능성이 매우 크다. 또한, 무엇보다도 우리와 경쟁관계에 있는 외국의 자동차회사에 영업비밀이 유출됨으로써 그로 인하여 피해자 회사뿐만 아니라 국가경제에 심각한 타격을 가져올 수도 있다. 그리고 영업비밀을 취득함으로써 중국회사가 얻는 재산상 이익이 막대함에도 불구하고 현재 시점에서 그 액수를 객관적으로 산정할 수 없는 관계로 위 각 업무상 배임죄가 범죄수익은닉의 규제 및 처벌 등에 관한 법률상의 적용대상인 특정범죄에 해당되지 않아 그 범죄수익을 추징할 수 없는 점을 고려하여 벌금형을 병과하기로 한다.”

 

작성일시 : 2015.07.20 11:54
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