디자인__글36건

  1. 2019.11.04 특허청 산업재산경찰 특별사법경찰 직무범위 확대 – 2019. 3. 19. 시행
  2. 2019.01.14 [영업비밀분쟁] 영업비밀 침해 사안 영업비밀침해죄, 업무상배임죄 2018년 선고 형사판결 사례 - 형사처벌 수위
  3. 2017.11.25 [중국지재권침해분쟁] 특허청의 중국 상표분쟁 대응방안 가이드북 소개
  4. 2017.11.25 [중국지재권침해소송] 중국 반부정당경쟁법(부정경쟁방지법) 개정법 주요내용
  5. 2017.11.20 [침해금지가처분 – 8] 특허, 상표 등 지식재산권 침해금지가처분 소송실무 및 사례연구
  6. 2017.11.20 [침해금지가처분 – 7] 특허, 상표 등 지식재산권 침해금지가처분 소송실무 및 사례연구
  7. 2017.11.20 [침해금지가처분 – 6] 특허, 상표 등 지식재산권 침해금지가처분 소송실무 및 사례연구
  8. 2017.11.20 [침해금지가처분 – 5] 특허, 상표 등 지식재산권 침해금지가처분 소송실무 및 사례연구
  9. 2017.11.20 [침해금지가처분 – 4] 특허, 상표 등 지식재산권 침해금지가처분 소송실무 및 사례연구
  10. 2017.11.20 [침해금지가처분 – 2] 특허, 상표 등 지식재산권 침해금지가처분 소송실무 및 사례연구
  11. 2017.11.20 [침해금지가처분 – 1] 특허, 상표 등 지식재산권 침해금지가처분 소송실무 및 사례연구
  12. 2017.11.17 단체급식용 식판세척기 상품형태 모방 + 그 부품의 디자인 대상 침해금지 및 손해배상청구 소송 항소심: 특허법원 2017. 10. 27. 선고 2016나2014 판결
  13. 2017.10.11 [손해배상 – 8] 미국 특허소송에서 패소한 국내회사에 대해 거액의 손해배상 명령 미국판결의 국내법상 승인 및 집행 - 대법원 2015. 10. 15. 선고 2015다1284 판결
  14. 2017.10.11 [손해배상 – 7] 퍼스트 제네릭의 특허침해와 특허권자의 오리지널 보험약가 인하로 인한 손해배상 책임 부인 – 올란자핀 (자이프렉사) 사건 항소심 판결
  15. 2017.10.11 [손해배상 – 6] 제약분야 특허침해 손해배상액 산정 사례 – 서울지방법원 2015. 6. 19. 선고 2014가합526972 판결
  16. 2017.10.11 [손해배상 – 5] 손해배상액 산정을 로열티 기준과 일실이익 기준에 따라 할 때 손해배상액이 달라지는 사례 – 의료기구 인공심장용 대동맥판막 스텐트 특허침해사건 판결
  17. 2017.10.11 [손해배상 – 4] 제품 중 일부 구성부분에 관한 영업비밀침해 손해배상액을 구성 기여율을 적용하여 감액할 수 있는지 여부: 대법원 2014. 12. 24. 선고 2012다77761 판결 및 서울고등법원 2012. 8. 3. ..
  18. 2017.10.11 [손해배상 – 3] 특허침해, 지재권침해소송에서 손해배상액 산정방법과 국세청 업종별 수익율(100-단순경비율) 고시 자료
  19. 2017.10.11 [손해배상 – 2] 영업비밀침해로 인한 손해배상액 산정 – 찰떡파이 영업비밀 침해 사건 1심 판결 (의정부지방법원 2009가합7325)
  20. 2017.10.11 [손해배상 – 1] 지식재산권 침해로 인한 손해배상책임과 손해액산정에 관한 특칙 조항 정리
  21. 2017.09.15 대검-검찰백서 2015년 사건 (2016 연감)
  22. 2017.09.13 상품형태의 모방제품 (dead copy) 관련 부정경쟁행위에 대한 형사처벌 조항 정리
  23. 2017.09.04 유명 입시학원의 상표권분쟁 침해금지 및 손해배상청구 사건 특허법원 2017. 8. 18. 선고 2016나1158 판결
  24. 2017.08.15 상표침해 분쟁사안의 민사소송 + 형사소송 개요
  25. 2017.08.14 상표 침해분쟁 초기단계의 대응전략 및 실무적 포인트
  26. 2017.07.26 상품형태 모방행위 소위 Dead Copy 사안 (부경법 자목의 부정경쟁행위)에 대한 형사처벌 가능 개정법 2017. 7. 18. 시행
  27. 2017.07.18 저명상표의 식별력 및 명성 훼손 부정경쟁행위 인정 특허법원 판결 – 상표 분쟁에 관해 변호사에게 상담을 의뢰해야 함을 보여주는 대표적인 사건
  28. 2017.07.10 미등록 제품 디자인의 카피 분쟁 + 관련 법률규정 및 쟁점 + 실무적 대응방안
  29. 2016.10.10 캐리어 여행가방 리모와(RIMOWA) 디자인 모방 휴대폰 케이스 (차)목 부정경쟁행위 해당 + 손해배상 책임 : 서울중앙지방법원 2016. 8. 19. 선고 2015가합20914 판결
  30. 2016.06.13 서울고등법원 Trade Dress 모방분쟁에서 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (차)목의 부정경쟁행위 인정: 서울고등법원 2016. 5. 12. 선고 2015나2044777 판결

 

 

 

 

 

 

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작성일시 : 2019.11.04 08:52
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(1)   수원지방법원 2018. 10. 12. 선고 20164199 판결, 부경법위반, 징역 10, 집행유예 2년 선고

(2)   인천지방법원 2018. 9. 13. 선고 2018고단1977 판결, 부경법위반, 징역 1, 집행유예 선고

(3)   서울중앙지방법원 2018. 6. 20. 선고 2018고정1017 판결, 부경법위반, 벌금 300만원 선고

(4)   청주지방법원 2018. 6. 15. 선고 2018고단613 판결, 업무상배임, 징역 1, 집행유예 2년 선고

(5)   서울중앙지방법원 2018. 5. 23. 선고 2017고단1260 판결, 업무상배임, 부경법위반, 징역 1, 집행유예 2년 선고

(6)   수원지방법원 성남지원 2018. 5. 2. 선고 2018고정81 판결, 부경법위반, 벌금 7백만원 선고

(7)   부산지방법원 2018. 5. 10. 선고 2017고단5375 판결, 업무상배임, 벌금 4백만원 선고

(8)   창원지방법원 2018. 4. 18. 선고 2017고단1568 판결, 업무상배임, 벌금 3백만원 선고

(9)   인천지방법원 부천지원 2018. 4. 6. 선고 2018고단70 판결, 부경법위반, 징역 1 4월 선고

(10)  광주지방법원 순천지원 2018. 4. 5. 선고 2017고단2595 판결, 업무상배임, 징역 8, 집행유예 2년 선고

(11)  인천지방법원 부천지원 2018. 4. 4. 선고 2017고단2953 판결, 업무상배임, 징역 8, 집행유예 2년 선고

(12)  울산지방법원 2018. 4. 3. 선고 2017고단68 판결, 업무상배임, 징역 1, 집행유예 3년 선고

(13)  서울중앙지방법원 2018. 2. 22. 선고 2017고단3657 판결, 업무상배임, 벌금 7백만원 선고

(14)  광주지방법원 2018. 2. 22. 선고 2017고단697 판결, 부경법위반, 징역 10, 집행유예 선고

(15)  서울중앙지방법원 2018. 1. 19. 선고 20153736 판결, 부경법위반, 징역 1 6, 집행유예 선고

(16)  서울서부지방법원 2018. 1. 16. 선고 2016고단4092 판결, 업무상배임, 징역 1 6, 집행유예 선고

(17)  대전지방법원 천안지원 2018. 1. 31. 선고 2017고합107 판결, 특경법위반, 징역 5년 및 벌금 1억원 선고

 

KASAN_[영업비밀분쟁] 영업비밀 침해 사안 영업비밀침해죄, 업무상배임죄 2018년 선고 형사판결 사례 - 형사처

 

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작성일시 : 2019.01.14 09:30
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실무적으로 도움이 되는 좋은 자료입니다. 첨부한 파일을 꼼꼼하게 읽어보시기 바랍니다. 한국회사의 중국 현지 거래처에서 한국회사의 상표를 무단 등록하여 선점한 경우를 가끔 봅니다. 그와 같은 상황에 대한 해결방안을 자주 문의를 받는데, 위 특허청 자료에 상세하게 설명되어 있습니다. 참고로 위 첨부자료 중 해당 부분을 인용합니다. 자세한 내용은 특허청 자료를 살펴보시기 바랍니다.

 

 

 

첨부: 특허청 중국 상표브로커 대응 가이드북

0116-중국상표브로커대응가이드북 B5 0113.pdf

KASAN_특허청의 중국 상표분쟁 대응방안 가이드북 소개.pdf

 

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작성일시 : 2017.11.25 08:00
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중국 반부정당경쟁법(부정경쟁방지법)이 개정되어 2018. 1. 1. 시행됩니다. 개정법 중 주목할 내용을 간략하게 소개합니다.

 

1. 상품 모방 관련 부정당 경쟁행위 유형 추가 - ‘혼동하게 하는 행위’

 

개정법 제6조에 구법 제5조상의 모방행위 규정을 ‘혼동하게 하는 행위’라는 새로운 독립유형으로 규정하였습니다.

 

6조 “경영자는 다음과 같은 혼동하게 하는 행위를 함으로써 사람들로 하여금 타인의 상품이거나 타인과 특정한 관계가 있는 것으로 오인하게 하여서는 아니 된다”

① 일정 영향력을 보유한 타인의 상품 명칭, 포장, 장식 등과 동일하거나 유사한 표시를 무단으로 사용하는 행위

② 일정 영향력을 보유한 타인의 기업 명칭(약칭, 상호 등 포함), 사회조직의 명칭(약칭 등 포함), 성명(필명, 예명, 번역명 등 포함)을 무단으로 사용하는 행위

③ 일정 영향력을 보유한 타인의 도메인 네임의 주요 부분, 웹 사이트 명칭, 홈페이지 등을 무단으로 사용하는 행위

타인의 상품인 것 또는 타인과 특정한 관계가 있는 것으로 오인하게 할 수 있는 기타 혼동하게 하는 행위

 

포괄적 조항으로 그 적용범위가 상당히 광범위할 것입니다. 구체적 적용기준은 향후 판결이나 사법해석 등을 기다려 보아야 할 것입니다.

 

2. 인터넷상 부정당 경쟁행위 규제 추가

 

개정법 제12조에서 경영자가 기술수단을 이용하여 이용자 선택에 영향을 주는 방법이나 기타 방법으로 다른 경영자가 합법적으로 제공한 온라인 상품 또는 서비스의 정상적인 운영을 방해하거나 파괴하는 행위를 새로운 부정당 경쟁행위의 유형으로 규정하였습니다. 다음과 같은 4가지 행위 유형입니다.

① 다른 경영자의 동의 없이 해당 경영자가 합법적으로 제공한 온라인 상품 또는 서비스에 자신의 링크를 삽입하여 강제적으로 다른 페이지로 전환하게 하는 행위

② 사용자를 오도, 기망, 강박하여 타인이 합법적으로 제공한 온라인 상품 또는 서비스를 수정, 종료, 내리게 하는 행위

③ 악의적으로 다른 경영자가 합법적으로 제공한 온라인 상품 또는 서비스에 대하여 호환이 되지 않도록 설정하는 행위

④ 다른 경영자가 합법적으로 제공한 온라인 상품 또는 서비스의 정상적인 운영을 방해하거나 파괴하는 기타 행위

 

마찬가지로 포괄적 규정으로 그 적용범위가 상당히 광범위할 것입니다. 구체적 적용기준과 범위는 향후 판결이나 사법해석 등을 기다려 보아야 할 것 같습니다.

 

KASAN_중국 반부정당경쟁법(부정경쟁방지법) 개정법 주요내용.pdf

 

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작성일시 : 2017.11.20 07:00
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1. 사실관계

 

원고 회사는 2014. 5. 20. 단체급식용 식판세척기 식판 분리가이드에 대한 디지안 등록한 디자인권자로, 해당 디자인이 적용된 식판세척기를 생산판매하고 있습니다. 피고 회사에서 이를 모방한 피고세척기를 생산 판매하고 있으므로, 그 침해행위 및 부정경쟁행위를 중지하고, 그 조성물 및 침해행위에 제공된 조성물 등을 폐기하여야 하며, 이로 인하여 원고가 입은 손해를 배상하라는 침해소송을 제기하였습니다.

 

 

2. 부품에 관한 상품형태 모방 부정경쟁행위 성립여부 판결요지

 

부정경쟁방지법 위반 여부에 관하여 먼저 제2조 제1 ()목 상품형태모방행위가 있는지 본다. 상품의 형태란 상품의 전체적인 외관이 가진 형태를 의미하고, 상품의 형태의 일부분인 경우에도 그것이 독립적인 거래의 대상이 되지 않고 단지 해당 상품의 일부분을 구성함에 지나지 않는다면, 그 일부분에상품의 형태의 특징이 있고 그 일부분에 대한 모방이 상품의 전체적인 외관이 가진 형태를 모방하는 것과 실질적으로 동일시할 수 있는 등의 특별한 사정이 없는 한 원칙적으로상품의 형태에 해당하지 아니한다.

 

구체적으로 구성내지은 독립적 거래의 대상이 되지 않거나 수요자의 주목을 끌지 못하는 내부구조에 불과하여상품의 형태에 해당한다고 할 수 없고, 구성는 이를 모방하더라도 부정경쟁행위가 될 수 없는통상 형태에 불과하며, 구성 ⑦, ⑧은 피고 세척기가 그와 실질적으로 동일한 형태를 모방하고 있다고 보기 어렵다. ⑤, ⑥과 관련하여서는 피고 세척기가 이와 동일한 형태를 갖고 있다고 볼 수 있기는 하나, 그 일부분에 대한 모방이 상품의 전체적인 외관이 가진 형태를 모방하는 것과 실질적으로 동일시할 수 있다고 보기 어렵다.”

 

3. ()목의 부정경쟁행위 일반조항 적용여부 판결요지

 

부정경쟁방지법 위 동조 제1 ()목 타인의 성과 등 무단사용행위에 해당한다고 판단하기 위하여는 구체적으로상당한투자나 노력에 의해 만들어진 성과이여야 하는 바, 원고가상당한 정도의 투자나 노력을 들였다고 인정하기에 부족할 뿐만 아니라, 각 구성들의 내용에 비추어 볼 때 그 기술적 난이도가 그다지 높아 보이지도 않는다.

 

나아가 특허 등의 기술정보는 모두 원칙적으로 제3자에 의해 자유롭게 접근되어 실시될 수 있는 이른바공공영역(public domain)에 속한다고 보아야 할 것이고, 이를 이용하는 행위를법률상 보호할 가치가 있는 이익을 침해하는 행위라거나공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는 방법으로 사용한 행위로 평가할 수 없다.”

 

4. 등록 디자인권 침해 판결요지

 

디자인의 유사 여부를 판단함에 있어는 공지 부분의 중요도를 낮게 평가하여야 할 것인데, 날개부가 몸체 중 어느 정도의 위치에 위치하는지 여부는 공지기술이므로 유사여부 판단에 있어서 그 중요도를 낮게 평가한다. 한편 양 디자인의 절개부에 초점을 맞추어 전체적으로 형태를 대비하면, 양 디자인 3개의 동심원을 배치하되 가장 바깥쪽의 동심원의 우측 하단에 위치한 약 1/4 부분을 일부 절개하는 형태로 형성한 점, 가장 바깥쪽에 위치한 원은 우측 하단 약 90도 부분의 날개의 폭이 감소하여 이 부분에서 비대칭적이면서 균형이 무너진 듯한 느낌을 주며, 절개부가 끝나는 위치에서 절개되지 않은 부분과 단차를 이루면서 다시 만나게 되어 이 부분이 균형이 다시 회복되는 느낌을 준다는 점에서 관찰자에게 주는 심미감이 공통되므로 피고의 행위는 이 사건 등록디자인권의 대한 침해행위에 해당한다.”

 

5. 장래 침해금지 명령 + 침해 완성품, 반제품, 설비 폐기 명령 + 손해배상

 

따라서 피고는 해당제품을 생산, 사용, 설치, 양도, 대여, 전시, 판매, 배포하여서는 아니 되고, 피고의 공장, 사무소, 창고, 영업소에 보관하고 있는 제품의 완성품, 반제품, 시제품 및 위 제품의 생산에만 사용되는 설비를 각 폐기할 의무가 있다.

 

손해배상에 관하여 피고가 판매한 침해품의 수량은 총 135개이고, 원고의 판매단가는 180,000, 침해시점과 가까운 시점의 원고의 당기영업이익률이 22.75%인 사실이 인정되므로 산정된 손해액은 5,528,250(= 135 × 단가 180,000 × 당기영업이익률 22.75%)이 됨은 계산상 명백하다.”

 

디자인 등록 대상은 식판세척기 전체가 아니라 그 일부분인 식판분리기 부품   

 

첨부: 특허법원 2017. 10. 27. 선고 20162014 판결

특허법원 2016나2014 판결 .pdf

KASAN_단체급식용 식판세척기 상품형태 모방 그 부품의 디자인 대상 침해금지 및 손해배상청구 소송 항소심.pd

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작성일시 : 2017.11.17 19:00
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외국법원 판결을 우리나라에서 승인 및 집행할 수 있는지 관한 법령과 판결 등을 블로그 글로 소개한 적이 있습니다. 새로운 내용은 아니지만, 미국특허소송에서 패소한 국내중소기업에 대해 $1100만불이라는 거액의 손해배상 판결을 우리나라 법원에서 승인하고 집행을 허용한다는 대법원 판결을 소개합니다.

 

미국특허소송에서 배심재판 결과 침해자에게 거액의 손해배상액이 인정되는 경우가 많습니다. 그와 같은 거액의 손해배상액은 우리나라 법상 인정되어서는 안된다고 다투는 경우가 대부분입니다. 첨부한 하급심 판결에서 보듯 이 사건에서도 주된 쟁점은 손해배상액 산정 문제입니다.

 

1. 특허침해자의 주장 요지 

 

미국 판결은 특허가 제품 중 일부에만 관련된 특허임에도 미국에서도 적용을 자제하는 추세인 전시장가치법(The Entire Market Value Rule, EMVR)에 따라 제품의 전체 판매가격을 기준으로 손해를 산정함으로써 실제 손해(특허침해와 관련된 부분)를 넘어서는 손해 또는 비경제적 손해를 손해액에 포함시켰으므로 손해의 범위를 상당인과관계 있는 통상손해로 한정하는 우리나라 민법과 특허법 및 우리나라 대법원의 태도에 반하고, 제한배상주의를 취하고 있는 민사소송법 217, 217조의2, 우리나라 민사법, 국제사법 32조 4 및 ‘WTO 무역관련 지적재산권에 관한 협정(TRIPs)'에도 반한다.”

 

2. 대법원 판결 요지

 

민사소송법 제217조의2 제1은 “법원은 손해배상에 관한 확정재판 등이 대한민국의 법률 또는 대한민국이 체결한 국제조약의 기본질서에 현저히 반하는 결과를 초래할 경우에는 해당 확정재판 등의 전부 또는 일부를 승인할 수 없다.”라고 규정하고 있는데, 이는 징벌적 손해배상과 같이 손해전보의 범위를 초과하는 배상액의 지급을 명한 외국법원의 확정판결 또는 이와 동일한 효력이 인정되는 재판의 승인을 적정 범위로 제한하기 위하여 마련된 규정이므로, 외국법원의 확정재판 등이 당사자가 실제로 입은 손해를 전보하는 손해배상을 명하는 경우에는 민사소송법 제217조의2 제1을 근거로 승인을 제한할 수 없다.

 

이 사건 미국판결에서 인정된 손해액은 모두 전보적 손해배상액에 해당하고 제재적 성격의 손해액이 포함되어 있지 않은데, 민사소송법 제217조의2의 입법 취지가 징벌적 손해배상이 아닌 전보적 손해배상의 경우에도 손해액이 과다하다는 이유만으로 외국판결의 승인을 제한할 수 있도록 한 것이라고 볼 수 없는 점 등에 비추어, 이 사건 미국판결이 인정한 손해액이 전보배상의 범위를 초과한다거나 이 사건 미국판결의 손해액 산정방식이 우리나라 법원에서 사용하는 방식과 본질적인 차이가 있다고 보기 어려우므로, 그에 기초하여 내려진 이 사건 미국판결을 승인하는 것이 선량한 풍속이나 그 밖의 사회질서에 어긋난다고 볼 수 없다.”

 

KASAN_미국 특허소송에서 패소한 국내회사에 대해 거액의 손해배상 명령 미국판결의 국내법상 승인 및 집행.pdf

 

 

 

작성일시 : 2017.10.11 14:00
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특허침해 제네릭 의약품의 발매로 인한 특허권자의 오리지널 제품의 보험약가 인하처분과 그로 인한 특허권자의 손해에 대한 특허침해자의 책임인정 여부는 중요한 사항입니다. 판단이 어려운 쟁점입니다. 첫 소송사례에서 서울중앙지방법원과 서울고등법원은 모두 퍼스트 제네릭 특허침해자에게 손해배상책임을 인정하지 않았습니다.

 

서울고등법원 20152040348 판결의 요지를 인용하면 다음과 같습니다. 특허침해자 퍼스트 제네릭 회사(피고)의 행위가 "최초의 원인이 되어 결과적으로 약가가 인하되기에 이르렀다고 하여, 피고의 행위와 원고(특허권자)의 손실 사이에 상당인과관계가 존재한다고 단정하기 어렵다.

 

특허쟁송의 결과와 결부되어 발생한 약가 인하 및 회복에 따른 원고의 손실은 피고의 법령에 따른 신청행위로 발단이 되었으나 보건복지부 장관의 법령에 따른 행정처분으로 인하여 발생한 것으로 볼 수 있다.

 

약가 인하로 인한 이득은 보험자인 국민건강보험공단과 보험급여의 수급자들에게 귀속되었고, 피고가 제품 판매를 통하여 취득한 이득은 특허권자에게 대하여 이루어진 배상으로 회수된 것으로 보인다.

 

특허권자에게 발생한 손실을 공익적 차원에서 보상 등의 문제로 접근할지는 별론으로 하더라도, 사회적 연대성에 기초한 의료보장 정책의 일환으로 도입된 약가 인하 제도가 법령에 따라 집행됨으로써 발생한 손실을 불법행위로 보아 피고에게 부담시키는 것은 수긍하기 어렵다."

 

첨부한 판결문을 그 용어와 표현을 유의하면서 찬찬히 읽어 보시기 바랍니다. 법리적으로 타당해 보입니다. 그러나 특허권자 보호에 미흡하고, 나아가 특허침해를 조장할 수도 있다는 치명적 문제점은 어찌 해볼 도리가 없습니다.

 

특허권자가 대법원에 상고하였습니다. 대법원도 무슨 묘안을 만들어 낼 수는 없을 것 같지만, 그래도 어떤 내용의 판결을 할지 주목됩니다.

 

KASAN_퍼스트 제네릭의 특허침해와 특허권자의 오리지널 보험약가 인하로 인한 손해배상 책임 부인 – 올란자핀 (자

 

 

작성일시 : 2017.10.11 13:00
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특허침해 및 손해배상청구 소송과 관련하여 에서 제약산업 분야에서는 의사의 처방을 통해 환자에게 투여되는 전문 의약품의 경우 국민건강보험법을 적용하는데 따른 여러 특이사항이 있습니다. 예를 들면, 특허 의약품과 침해 의약품 모두 건강보험심사평가원에 그 약가(판매가격)를 각 등재하고, 각 환자에게 투여된 일시, 수량, 금액을 기록으로 남깁니다. , 의약품의 최종 소비자인 환자에게 판매된 수량, 금액, 일시 등 판매실적이 공적 기록으로 남습니다. 뿐만 아니라 그 이전 단계인 제품생산에 관한 기록, 제품 출하 등 유통에 관한 기록도 모두 있습니다.

 

또한 특허 침해품(제네릭)이 시장에 출시되면서 특허제품의 독점상태가 무너지면 즉시 특허제품의 판매가격(약가)을 강제로 인하합니다. 특허제품 약가를 제네릭 발매일로부터 첫 1년 동안 기존 금액의 80%로 조정하므로, 특허침해품이 발매되면 침해 발생 전 특허제품의 판매수량을 그대로 유지하더라도, 특허침해품 발매개시만으로도 특허제품의 기존 매출액 20%가 순식간에 사라지는 결과를 낳습니다. 특허침해로 이익의 20%가 감소하는 것이 아니라 매출의 20%가 사라지는 것입니다. 당연히 위 판결 사안에서도 똑 같습니다.

 

잘 알려져 있는 바와 같이, 우리나라 법원은 특허침해로 인한 손해배상액 산정을 하는데 있어서, 특허법 제128조 제5항의 "변론의 전취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다"는 규정을 빈번하게, 가장 자주 채택하여 활용합니다. 법원에서는 위 특허법 규정을 재판부 재량으로 특허침해 손해액을 적당히 결정할 수 있다고 해석하는 것 같습니다.

 

이와 같이 재판부 재량으로 손해액수를 적당하게 결정한 판결금액을 그 계산의 배경을 대강 짐작하여 전체적으로 수긍할 수 있는 경우도 있지만, 때로는 그와 같은 금액을 결정한 배경이나 이유를 쉽게 이해하기 어려운 경우도 있습니다. 올란자핀 자이프렉사 특허침해 손해배상 판결도 그 손해액 산정의 배경과 이유에 대해 의문이 있는 경우입니다. 물론 판결문에서 들고 있는 산정이유 자체를 이해하지 못한다는 얘기는 아닙니다.

 

법원은 위 판결에서 특허침해 당시 국세청 발표 '완제 의약품 제조업'의 표준 소득률 14.2%를 침해품의 총 매출액에 곱하여 특허침해로 인한 손해액을 산정하는 것이 타당하다고 판결하였습니다. 먼저 침해품 판매로 인한 침해자의 이익액을 규범적으로 산정하고, 그 다음 그것을 그대로 특허권자 손해액으로 인정한 것입니다. 이제까지 자주 사용된 방법으로 언뜻 문제가 없어 보이지만, 제약분야의 특이상황을 감안하면 수긍하기 어려운 점이 많습니다.

 

먼저, 국세청의 '완제 의약품 제조업'의 표준 소득률 14.2%는 특허권으로 보호받는 독점 의약품과 수많은 동일한 제품이 경쟁하고 있는 제네릭 의약품을 모두 포함하여 산정하는 것입니다. 독점제품의 수익률이 다수 경쟁제품의 평균 수익률보다 높다는 것은 상식입니다. 숫자도 독점 특허제품보다 제네릭 제품이 훨씬 많습니다. 또한, 특허침해품의 발매 즉시 특허제품의 매출 중 20%에 해당하는 약가 인하라는 고려요소도 있었습니다. 특허침해가 없었다면 얻었을 특허권자의 이익액과 특허침해자의 침해품 판매로 얻는 이익액이 같을 수 없습니다. , 다른 산업분야와 달리 제약분야에서 건강보험이 적용되는 전문의약품의 경우에는 독점 특허제품의 판매손실로 인한 손해액과 특허침해자의 침해품 판매로 얻는 이익액을 같다고 볼 수 없습니다. 이와 같은 점은 어느 정도 자명하다 싶습니다.

 

건강보험이 적용되는 전문의약품 시장은 다른 산업분야와는 분명한 차이점이 있습니다. 이와 같은 확연한 차이점, 제약산업의 특성을 전혀 반영하지 않고, 법원에서 평소 자주 사용하는 손해액 산정방식(가장 편리하고 간명한 방식이지만)을 의약분야 특허침해 손해배상청구 사건에도 똑 같이 적용하는 재판은 법원의 무심한 처사로 보입니다. 제약산업 분야의 특이한 상황과 이 분야의 상식에 맞는 합리적이고 적절한 손해액 산정방식을 모색해야 할 것입니다.

 

KASAN_제약분야 특허침해 손해배상액 산정 사례.pdf

 

 

작성일시 : 2017.10.11 12:00
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미국 델라웨어 연방지방법원에서 공표한 배심평결(verdict) 내용이 매우 흥미롭습니다. 특허침해소송은 prosthetic aortic valve stents에 관한 U.S. Patent Nos. 8,002,825 and 7,892,281의 특허권자 Edwards Lifesciences Corporation이 경쟁회사 Medtronic CoreValve LLC를 상대로 한 제기하였습니다. 치열한 다툼 끝에 배심은 특허유효 및 특허침해, 그것도 고의침해라고 평결하였습니다. 그런데, 여기서 손해배상액에 대한 평결 내용이 다음과 같습니다.

 

 

 

 

8항은 손해배상을 특허권자의 일실이익(lost profit)을 기준으로 산정한 것인데, 4천억원, 9항은 통상의 실시료(reasonable royalty)를 기준으로 산정하면 그 액수가 약 50억원이라는 것입니다. 차이가 무려 약 80배 정도입니다. 최종 배심평결은 일실이익을 기준으로 침해자에게 약 4천억원의 손해배상 책임이 있다는 것입니다.

 

미국특허법에서, 판사는 고의 침해의 경우에는 징벌적 손해배상으로서 배심평결의 손해배상액에 더하여 그 손해배상액수를 3배까지 증액할 수 있습니다. 실제로는 통상 2배 배상 판결이 많습니다. 미국법원 판사가 위 배심평결에 기초하여 최종 판결(judgment)을 한다면 3배 배상의 경우 12천억원까지 손해배상을 명할 수 있습니다. 만약, 배심이 로열티 기준으로 손해배상액을 결정했다면 3배 배상의 경우에도 최대 150억원에 해당합니다. 비교가 되지 않을 정도의 엄청난 액수 차이입니다.

 

특허침해로 인한 손해배상액 산정은 (1) 특허권자의 일실이익 기준, (2) 침해자의 부당이익 기준, (3) 통상의 로열티 기준으로 산정하는 통상 3가지 방법이 허용됩니다. 우리나라 특허법도 마찬가지이고, 미국에서도 마찬가지입니다. 그 중, 일실이익으로 산정한 손해액이 가장 고액이 될 가능성이 매우 높고, 로열티 기준으로 산정한 손해액이 가장 적습니다. 예를 들어, 침해자 부당이익을 기준으로 산정하는 경우에는 침해자의 해당 매출액에 산업 평균 이익율을 곱하여 산정하는 방법이 자주 사용되는데, 로열티 기준과 비교해보면, 실시자는 로열티를 지급한 후에도 일정한 이익이 나는 경우에만 라이선스를 체결한다고 상정하면 로열티 액수가 그 특허발명 실시로 인한 총이익액 보다 적다는 것이 당연한 구조입니다. 한편, 후발주자인 특허발명 실시자가 특허권자와 경쟁하면서 달성하는 총이익액에 해당하는 부당이익 기준과, 특허권자가 독점시장에서 특허발명 실시로 달성할 수 있는 이익을 비교한다면, 침해자 이익이 특허권자의 독점적 이익보다 적다는 것도 당연합니다. 이와 같은 특허권자의 독점적 이익 상실분이 일실이익에 해당합니다. 따라서, 일실이익이 가장 큰 액수, 침해자 이익이 그 다음, 로열티 액수가 가장 작은 액수로 볼 수 있습니다.

 

이론적 그림은 이와 같지만, 실제 사건에서는 정확한 손해액 산정이 쉽지 않습니다. 따라서, 실제 사례에서 그 산정방법에 따른 손해액 규모의 차이를 엿보기 어렵습니다. 그런데, 구체적 증거를 기초로 산정된 실제 사례에서, 일실이익 규모가 통상의 로열티 액수보다 80배나 많았다고 공표된 것은 놀라운 일입니다. 특수한 시장인 의료기구 분야에 한정된 상황일수도 있습니다만, 어찌되었든 매우 흥미롭습니다.

 

삼성과 애플 사건에서 보듯이 미국에서는 배심원 평결이 난 후 1심 법원 판결이 나오기까지 또 다시 상당한 기간이 필요합니다. 추후 고의침해에 대한 징벌적 손해액수 등을 포함한 법원판결이 나오면 그 자세한 내용을 살펴본 후, 위 손해액 산정기준에 관련하여 참고가 될만한 내용을 다시 소개해 드리겠습니다.

 

 

  KASAN_손해배상액 산정을 로열티 기준과 일실이익 기준에 따라 할 때 손해배상액이 달라지는 사례 – 의료기구 인공

 

 

작성일시 : 2017.10.11 11:00
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1. 일반 법리 대법원 2004. 6. 11. 선고 200218244 판결

 

저작권 침해사건 판결이지만, 특허권 침해 등 다른 지적재산권 침해 및 손해배상액 산정에 널리 적용될 수 있는 일반 법리를 판시한 대법원 판결입니다. 대법원은 제품의 일부에 관한 침해로 인한 손해배상액을 산정할 때 전체 제품에서 차지하는 그 침해 부분품의 그 기여율을 고려하여 손해배상액을 산정해야 한다고 판결하였습니다. 위 대법원 판결문을 인용하면 다음과 같습니다.

 

"물건의 일부가 저작재산권의 침해에 관계된 경우에 있어서는 침해자가 그 물건을 제작·판매함으로써 얻은 이익 전체를 침해행위에 의한 이익이라고 할 수는 없고, 침해자가 그 물건을 제작·판매함으로써 얻은 전체 이익에 대한 당해 저작재산권의 침해행위에 관계된 부분의 기여율(기여도)을 산정하여 그에 따라 침해행위에 의한 이익액을 산출하여야 할 것이고, 그러한 기여율은 침해자가 얻은 전체 이익에 대한 저작재산권의 침해에 관계된 부분의 불가결성, 중요성, 가격비율, 양적 비율 등을 참작하여 종합적으로 평가할 수밖에 없다."

 

2. 영업비밀 침해자의 기여율 반영 주장

 

침해자 피고는, 침해가 인정된 영업비밀은 찰떡 쿠키 중 찰떡의 제조기술인데, 판매제품 찰떡 쿠키 중 찰떡의 구성비율은 38%에 불과하고, 나아가 침해된 영업비밀 기술은 중요한 기술이 아니라는 점을 종합적으로 고려하면, 침해된 영업비밀의 기여율을 10~20% 정도로 보아야 한다고 주장합니다. 따라서 판매 제품을 기준으로 산정된 매출액에서 변동비용을 공제한 한계 이익액에 이와 같은 기여율을 곱하여 영업비밀 침해로 인한 손해배상액을 산정해야 한다는 취지입니다.

 

3. 서울고등법원 판결

 

"제품 일부가 영업비밀 침해와 관련되면 침해자가 그 제품을 제작 판매함으로써 얻은 이익 전체를 침해행위로 말미암은 이익이라고 할 수 없고, 침해자가 그 물건을 제작, 판매함으로써 얻은 전체 이익에 대한 당해 영업비밀의 침해행위에 관계된 부분의 기여율을 산정하여 그에 따라 침해행위에 의한 이익액을 산출하여야 할 것이고, 그러한 기여율은 침해자가 얻은 전체이익에 대한 영업비밀 침해에 관계된 부분의 불가결성, 중요성, 가격비율, 양적 비율 등을 참작하여 종합적으로 평가할 수 밖에 없다.

 

그러나, 침해부분이 제품 일부라 하더라도 그것이 침해자 제품의 고객 흡인력이나 구입동기의 주된 원인이 되거나 제품의 개발, 생산, 판매 등에 있어 핵심적인 기능을 발휘하는 것이라면, 그 제품 전체에 관한 이익을 그대로 산정하여야 하고, 제품을 구성하는 양적 비율, 가격 비율 등을 근거로 바로 기계적 수치를 도출하여 기여율을 고려하여서는 안될 것이다.

 

찰떡 쿠키는 일반적인 쿠키 제품에 추가된 찰떡 성분으로 말미암아 다른 제품과 차별화된 쿠키 제품으로 인식되고 있고, 피고가 이 사건 기술정보를 이용하여 찰떡 쿠키 개발에 성공하여 생산, 판매하였고, 찰떡 쿠키 중 찰떡 부분이 통상적인 쿠키와 구별되는 고객 흡인력이 없거나 구입 동기의 주된 요소가 아니라거나 개발에 중요한 것이 아니라는 증거는 없다. 따라서, 이 사건 기술정보의 기여율을 고려하여 손해배상금액에서 감액하여야 한다는 피고 주장은 받아 들일 수 없다."

 

4. 대법원 판결

 

대법원은 원심 서울고등법원 판결을 거의 그대로 승인하였습니다. , 찰떡 쿠키는 일반 쿠키에 찰떡이 추가된 제품이지만, 찰떡 성분으로 인해 차별화된 제품으로 인식되고 판매되고 있으므로 찰떡 관련 영업비밀의 기여율을 고려하여 손해배상액을 감액해야 한다는 주장은 이유 없고, 또한 침해 영업비밀은 찰떡 쿠키 중 찰떡의 제조기술이지만, 판매제품 찰떡 쿠키를 기준으로 포천공장 전체의 재료비, 노무비, 경비 합계액을 매출금액 대비 찰떡 쿠키의 매출금액 비율로 계산하여 필요, 변동경비를 산정하고, 찰떡 쿠키 제품의 매출액에서 공제하여 산정한 한계 이익액을 영업비밀 보유자의 손해배상액으로 본 것은 옳다고 판결하였습니다.

 

, 판매제품 찰떡 쿠키 중에서 그 일부에 해당하는 찰떡에 관한 영업비밀 침해를 인정한 바탕에서도, 제품의 일부 구성부분으로 한정하지 않고 제품 전체를 기준으로 매출액과 변동비용을 계산하고, 이를 기준으로 산정된 한계이익을 손해배상액을 판단한 것에 문제없다는 입장입니다. 물론 모든 사안에 적용된다는 뜻은 아니고, 본 사례와 같이 제품의 일부를 구성하는 부분이 어떤 의미를 갖는가에 달려있다 할 것입니다.

 

KASAN_제품 중 일부 구성부분에 관한 영업비밀침해 손해배상액을 구성 기여율을 적용하여 감액할 수 있는지 여부.p

 

 

작성일시 : 2017.10.11 10:00
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특허침해 등 지재권침해에 대한 손해배상청구소송에서 권리자의 정확한 손해액의 산정과 입증은 매우 어렵습니다. 우리나라 법원은 특허침해로 인한 손해배상액 산정을 하는데 있어서, 특허법 제128조 제6항의 "변론의 전취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다"는 규정을 자주 활용합니다.

 

이때 손해액 산정근거를 자세하게 밝히는 경우가 많지 않습니다. 법원은 대부분 특허침해 당시 국세청 발표 해당 업종의 단순경비율 중 기본율을 기초로 산정된 이익율(소득률)을 침해품의 매출액에 곱하여 특허침해로 인한 손해액을 산정합니다.

 

침해품 판매로 인한 침해자의 이익액을 규범적으로 산정하고, 그 다음 그것을 그대로 특허권자 손해액으로 인정하는 방식입니다. 특허로 인한 독점시장에서 얻는 이익과 침해품 출시로 인한 경쟁시장에서 침해자가 얻는 이익이 같을 수 없습니다. , 특허침해가 없었다면 얻었을 특허권자의 이익액과 특허침해자의 침해품 판매로 얻는 이익액이 같을 수 없습니다.

 

위와 같은 방법으로는 특허권자에게 충분한 손해배상을 하기 어렵습니다. 침해자는 업계평균이익만 손해배상으로 내 놓으면 되므로 특허침해를 억제할 이유가 없습니다. 특허권 보호에 미흡합니다. 그럼에도 불구하고 현실적으로 다른 대안을 찾기 어렵다는 이유로 현재 판결에서 가장 많이 사용되는 손해배상액 산정 방법입니다.

 

Pro-Patent policy, 강한 특허권 보호를 정책 슬로건으로 표방한지 꽤 오랜 시간이 흘렀습니다. 그러나 달라진 것은 없는 현실입니다. 현행과 같은 손해배상 산정방식이 고집한다면 공허한 말 장난에 그칠 것입니다. 현실에 대한 반성적 고려가 반영된다면 앞으로 특허침해 등 지재권 침해소송에서 손해배상액 산정이 크게 달라질 가능성도 있습니다.

 

KASAN_특허침해, 지재권침해소송에서 손해배상액 산정방법과 국세청 업종별 수익율(100-단순경비율) 고시 자료.p

 

 

작성일시 : 2017.10.11 09:00
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1. 손해액 산정의 기준

 

부정경쟁방지 및 영업비밀 보호에 관한 법률에서 다음과 같이 손해액 산정기준을 규정하고 있습니다. 특허법 등 지식재산권 전반에 채용된 공통된 규정입니다. 특허권 침해소송에서 손해배상액을 산정하는 것과 동일하다고 보면 될 것입니다.

 

14조의2 (손해액의 추정 등)영업비밀 침해행위로 영업상의 이익을 침해당한 자가 손해배상을 청구하는 경우 영업상의 이익을 침해한 자가 영업비밀 침해행위를 하게 한 물건을 양도하였을 때에는 제1호의 수량에 제2호의 단위수량당 이익액을 곱한 금액을 영업상의 이익을 침해 당한 자의 손해액으로 할 수 있다. 이 경우 손해액은 영업상의 이익을 침해 당한 자가 생산할 수 있었던 물건의 수량에서 실제 판매한 물건의 수량을 뺀 수량에 단위수량당 이익액을 곱한 금액을 한도로 한다. 다만, 영업상의 이익을 침해 당한 자가 영업비밀 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 사정이 있는 경우에는 영업비밀 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 수량에 따른 금액을 빼야 한다.

1. 물건의 양도수량

2. 영업상의 이익을 침해 당한 자가 그 영업비밀 침해행위가 없었다면 판매할 수 있었던 물건의 단위수량당 이익액

영업비밀 침해행위로 영업상의 이익을 침해 당한 자가 손해배상을 청구하는 경우 영업상의 이익을 침해한 자가 그 침해행위에 의하여 이익을 받은 것이 있으면 그 이익액을 영업상의 이익을 침해 당한 자의 손해액으로 추정한다.

영업비밀 침해행위로 영업상의 이익을 침해당한 자는 영업비밀 침해행위의 대상이 된 영업비밀의 사용에 대하여 통상 받을 수 있는 금액에 상당하는 금액을 자기의 손해액으로 하여 손해배상을 청구할 수 있다.

영업비밀 침해행위로 인한 손해액이 제3항에 따른 금액을 초과하면 그 초과액에 대하여도 손해배상을 청구할 수 있다. 이 경우 그 영업상의 이익을 침해한 자에게 고의 또는 중대한 과실이 없으면 법원은 손해배상 금액을 산정할 때 이를 고려할 수 있다.

법원은 영업비밀 침해행위에 관한 소송에서 손해가 발생된 것은 인정되나 그 손해액을 입증하기 위하여 필요한 사실을 입증하는 것이 해당 사실의 성질상 극히 곤란한 경우에는 제1항부터 제4항까지의 규정에도 불구하고 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다.

 

2. 실제 소송에서 가장 자주 사용된 손해배상액 산정의 기준

 

부경법 제14조의2 1, 2, 3항에 규정된 3가지 산정 방법 중 원고는 자신에게 유리한 규정을 선택할 수 있습니다. 이론적 측면에서는 제1항을 사용하여 산정하는 손해배상액이 가장 고액이므로 원고에게 가장 유리합니다. 그러나, 실제 상황에서는 여러 가지 난관이 있습니다. 그와 같은 사정 때문에 실제 소송에서 가장 자주 사용되는 방법은 제2항 규정에 따른 손해액 산정방법입니다.

 

2항은 영업비밀 침해행위로 인하여 영업상의 이익을 침해당한 자가 그 침해자를 상대로 손해배상을 청구하는 경우 영업상의 이익을 침해한 자가 그 침해행위에 의하여 이익을 받은 것이 있는 때에는 그 이익의 액을 영업상의 이익을 침해당한 자가 받은 손해의 액으로 추정한다고 규정하고 있으므로 피해자의 손해액의 추정액인 영업상의 이익을 침해한 자가 그 침해행위에 의하여 받은 이익을 산정해야 합니다. 여기에 추가로 부경법은 특칙으로 제5항을 두어 입증자료가 없거나 부족하더라도 법원이 어느 정도 범위 내에서 상당한 손해액을 인정할 수 있다고 규정하고 있습니다. 영업비밀을 침해당한 권리자에게 손해액에 관한 엄격한 증명을 요구함으로써 실질적으로 손해배상을 받지 못하게 되는 불합리한 상황을 방지하기 위한 특별 규정입니다.

 

2항에 따라 손해액을 산정하는 경우 손해액의 총액에 가장 큰 영향을 미치는 요소는 그 침해행위에 의하여 받은 이익을 어떻게 해석하여 산정하는가에 달려 있습니다. 권리자에게 가장 유리한 경우는, 침해자의 영업비밀 침해행위로 인한 매출금액에서 그 제품의 판매를 위하여 추가로 지출하였을 것으로 보이는 필요 변동 경비 등을 공제한 금액(한계이익)입니다. 위 판결 사례에서도 한계이익으로 산정하였습니다.

 

3. 구체적 사례의 손해액 산정 방법

 

. 산정기간 및 동 기간의 매출액

 

위 사건의 영업비밀의 보호기간은 2003. 6. 30.부터 3년간인 2006. 6. 30.까지고 침해자는 2005. 10.경부터 찰떡쿠키를 제조판매하기 시작하였으므로, 침해자의 영업이익의 산정기간은 2005. 10. 1.부터 2006. 6. 30.까지로 합니다. 이 기간동안의 침해자의 찰떡쿠키 매출액은 2,635,763,884원으로 산정되었습니다.

 

. 필요변동경비

 

법원은 위 산정기간 동안의 필요변동경비, , 재료비와 노무비, 경비를 포함한 제조원가를 산정할 수 있는 자료가 없으므로, 찰떡쿠키를 생산하고 있는 피고의 포천공장의 전체 제조원가를 기준으로 포천공장의 전체 매출액과 찰떡쿠키만의 매출액을 비교하여 찰떡쿠키만의 필요변동경비를 비율적으로 산정하였습니다.

 

, 찰떡쿠키의 필요변동경비는 {(찰떡쿠키의 매출액 / 포천공장 전체 매출액) × 포천공장 전체 제조원가 }로 계산됩니다.

 

. 이익액

 

산정기간동안 침해자가 받은 매출액에서 변동경비를 공제한 금액, 즉 한계이익을 이익액으로 산정하였습니다. 구체적으로 이 사건에서 침해자의 이익액은 877,216,874 { 203,220,397(2005. 10.부터 같은 해 12.까지 찰떡쿠키 매출액 977,661,615찰떡쿠키의 필요변동경비 774,441,218) + 673,996,477(2006. 1.부터 같은 해 6월까지 찰떡쿠키 매출액 1,658,102,269찰떡쿠키의 필요변동경비 984,105,792) }이 됩니다. 따라서, 영업비밀 권리자는 위 침해자의 이익으로 산정된 금액을 손해배상으로 받을 수 있습니다.

 

4. 국세청 고시 표준수익율에 의한 손해액 산정 방법

 

다른 사건에서 자주 사용되는 국세청 고시 산업별 표준수익율에 따라 손해액을 산정해 볼 수도 있습니다. 2013년 국세청 고시에 따르면 빵, , 건빵의 경우 단순경비율이 91.9%로 나와 있습니다. 이에 따라 매출액 약 26.3억원 x 표준 소득율 8.1% = 2 1천만원으로 산정됩니다. 실제 사건에서 필요변동경비를 공제하는 방식, 즉 한계이익으로 산정한 액수가 평균 표준 소득율로 산정한 방식보가 원고 권리자에게 유리하다는 점을 알 수 있습니다. 또한, 이 사건에서는 그 금액도 상당한 차이가 있습니다.

 

5. 손해액 산정의 중요성

 

위 사례에서 알 수 있는 것처럼, 손해액수를 산정하는 방법에 따라 실제 당사자에게 미치는 영향이 지대합니다. 이론적으로는 제1항에 따른 산정이 권리자에게 가장 유리한 것으로 알려져 있지만 현실 소송에서 실제 사용하는데 있어서는 수많은 난관이 있습니다. 반면 제2항에 따른 산정방식이 용이하고, 그 중에서도 국세청 고시 업종별 표준 소득율에 따른 산정방식이 가장 용이합니다. 그렇지만, 위 사례에서 비교해 보았듯이 표준소득율에 따른 손해액 산정은 그 액수가 많지 않을 수 있다는 단점이 있습니다. 최대한 다른 방식으로 산정해보고 나서 최후의 수단으로 사용하는 것이 바람직합니다.

 

KASAN_영업비밀침해로 인한 손해배상액 산정 – 찰떡파이 영업비밀 침해 사건 1심 판결.pdf

 

 

작성일시 : 2017.10.11 08:00
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1. 특허법

128(손해배상청구권 등) ① 특허권자 또는 전용실시권자는 고의 또는 과실로 자기의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자에 대하여 침해로 인하여 입은 손해의 배상을 청구할 수 있다.

② 제1항에 따라 손해배상을 청구하는 경우 그 권리를 침해한 자가 그 침해행위를 하게 한 물건을 양도하였을 때에는 그 물건의 양도수량에 특허권자 또는 전용실시권자가 그 침해행위가 없었다면 판매할 수 있었던 물건의 단위수량당 이익액을 곱한 금액을 특허권자 또는 전용실시권자가 입은 손해액으로 할 수 있다.

③ 제2항에 따라 손해액을 산정하는 경우 손해액은 특허권자 또는 전용실시권자가 생산할 수 있었던 물건의 수량에서 실제 판매한 물건의 수량을 뺀 수량에 단위수량당 이익액을 곱한 금액을 한도로 한다. 다만, 특허권자 또는 전용실시권자가 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 사정이 있으면 그 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 수량에 따른 금액을 빼야 한다.

 

④ 제1항에 따라 손해배상을 청구하는 경우 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자가 그 침해행위로 인하여 얻은 이익액을 특허권자 또는 전용실시권자가 입은 손해액으로 추정한다.

 

⑤ 제1항에 따라 손해배상을 청구하는 경우 그 특허발명의 실시에 대하여 통상적으로 받을 수 있는 금액을 특허권자 또는 전용실시권자가 입은 손해액으로 하여 손해배상을 청구할 수 있다.

 

⑥ 제5항에도 불구하고 손해액이 같은 항에 따른 금액을 초과하는 경우에는 그 초과액에 대해서도 손해배상을 청구할 수 있다. 이 경우 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자에게 고의 또는 중대한 과실이 없을 때에는 법원은 손해배상액을 산정할 때 그 사실을 고려할 수 있다.

 

⑦ 법원은 특허권 또는 전용실시권의 침해에 관한 소송에서 손해가 발생된 것은 인정되나 그 손해액을 증명하기 위하여 필요한 사실을 증명하는 것이 해당 사실의 성질상 극히 곤란한 경우에는 제2항부터 제6항까지의 규정에도 불구하고 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다.

 

2. 실용신안법, 디자인보호법 실질적으로 동일한 내용

 

3. 상표법

110(손해액의 추정 등) ① 109조에 따른 손해배상을 청구하는 경우 침해한 자가 그 침해행위를 하게 한 상품을 양도한 경우에는 그 상품의 양도수량에 상표권자 또는 전용사용권자가 그 침해행위가 없었다면 판매할 수 있었던 상품의 단위수량당 이익액을 곱한 금액을 상표권자 또는 전용사용권자의 손해액으로 할 수 있다.

② 제1항에 따른 손해액은 상표권자 또는 전용사용권자가 생산할 수 있었던 상품의 수량에서 실제 판매한 상품의 수량을 뺀 수량에 단위수량당 이익액을 곱한 금액을 한도로 한다. 다만, 상표권자 또는 전용사용권자가 해당 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 사정이 있는 경우에는 해당 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 수량에 따른 금액을 빼야 한다.

③ 제109조에 따른 손해배상을 청구하는 경우 권리를 침해한 자가 그 침해행위에 의하여 이익을 받은 경우에는 그 이익액을 상표권자 또는 전용사용권자가 받은 손해액으로 추정한다.

④ 제109조에 따른 손해배상을 청구하는 경우 그 등록상표의 사용에 대하여 통상 받을 수 있는 금액에 상당하는 금액을 상표권자 또는 전용사용권자가 받은 손해액으로 하여 그 손해배상을 청구할 수 있다.

⑤ 제4항에도 불구하고 손해액이 같은 항에 규정된 금액을 초과하는 경우에는 그 초과액에 대해서도 손해배상을 청구할 수 있다. 이 경우 상표권 또는 전용사용권을 침해한 자에게 고의 또는 중대한 과실이 없을 때에는 법원은 손해배상액을 산정할 때 그 사실을 고려할 수 있다.

⑥ 법원은 상표권 또는 전용사용권의 침해행위에 관한 소송에서 손해가 발생한 것은 인정되나 그 손해액을 증명하기 위하여 필요한 사실을 밝히는 것이 사실의 성질상 극히 곤란한 경우에는 제1항부터 제5항까지의 규정에도 불구하고 변론전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다.

 

111(법정손해배상의 청구)상표권자 또는 전용사용권자는 자기가 사용하고 있는 등록상표와 같거나 동일성이 있는 상표를 그 지정상품과 같거나 동일성이 있는 상품에 사용하여 자기의 상표권 또는 전용사용권을 고의나 과실로 침해한 자에 대하여 제109조에 따른 손해배상을 청구하는 대신 5천만원 이하의 범위에서 상당한 금액을 손해액으로 하여 배상을 청구할 수 있다. 이 경우 법원은 변론전체의 취지와 증거조사의 결과를 고려하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다.

 

② 제1항 전단에 해당하는 침해행위에 대하여 제109조에 따라 손해배상을 청구한 상표권자 또는 전용사용권자는 법원이 변론을 종결할 때까지 그 청구를 제1항에 따른 청구로 변경할 수 있다.

 

4. 부정경쟁방지 및 영업비밀 보호에 관한 법률

14조의2 (손해액의 추정 등) ① 영업비밀 침해행위로 영업상의 이익을 침해당한 자가 손해배상을 청구하는 경우 영업상의 이익을 침해한 자가 영업비밀 침해행위를 하게 한 물건을 양도하였을 때에는 제1호의 수량에 제2호의 단위수량당 이익액을 곱한 금액을 영업상의 이익을 침해 당한 자의 손해액으로 할 수 있다. 이 경우 손해액은 영업상의 이익을 침해 당한 자가 생산할 수 있었던 물건의 수량에서 실제 판매한 물건의 수량을 뺀 수량에 단위수량당 이익액을 곱한 금액을 한도로 한다. 다만, 영업상의 이익을 침해 당한 자가 영업비밀 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 사정이 있는 경우에는 영업비밀 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 수량에 따른 금액을 빼야 한다.

1. 물건의 양도수량

2. 영업상의 이익을 침해 당한 자가 그 영업비밀 침해행위가 없었다면 판매할 수 있었던 물건의 단위수량당 이익액

 

② 영업비밀 침해행위로 영업상의 이익을 침해 당한 자가 손해배상을 청구하는 경우 영업상의 이익을 침해한 자가 그 침해행위에 의하여 이익을 받은 것이 있으면 그 이익액을 영업상의 이익을 침해 당한 자의 손해액으로 추정한다.

③ 영업비밀 침해행위로 영업상의 이익을 침해당한 자는 영업비밀 침해행위의 대상이 된 영업비밀의 사용에 대하여 통상 받을 수 있는 금액에 상당하는 금액을 자기의 손해액으로 하여 손해배상을 청구할 수 있다.

④ 영업비밀 침해행위로 인한 손해액이 제3항에 따른 금액을 초과하면 그 초과액에 대하여도 손해배상을 청구할 수 있다. 이 경우 그 영업상의 이익을 침해한 자에게 고의 또는 중대한 과실이 없으면 법원은 손해배상 금액을 산정할 때 이를 고려할 수 있다.

⑤ 법원은 영업비밀 침해행위에 관한 소송에서 손해가 발생된 것은 인정되나 그 손해액을 입증하기 위하여 필요한 사실을 입증하는 것이 해당 사실의 성질상 극히 곤란한 경우에는 제1항부터 제4항까지의 규정에도 불구하고 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다.

 

5. 저작권법

125(손해배상의 청구) ① 저작재산권 그 밖에 이 법에 따라 보호되는 권리(저작인격권 및 실연자의 인격권을 제외한다)를 가진 자(이하 "저작재산권자등"이라 한다)가 고의 또는 과실로 권리를 침해한 자에 대하여 그 침해행위에 의하여 자기가 받은 손해의 배상을 청구하는 경우에 그 권리를 침해한 자가 그 침해행위에 의하여 이익을 받은 때에는 그 이익의 액을 저작재산권자등이 받은 손해의 액으로 추정한다.

② 저작재산권자등이 고의 또는 과실로 그 권리를 침해한 자에 대하여 그 침해행위에 의하여 자기가 받은 손해의 배상을 청구하는 경우에 그 권리의 행사로 통상 받을 수 있는 금액에 상당하는 액을 저작재산권자등이 받은 손해의 액으로 하여 그 손해배상을 청구할 수 있다.

③ 제2항의 규정에 불구하고 저작재산권자등이 받은 손해의 액이 제2항의 규정에 따른 금액을 초과하는 경우에는 그 초과액에 대하여도 손해배상을 청구할 수 있다.

④ 등록되어 있는 저작권, 배타적발행권(88조 및 제96조에 따라 준용되는 경우를 포함한다), 출판권, 저작인접권 또는 데이터베이스제작자의 권리를 침해한 자는 그 침해행위에 과실이 있는 것으로 추정한다.

 

125조의2(법정손해배상의 청구)저작재산권자등은 고의 또는 과실로 권리를 침해한 자에 대하여 사실심의 변론이 종결되기 전에는 실제 손해액이나 제125조 또는 제126조에 따라 정하여지는 손해액을 갈음하여 침해된 각 저작물등마다 1천만원(영리를 목적으로 고의로 권리를 침해한 경우에는 5천만원) 이하의 범위에서 상당한 금액의 배상을 청구할 수 있다.

② 둘 이상의 저작물을 소재로 하는 편집저작물과 2차적저작물은 제1항을 적용하는 경우에는 하나의 저작물로 본다.

③ 저작재산권자등이 제1항에 따른 청구를 하기 위해서는 침해행위가 일어나기 전에 제53조부터 제55조까지의 규정(90조 및 제98조에 따라 준용되는 경우를 포함한다)에 따라 그 저작물등이 등록되어 있어야 한다.

④ 법원은 제1항의 청구가 있는 경우에 변론의 취지와 증거조사의 결과를 고려하여 제1항의 범위에서 상당한 손해액을 인정할 수 있다.

 

126(손해액의 인정) 법원은 손해가 발생한 사실은 인정되나 제125조의 규정에 따른 손해액을 산정하기 어려운 때에는 변론의 취지 및 증거조사의 결과를 참작하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다.

 

KASAN_지식재산권 침해로 인한 손해배상책임과 손해액산정에 관한 특칙 조항 정리.pdf

 

 

작성일시 : 2017.10.11 07:00
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작성일시 : 2017.09.15 08:16
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1. 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 관련 규정

 

2(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "부정경쟁행위"란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위를 말한다.

. 타인이 제작한 상품의 형태(형상·모양·색채·광택 또는 이들을 결합한 것을 말하며, 시제품 또는 상품소개서상의 형태를 포함한다. 이하 같다)모방한 상품을 양도·대여 또는 이를 위한 전시를 하거나 수입·수출하는 행위. 다만, 다음의 어느 하나에 해당하는 행위는 제외한다.

(1) 상품의 시제품 제작 등 상품의 형태가 갖추어진 날부터 3이 지난 상품의 형태를 모방한 상품을 양도·대여 또는 이를 위한 전시를 하거나 수입·수출하는 행위

(2) 타인이 제작한 상품과 동종의 상품(동종의 상품이 없는 경우에는 그 상품과 기능 및 효용이 동일하거나 유사한 상품을 말한다)통상적으로 가지는 형태를 모방한 상품을 양도·대여 또는 이를 위한 전시를 하거나 수입·수출하는 행위

 

18(벌칙) ③ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다. 

1.     2조제1(아목 및 차목은 제외한다)에 따른 부정경쟁행위를 한 자

 

** 구법은 형사처벌 대상에서 제외되는 부정경쟁행위를 규정한 괄호에서 아목, 자목, 차목이 있었으나 개정법에서는 자목을 빼고 아목, 차목만 남긴 것임. 따라서 2017. 7. 18. 개정법 시행일 이후 자목의 부정경쟁행위는 제18조 제3항의 형사처벌 대상이 된 것.

 

19(양벌규정) 법인의 대표자나 법인 또는 개인의 대리인, 사용인, 그 밖의 종업원이 그 법인 또는 개인의 업무에 관하여 제18조제1항부터 제4항까지의 어느 하나에 해당하는 위반행위를 하면 그 행위자를 벌하는 외에 그 법인 또는 개인에게도 해당 조문의 벌금형을 과()한다. 다만, 법인 또는 개인이 그 위반행위를 방지하기 위하여 해당 업무에 관하여 상당한 주의와 감독을 게을리하지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다.

 

2. 코멘트

 

종래에는 타사의 상품을 그대로 모방하는 소위 dead copy 부정경쟁행위에 대해서는 민사소송을 통해 제조판매금지청구 및 손해배상청구만이 가능했습니다. 그런데 온라인이나 홈쇼핑 등을 통해 순식간에 유통되는 상품이 대부분이고, 이에 대한 민사적 구제수단만으로는 상품모방 관련 부정경쟁행위를 효과적으로 통제하기에는 부족하다는 의견이 많았습니다. 특히 제품수명이 짧은 경우라면 권리자 보호와 부정경쟁행위 규제에 충분한 수단이 되지 못했습니다.

 

이에 부정경쟁방지법에서 상품형태 모방행위 ()목의 부정경쟁행위에 대한 형사처벌이 가능하도록 제18조 벌칙조항을 개정하였습니다. 개정법 해당조항은 2017. 7. 18. 시행되었습니다. 

 

이제 타인의 상품형태를 그대로 모방하는 데드카피 부정경쟁행위에 대해서 행위자를 3년 이하 징역 또는 3천만원 이하의 벌금으로 처벌할 수 있습니다.

 

KASAN_상품형태의 모방제품 (dead copy) 관련 부정경쟁행위에 대한 형사처벌 조항 정리.pdf

 

 

작성일시 : 2017.09.13 13:29
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유명 입시학원 청솔학원이 당사자인 오래된 분쟁사안으로 언론매체에 몇 번 소개된 사건입니다. 판결문에 그동안의 분쟁경과 및 관련 사실이 잘 정리되어 있습니다. 한번 읽어 보시기 바랍니다.

 

특허법원 판결문에 유명 입시학원의 상표, 서비스표를 사용하는 대가, 즉 사용료 로열티액(평균 연간 6천만원) 관련 내용이 흥미롭습니다. 법원은 상표권자의 주장을 그대로 받아들여 사용료를 기준으로 산정한 1/2 공유자에 대한 손해배상액은 총 136,027,397입니다. 입시학원 업계에서 약 4년 동안의 상표권 침해로 인한 손해액이 약 27천만원으로 산정되었습니다.

 

참고로 손해배상액 산정에 관한 판결요지를 인용하면 다음과 같습니다.

 

원고는 소외 A에게 이 사건 제1서비스표권 중 일부를 이전등록하고, 이 사건 제2서비스표를 소외A와 함께 출원하여 이사건 제1,2서비스표를 소외 A와 공유하고 있다. 원고는 소외A가 원고의 허락 없이 서비스표의 사용을 허락하여, 피고와 소외A가 원고의 각 등록서비스표권을 침해한다는 서비스표권 침해금지 등 청구의 소를 제기하였고, 2012. 8. 17. 피고와 소외A등이 연대하여 원고에게 손해배상으로 30,000,000원을 지급한다는 화해권고결정이 확정되었다. 원고는 이 사건 화해권고결정이 확정된 후로도 피고가 원고의 동의 없이 4년 이상 이 사건 각 등록서비스표권 침해를 계속하고 있다는 이유로 침해의 중지와 침해조성물의 폐기 및 손해배상 등을 구하였다. 

 

이에 피고는 2014. 5. 27. 소외A와 동업관계에서 탈퇴하여 그 이후의 기간에 대하여 침해책임을 지지 않으며 원고가 청구하는 손해액이 과도하다고 주장한다. 그러나 세무서장들에 대한 각 과세정보제출명령 회신결과 및 은행들에 대한 각 금웅거래정보제출명령에 대한 회신결과 및 변론 전체의 취지에 비추어 피고는 이 사건 화해권고결정일 이후에도 계속하여 이 사건 서비스표를 사용하였다고 봄이 타당하다. 또한 피고의 실사용표장은 이 사건 제1,2 서비스표와 동일 또는 유사하고, 피고는 위 각 표장을 수학입시학원 등을 운영하면서 사용한바, 이는 지정서비스업중 '입시학원경영업'에 해당하므로 피고는 이 사건 화해권고결정일 후로도 이 사건 서비스표를 사용하여 각 등록서비스표권을 침해하였다.

 

따라서 화해권고결정일 이후로 피고가 사용을 중단하였음을 인정할 증거가 없고, 앞으로도 침해할 우려가 있으므로, 피고는 이 사건 서비스표를 '입시학원경영업'에 관한 간판, 블로그, 인쇄물 카탈로그 등에 표시하여서는 아니되고, 위 표장이 표시된 간판, 표찰, 인쇄물등을 각 폐기하여야 한다.

 

나아가 손해배상에 관하여 민법의 공유의 규정에 의하여 각 공유자의 지분은 균등한 것으로 추정되고, 각 공유자가 단독으로 지분에 따라 청구할 수 있다고 볼 것인데, 원고의 손해액을 구체적으로 산정하기 어렵고, 입증에 필요한 나머지 사실을 증명하기도 극히 곤란하므로 법원이 구 상표법 제67조 제5항에 따라 변론전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초해 기간, 태양, 피고가 신고한 매출액 등 변론 과정에 나타난 제반 사정을 고려하여 상당한 손해액을 인정하면, 4 195일간 계 136,027,397[= 60,000,000 × 공유지분 1/2 × (4+195/365) = 120,000,000 + 16,027,397. 원미만 버림]중 원고가 명시적으로 청구하는 손해액인 50000000원 및 이에대한 소장 부본 송달일 다음날부터 연15%의 비율로 계산한 지연손해금을 지급할 의무가 있다.”

 

첨부: 특허법원 2017. 8. 18. 선고 20161158 판결

특허법원 2016나1158 판결 .pdf

 

KASAN_유명 입시학원의 상표권분쟁 침해금지 및 손해배상청구 사건 특허법원 2017. 8. 18. 선고 2016나

 

 

작성일시 : 2017.09.04 16:00
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KASAN_상표침해 분쟁사안의 민사소송 형사소송 개요.pdf

 

 

작성일시 : 2017.08.15 17:00
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KASAN_상표 침해분쟁 초기단계의 대응전략 및 실무적 포인트.pdf

 

 

작성일시 : 2017.08.14 17:00
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종래에는 타사의 상품을 그대로 모방하는 소위 dead copy 부정경쟁행위에 대해서는 민사소송을 통해 제조판매금지청구 및 손해배상청구만이 가능했습니다. 그런데 온라인이나 홈쇼핑 등을 통해 순식간에 유통되는 상품이 대부분이고, 이에 대한 민사적 구제수단만으로는 상품모방 관련 부정경쟁행위를 효과적으로 통제하기에는 부족하다는 의견이 많았습니다. 특히 제품수명이 짧은 경우라면 권리자 보호와 부정경쟁행위 규제에 충분한 수단이 되지 못했습니다.

 

이에 부정경쟁방지법에서 상품형태 모방행위 ()목의 부정경쟁행위에 대한 형사처벌이 가능하도록 제18조 벌칙조항을 개정하였습니다. 개정법 해당조항은 2017. 7. 18. 시행되었습니다. 

 

따라서 이제 타인의 상품형태를 그대로 모방하는 데드카피 부정경쟁행위에 대해서 행위자를 3년 이하 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처할 수 있습니다.

 

상품형태 모방행위 소위 Dead Copy 사안 (부경법 자목의 부정경쟁행위)에 대한 형사처벌 가능 개정법 2017.

 

 

작성일시 : 2017.07.26 09:40
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1. 들어가며

 

저명상표의 실제적 보호는 상표 등록만으로 해결되지 않는 경우가 많습니다. 상표분쟁은 부정경쟁방지법, 저작권법 등 다양한 법률을 통해서만 실질적인 해결이 가능하기에 항상 변호사에게 상담을 의뢰해야 합니다. 이와 관련된 최신 특허법원 사건이 있어 소개 드립니다.

 

2. 저명 상표권자가 피해를 입은 이 사건의 구체적인 상황을 설명 드립니다

 

원고는 1988년 미국에서 설립되어 대한민국을 포함한 전 세계 20개 이상의 국가에서아웃백’, ‘아웃백 스테이크하우스라는 상호로 패밀리 레스토랑을 운영하는 법인입니다. 원고는 국내에서 패밀리 레스토랑 영업에 사용하는 표장에 관하여 아래 표 기재와 같이 각 서비스표(이하 이 사건 각 영업표지라고 합니다)를 출원하여 서비스표등록을 마쳤습니다.

 

 

피고들은 2011년부터 토지 및 지상 건물 등에서아웃백또는아웃백 무인텔이라는 상호로 대실이 가능한 무인 숙박시설을 운영하면서, 위 숙박시설들의 간판, 표지판 등의 외부시설 및 건물 내 안내판, 가격표, 침구류, 세면도구 등의 내부시설, 비품과 인터넷 사이트에아웃백”, “OUTBACK”,

표지(이하이 사건 각 침해표지라 합니다)를 표시하여 사용하였습니다.

 

3. 특허법원의 판시 사항을 살펴보겠습니다

 

(1) 서비스표 침해 여부에 대한 부정

 

이 사건 각 영업표지의 지정서비스업인 카페테리아업, 휴게실업, 레스토랑업 등과 이 사건 각 침해표지의 사용서비스업인 무인 숙박업이 동일, 유사한지에 관하여 보기로 한다. 지정서비스업의 유사 여부는 제공되는 서비스의 성질이나 내용, 제공방법, 서비스의 제공자 및 수요자의 범위 등 거래의 실정을 고려하여 일반 거래사회의 통념에 따라 판단하여야 한다(대법원 2005. 5. 12. 선고 20031192 판결, 대법원 2007. 6. 14. 선고 20063298 판결 등 참조). 이 사건 각 영업표지의 지정서비스업은 고객에게 의식주의 일부를 제공한다는 점에서는 서비스의 성질이나 내용이 유사하고 수요자가 공통된다고 볼 여지가 있다. 그러나양 서비스업은 서비스의 제공방법(대면 서비스와 무인 서비스), 구체적 성질, 내용이 다르고, ② 양 서비스업은 수요자 측면에서도 음식을 먹으려는 사람과 숙박을 하려는 사람으로 구분될 수 있으며, ③ 갑 제24호증의 1 내지 5, 25, 44호증 등 원고가 제출한 증거만으로는 양 서비스업의 제공이 동일한 영업주체에 의하여 이루어지는 것이 일반적인 거래실정이라거나 일반 수요자들이 통상적으로 그와 같이 생각한다고 보기 어렵다. 따라서 이 사건 각 영업표지의 지정서비스업과 이 사건 각 침해표지의 사용서비스업이 서로 유사하다고 할 수 없다. 따라서 서비스표권 침해의 나머지 요건에 대하여 더 나아가 살필 필요 없이 피고들이 원고의 등록서비스표권을 침해하였다고 볼 수 없다.”

 

(2) 부정경쟁방지법상 영업주체 혼동 여부에 대한 부정

 

부정경쟁방지법 제2조 제1 ()목은국내에 널리 인식된 타인의 성명·상호·표장 기타 타인의 영업임을 표시하는 표지와 동일하거나 이와 유사한 것을 사용하여 타인의 영업상의 시설 또는 활동과 혼동을 하게 하는 행위를 부정경쟁행위의 하나로 규정하고 있다.

타인의 영업상의 시설 또는 활동과 혼동하게 하는 행위는 영업표지 자체가 동일하다고 오인하게 하는 경우뿐만 아니라 국내에 널리 인식된 타인의 영업표지와 동일 또는 유사한 표지를 사용함으로써 일반 수요자나 거래자로 하여금 당해 영업표지의 주체와 동일, 유사한 표지의 사용자 간에 자본, 조직 등에 밀접한 관계가 있다고 잘못 믿게 하는 경우도 포함한다. 그리고 그와 같이 타인의 영업표지와 혼동을 하게 하는 행위에 해당하는 지는 영업표지의 주지성, 식별력의 정도, 표지의 유사 정도, 영업 실태, 고객층의 중복 등으로 인한 경업, 경합관계의 존부 그리고 모방자의 악의(사용 의도) 유무 등을 종합하여 판단하여야 한다(대법원 2011. 12. 22. 선고 20119822 판결 등 참조).

고객층의 중복 등으로 인한 영업의 경합 가능성이 매우 낮은 점, 원고의 영업 규모는 피고들과 비교할 수 없을 정도로 큰 점, 원고는 전국에 걸쳐 80여개 매장을 운영하면서, 유명 연예인들을 모델로 한 광고, 사회 공헌 활동 등을 통하여가족 중심적이고 자연 친화적인 패밀리 레스토랑으로서의 명성, 신용 및 소비자들로부터 높은 평가를 유지하고 있었던 점 등에 비추어 보면, 일반 수요자들이나 거래자들이 부정적인 이미지를 갖고 있는 무인 숙박업소를 원고가 직접 운영한다거나 원고와 자본, 조직 등에 있어 밀접한 관계가 있는 개인이나 법인이 운영한다고 오인할 가능성은 매우 낮다고 할 것이다.

따라서 영업표지의 주지성, 강한 식별력, 표지의 동일, 유사, 모방자의 악의에도 불구하고, 일반 수요자들이나 거래자들로 하여금 이 사건 각 영업표지의 주체인 원고와 이 사건 각 침해표지의 사용자인 피고들 간에 자본, 조직 등에 있어 밀접한 관계가 있다고 잘못 믿게 하는 경우에 해당한다고 보기 어렵다.”

 

(3) 부정경쟁방지법상 식별력, 명성 손상 여부에 대한 인정

 

부정경쟁방지법 제2조 제1 ()목은 "가목 또는 나목의 규정에 의한 혼동을 하게하는 행위 외에 비상업적 사용 등 대통령령이 정하는 정당한 사유 없이 국내에 널리 인식된 타인의 성명ㆍ상호ㆍ상표ㆍ상품의 용기ㆍ포장 그 밖에 타인의 상품 또는 영업임을 표시한 표지와 동일하거나 이와 유사한 것을 사용하거나 이러한 것을 사용한 상품을 판매ㆍ반포 또는 수입ㆍ수출하여 타인의 표지의 식별력이나 명성을 손상하게 하는 행위"를 부정경쟁행위로 규정하고 있다.

여기서 식별력의 손상은 특정한 표지가 상품표지나 영업표지로서의 출처표시 기능이 손상되는 것을 말하고(대법원 2004. 5. 14. 선고 200213782 판결 참조), 명성의 손상이란 저명한 정도에 이른 특정한 표지를 부정적인 이미지를 가진 서비스에 사용함으로써 그 표지가 가지는 좋은 이미지 및 가치를 손상시키는 것을 말하며, 이러한 저명한 정도에 이른 표지의 식별력 손상이나 명성 손상을 위해서 그 영업표지가 반드시 동종ㆍ유사 관계 또는 경쟁 관계에 있는 서비스업에 사용되어야 하는 것은 아니다.

① 원고는 이 사건 각 영업표지를 독자적으로 창안하여 전국 매장에서 지속적으로 사용하면서 광고 등을 통하여 전국적인 식별력을 얻은 점, ② 또한, 원고는 매장 인테리어, 홈페이지, 유명 연예인들을 모델로 한 광고, 사회 공헌 활동(갑 제36 내지 40호증) 등을 통하여, 가족 중심적이고 자연 친화적인 패밀리 레스토랑으로서의 명성과 신용을 유지하고 있었던 점, ③ 그런데 피고들은 러브호텔로 이용되고 있다는 부정적인 이미지를 갖고 있는 무인 숙박업소를 운영하면서 이 사건 각 영업표지를 사용하였는데, 특히 원고의 대표적인 브랜드인 이 사건 영업표지와 매우 유사한 표장을 사용하면서 이 사건 영업표지 상단의 산 모양의 도형을 나체 여성이 누워있는 듯한 선정적인 형상으로 변형하여 사용()한 점 등을 종합하면, 피고들은 저명한 원고의 이 사건 각 영업표지를 부정적인 이미지를 갖는 서비스업에 사용함으로써 그 표지가 갖는 좋은 이미지 및 가치를 손상시켰다고 할 것이고, 더불어 저명한 이 사건 각 영업표지가 갖는 출처표시 기능도 손상시켰다고 할 것이다.

위 검토 결과를 종합하면, 이 사건 각 영업표지를 사용한 피고들의 영업행위는 부정경쟁방지법 제2호 제1 ()목의 식별력, 명성 손상에 해당한다. 따라서 원고는 피고들에 대하여 부정경쟁방지법 제4조의 금지청구권 등과 같은 법 제5조의 손해배상청구권을 갖는다.”

 

4. 저명 상표권자의 보호 방안이 중요한 시기가 도래하였습니다

 

세계은행(WB)이 발표한 GDP에 따르면 우리나라도 경제 규모가 세계 11위에 해당합니다. 경제 규모 성장에 따라 우리나라에도 저명한 기업이 대부분 진출하였습니다. 이와 함께 저명한 상표들 역시 대부분 사용되고 있습니다. 그리고 특허청을 비롯한 정부기관 모두 IP 보호의 일환으로 저명상표 보호에 힘쓰고 있으며, 특허청은 상표브로커 근절에 수년간 노력하였습니다. 그러나 단순히 상표 또는 서비스표를 출원하여 등록 받더라도 실제로 벌어지는 법적인 분쟁의 해결에 미흡한 것이 대부분입니다.

 

5. 저명 상표권자에게 상표법상의 구제 수단은 생각보다 미미합니다

 

이 사건의 원고는 전 세계 20개 이상의 국가에서 아웃백이라는 저명한 상호로 패밀리 레스토랑을 운영하는 법인입니다. 그리고 원고는 레스토랑업 등에 대하여 다수의 서비스표 등록을 마쳤습니다. 하지만 정작 피고들이 유사 서비스표를 대실이 가능한 무인 숙박시설에 사용하더라도, 원고는 상표법상 침해금지청구를 주장할 수 없습니다. 왜냐하면, 상표법상 등록상표와 유사한 상표를 타인이 사용하더라도 유사한 상품 또는 서비스업에 사용하는 상대방에 대해서만 침해금지청구를 할 수 있기 때문입니다. , 전혀 유사하지 않은 서비스업에 사용하는 이 사건 피고와 같은 업체에 대해서는 상표법상 금지청구를 할 수 없습니다.

 

6. 부정경쟁방지법상은 변호사의 주된 업무입니다

 

그러나 이와 같은 경우에도 저명 상표권자는 부정경쟁방지법에 따른 법적 해결책을 사용할 수 있습니다. , 부정경쟁방지법은 식별력 또는 명성 손상 행위를 부정경쟁행위로 규율하고 있습니다. 이 사건 피고와 같이 저명상표권자의 상표 또는 서비스표의 식별력 또는 명상을 손상하는 행위를 하는 자에 대하여, 부정경쟁방지법 제4조의 금지청구권을 행사하여, 간판, 현수막, 안내판, 용기, 선전광고물 등에 사용된 침해표지를 제거하여 폐기할 것을 청구할 수 있고, 부정경쟁방지법 제5조의 손해배상청구를 행사할 수 있습니다. 이와 같이 강력한 법적인 수단의 제시 및 수행은 변호사 고유의 업무 입니다.

 

7. 결론

 

저명 상표의 실제적인 보호는 단순히 상표 등록으로 해결될 수 없습니다. 이와 같은 법률분쟁은 부정경쟁방지법, 저작권법 등 다양한 법률을 통해서만 실질적인 해결이 가능합니다. 상호나 상표, 부정경쟁에 관한 분쟁은 항상 변호사에게 상담을 의뢰해야 합니다.

 

첨부: 특허법원 2017. 6. 29. 선고 20161691 판결

특허법원 2016나1691 판결_OUTBACK.pdf

 

김동섭 변호사

 

 

 

작성일시 : 2017.07.18 10:00
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디자인 등록을 하지 않았더라도 타인이 자사 디자인을 카피하면 법적 책임을 물을 수 있습니다. 물론 디자인 등록을 한 경우와 비교해 볼 때 권리행사가 어렵고 이러 저러한 제약이 많습니다. 그러나 자사 디자인의 독창성이 강하고 타사 제품에서 그 와 같은 독창적 디자인 특징을 사용하고 있다면 비록 디자인 등록을 하지 않았다고 하여도 상대방 제품의 생산 판매를 막을 수 있습니다.

 

1. 법률적 쟁점 및 관련 규정 

 

제품의 디자인 등록이 없더라도 카피 행위는 금지됩니다. 부정경쟁방지법 제 2 조 제 1 ()목에서는타인이 제작한 상품의 형태를 모방한 상품을 양도, 대여, 전시, 수입, 수출하는 행위를 부정경쟁행위로 규정하고 있고, 이와 같은 부정경쟁행위의 금지 및 손해배상 책임을 규정하고 있습니다. 즉 부정경쟁방지법에서 등록여부에 상관없이 새로운 상품의 모방행위를 부정경쟁행위로서 금지하고 있습니다.

 

여기서 가장 중요한 사항은 모방의 범위를 어떻게 해석할 것인가 문제입니다. 대법원에서는 형식적으로 동일한 경우 뿐만 아니라 실질적으로 동일한 경우까지 모방이라고 해석하고 있습니다.

 

실무적으로 매우 중요한 내용이므로 판결문의 해당 부분을 인용합니다. “모방이라 함은 타인의 상품의 형태에 의거하여 이와 실질적으로 동일한 형태의 상품을 만들어 내는 것을 말하며, 형태에 변경이 있는 경우 실질적으로 동일한 형태의 상품에 해당하는지 여부는 당해 변경의 내용, 정도, 그 착상의 난이도, 변경에 의한 형태적 효과 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다.” (대법원 2012. 3. 29. 선고 201020044 판결) 

 

통상 후발 제품은 선발 제품과 완전 동일하지 않고 차이가 있습니다. 이와 같은 차이점이 있는 제품이 부정경쟁행위로서의 모방에 해당하는지 여부가 핵심 쟁점입니다. 위 설명한 기준에 따라 실질적으로 판단해 보아야 합니다. 

 

2. 서울중앙지방법원의 모방 여부에 관한 판단

 

법원은 양 제품의 디자인상의 동일 유사점과 차이점을 구체적으로 찾아낸 후 상세하 게 비교하였습니다. 그 결과, 두 제품 사이에유사하다고 인정되는 부분은 그 독자 적인 형태상 특징이 드러나는 사항들로서 보는 자의 주의를 끄는 부분이라고 판단된 다. 반면, 차이점은 사소한 변경에 불과하여 후행 제품에 별도의 비용, 시간, 노력을 들여 독자적인 특징을 추가하였다고 보기 어렵고, 그 차이점으로 인해 특별한 형태 상 특징이 나타난다고 보기도 어렵다는 이유로 실질적으로 동일한 형태의 상품이라 고 보아야 한다고 판결하였습니다. 문제가 된 디자인의 가장 특징적인 부분에서 유 사하고 차이점으로 지적된 부분은 디자인상 별로 중요하지 않다는 의미입니다. 

 

3. 모방자의 법적 책임 

 

디자인 모방에 해당하는 후행 제품을판매, 양도, 대여. 전시, 수입, 수출해서는 안된다라는 금지명령과 보관 중인 제품의 반출을 금지한다는 명령을 하였습니다.

 

나아가, 선행 디자인 권리자는 상대방을 대상으로 손해배상 청구를 할 수 있습니다. 권리자는 손해배상으로 상대방이 판매한 제품 숫자를 파악할 수 있다면 그 숫자에 제품당 본인의 이익액을 곱한 금액, 또는 상대방이 판매로 얻은 수익액, 또는 통상의 로열티 금액 중 본인에게 가장 유리한 것을 선택하여 청구할 수 있습니다. 액수도 중요하지만 입증이 가장 쉬운 것을 선택하는 방안도 바람직합니다. 참고로, 다른 유 형의 부정경쟁행위와 달리 상품 모방 행위에 대해서는 민사책임을 물을 수 있을 뿐 형사 책임은 물을 수 없다는 특징이 있습니다.

 

4. 디자인 카피에 대한 소송 전략

 

가처분 신청 소송은 4개월 정도면 결과를 얻을 수 있는 신속한 재판입니다. 특히 시즌 상품인 경우에는 긴급한 보호의 필요성이 인정되므로 더 신속한 재판을 요청할 수 있습니다. 판매중지 등 가처분 결정은 나오는 즉시 집행할 수 있습니다. 패소한 상대방이 불복하여 항고하더라도 일단 판매중지는 즉시 집행되어야 합니다. 만약, 불복하는 중이라는 이유로 판매를 중지하지 않는 경우 1일당 수백만원에 해당하는 간접강제금을 부과할 수 있습니다. 이와 같은 사항은 판결이 확정된 후에야 집행할 수 있는 본안소송과는 상당히 다릅니다. 손해배상 청구는 가처분 소송이 아니라 본안소송만이 가능합니다. 따라서, 판매금지 가처분 소송에서 좋은 결과를 얻고 난 후 순차적으로 제기하는 것이 소송전략상 바람직합니다.

 

KASAN_미등록 제품 디자인의 카피 분쟁 관련 법률규정 및 쟁점 실무적 대응방안.pdf

 

 

작성일시 : 2017.07.10 15:00
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-- 캐리어 여행가방 리모와(RIMOWA) 디자인 모방 휴대폰 케이스 ()목 부정경쟁행위 해당 + 손해배상 책임 : 서울중앙지방법원 2016. 8. 19. 선고 2015가합20914 판결 --

 

리모와(RIMOWA) 캐리어 여행가방은 1950년부터 판매되어 온 잘 알려진 제품입니다. 알루미늄 케이스와 일정한 크기의 줄무늬 그루브 (groove) 디자인도 대중에게 익숙합니다. 판결 사안은 캐리어 여행가방이 주된 대상입니다. 여기에 덧붙여 휴대폰 케이스에 캐리어 여행가방 디자인을 채택한 것도 심리대상이었습니다. 법원은 ()목 부정경쟁행위를 인정하고 손해배상책임을 인정하였습니다. 해당 판결요지를 인용하면 다음과 같습니다.

 

1. 부정경쟁방지법 제2조 제1 ()목의 부정경쟁행위에 관한 판단

 

"① 가방의 형태는 원고의 상당한 투자나 노력으로 만들어진 성과에 해당하는 점, 원고 가방의 형태는 그 차별적 특징이 원고 가방의 중요한 구매동기이자 재산적 가치를 형성하는 핵심요소에 해당하므로 법률상 보호할 가치가 있는 이익에 해당하는 점, 피고 휴대전화 케이스의 형태는 원고 가방의 형태와 유사할 뿐만 아니라, 피고는 피고 휴대전화 케이스를 판매하면서 리모와 캐리어/케이스/스타일이라는 홍보 문구까지 사용하였는바, 이러한 피고의 행위는 원고 가방의 형태를 자신의 영업을 위하여 무단으로 사용하는 행위에 해당하고 그 무단사용 방법이 공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는것으로 평가되는 점 등을 종합하여 보면, 피고가 원고 가방의 형태와 유사한 형태의 피고 휴대전화 케이스를 판매하는 행위는 부정경쟁방지법 제2조 제1 ()목이 정한 부정경쟁행위에 해당한다."

 

2. 손해배상책임 

 

"피고는, 원고 가방과 피고가 판매한 상품들의 수요층이 다르므로 이 사건 부정경쟁행위로 인한 원고의 손해가 없다는 주장도 하나, 모방품이 시장에서 유통되는 경우 진품의 잠재적 수요자들의 구매행위에 영향을 미칠 수 밖에 없으므로 이 사건 부정경쟁행위로 인해 원고는 유무형적 손해가 발생하였다고 봄이 상당한 점(반드시 원고의 판매량이 감소해야만 원고의 이익이 침해되는 것은 아니다), 피고가 원고와 동일한 상품(여행용 가방)을 국내에서 판매하고 있는 이상 원고의 경쟁자에 해당하는 점(현실적으로 시장에서 대등한 수준의 경쟁관계에 있어야 하거나 수요를 직접적으로 대체하는 상품을 판매하는 관계에 있어야만 하는 것은 아니다) 등에 비추어 볼 때, 이 사건 부정경쟁행위로 인한 원고의 손해가 없다고 할 수 없다."

 

 

첨부: 서울중앙지방법원 2016. 8. 19. 선고 2015가합20914 판결

서울중앙_2015가합20914_판결.pdf

작성일시 : 2016.10.10 16:58
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-- 서울고등법원 Trade Dress 모방분쟁에서 부정경쟁방지법 제2조 제1()목의 부정경쟁행위 인정: 서울고등법원 2016. 5. 12. 선고 20152044777 판결 --

 

앞서 소개한 서울중앙지방법원 2015. 7. 10. 선고 2014가합529490 판결은 트레이드 드레스 보호에 관한 일반 법리와 적극적 권리보호 입장을 밝혔습니다. 실무적으로 매우 중요한 판결로 생각합니다.

 

위와 같은 1심 판결에 대해 서울고등법원에서 어떤 내용의 판결을 할지 관심이 집중되었습니다. 최근 서울고등법원은 1심 판결의 요지를 거의 그대로 승인하는 판결을 하였습니다. 아직 대법원이 남았지만, 실무적으로는 ()목 관련 법리를 이해하고 적용하는데 매우 중요한 판결이 될 것입니다.

 

구체적 사안은 아래 사진과 같은 서울연인 단팥빵에서  "매장의 표장, 외부 간판, 매장 배치 및 디자인 등은 기존 제과점과의 차별화를 위해 상당한 투자와 노력을 기울려 만든 성과물인데, 거의 동일한 매장을 개장 운영한 행위는 타인의 노력과 투자에 편승하여 그 고객흡입력을 무단으로 이용하는 행위로서 부정경쟁방지법 제2조 제1호 차목의 부정경쟁행위"에 해당한다고 주장한 사건입니다.

 

                   

서울지방법원 판결에서 자세하게 법리를 설시하고 있는데, 서울고등법원은 1심 판결의 요지를 거의 그대로 승인하고, 크게 변경하지 않았습니다. 추가로 타법과의 관계 등 보충성 관련 사항을 다음과 같이 보다 명확하게 판시하였습니다.

 

서울고등법원은 "부정경쟁방지법 제2조 제1호 차목의 부정경쟁행위는 디자인권 침해행위와는 달라서 반드시 등록된 디자인과 동일 또는 유사한 디자인을 사용하는 것을 요하는 것은 아니므로, 디자인 등록 여부와 관계없이 타인의 상당한 투자나 노력으로 만들어진 성과 등을 공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는 방법으로 자신의 영업을 위하여 무단으로 사용함으로써 타인의 경제적 이익을 침해는 행위도 위 ()목에 포함된다"고 판결하였습니다.

 

첨부: 서울고등법원 2016. 5. 12. 선고 20152044777 판결

서울고등법원 2015나2044777 판결.pdf

 

작성일시 : 2016.06.13 09:35
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