Faiveley v. WABTEC (S.D. New York 2008) 분쟁 사례

1. Licensor - Faiveley : 전동차용 브레이크 기술 보유

2. Licensee - WABTEC : 제조 판매

3. 양사는 Faiveley의 영업비밀 정보를 이용하여 브레이크 제조 판매에 관한 장기간의 license 관계 유지

4. Faiveley 회사 합병으로 ownership 변경 후 계약 종료

5. WABTEC - 브레이크 시스템 독자 개발 추진

6. 독자 개발 성공 후 기존 거래처 등 Faiveley의 경쟁 거래처 납품

 

라이선스 계약위반 및 영업비밀 침해주장 소송제기

WABTEC 방어 논리 : 독립적 reverse engineering으로 제품 개발한 것

비밀유지약정 위반 및 영업비밀 침해가 아니라고 주장

 

WABTEC 개발 경과에 관한 주장 :

1. 영업비밀에 접근한 적이 없었던 내부 직원으로 개발팀 구성

2. 외부업체 리버스 엔지니어링 전문회사에 개발 의뢰

3. 리버스 엔지니어링 작업으로 개발 진행함

4. 소위 Clean Room Approach 전략으로 진행하였음

 

미국 1심 및 2심 법원 판결

입증책임 - 영업비밀 침해사건에 있어 침해자가 독자 개발을 주장하는 경우 입증책임이 전환되어 침해자가 독자개발사실을 입증해야 함

 

Discovery 결과

1. 엔지니어와 다른 리버스 엔지니어링 담당자들이 주고 받은 이메일 증거

2. Faiveley 기술 도입에 관여한 엔지니어가 리버스 엔지니어링 프로젝트에도 관여한 사실

3. 수년간 Faiveley의 기술 제공에 기초하여 제조된 제품의 생산에 관여하면서 위 영업비밀의 내용을 지득한 1인의 엔지니어가 리버스 엔지니어링 작업 전반에 관여한 사실

4. 엔지니어가 리버스 엔지니어링 단계에서 고려되지 않은 부품의 기능에 대한 이해를 기초로 하여 리버스 엔지니어링을 통해 제작된 새 도면상 치수 및 공차 등에 대해 수정을 가했다는 점이 드러남

5. "이 부품의 표면 처리와 직경은 제품에 적합하지 않음

6. “bushing hole의 공차가 지나치게 큼등 기존 Faiveley 기술에 대한 이해가 없으면 할 수 없는 표현 포착

 

Faiveley 영업비밀 및 판결   

Faiveley WABTEC에 제공하였던 도면에 포함된 정보인 도면상 치수, 공차, 표면처리방법, 재료의 선택 및 처리방법, 윤활특성, 생산-테스트-조립시 유의사항 등

 

WABTEC 제품의 특성(치수, 공차 등) – Faiveley 비밀정보 도면과 거의 일치

 

결론: WABTEC의 계약위반 및 영업비밀 침해인정

 

Clean Room Defense 성공 사례 - NEC v. Intel (N.D. Cal. 1989) 사건

 

NEC Intel 8086 프로세서 코드를 복제하여 프로세서를 개발

 

NEC 대응 - 양사의 프로세서상 코드에 대한 사전 지식이 없는 엔지니어들로 구성된 외주업체에게 개발 의뢰

 

필요 스펙만 제공하고 코드를 독자 개발하도록 요청

 

독자개발 인정 저작권 침해 부인

 

Clean Room Defense 성공 사례 - NCI v. M&S (N.D. Ill. 2008) 사례

1. licensee - M&S, licensor – NCI, 소프트웨어 라이선스

2. licensee - M&S 유사한 소프트웨어 독자 개발 및 판매 개시

3. licensor NCI 소송 제기: M&S의 프로그램은 저작권 침해 주장

 

M&S 개발 전략 - 완벽하게 인적으로 분리된 2개 팀 조직

1 :  

1) 라이선스에 의해 허용되는 범위 내에서 최대한 기존 제품에 대한 기능적 분석 수행 (Dirty Room)

2) 제품 개발에 필요한 기초자료가 되는 기술정보를 수집, 정리

 

2 :

1) 기능적 분석으로부터 도출된 정보만을 토대로 완전히 새로운 코드를 작성하여 제품을 개발함 (Clean Room)

2) 독자적인 개발을 진행한 개발팀

 

각 팀은 인적 완전히 분리 및 교류 차단

Clean Room 환경에서 개발되었음을 효과적으로 입증함

 

결론 : 독자 개발 인정 저작권 침해 부정 

 

KASAN_[라이센시독자개발분쟁] 지하철 전동차 브레이크 시스템 Reverse Engineering과 영업비밀 침해

 

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작성일시 : 2018. 5. 31. 10:17
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1. 사안의 개요

영업비밀보유자 - HouseCanary + 미국주택가치 감정평가 솔루션 소프트웨어

피고 주택담보대출 신용평가 회사 – Quick Loan Inc. In-House Realty, LLC.

피고회사의 솔루션 개발회사 소프트웨어 개발회사 Amrock

 

당사자 사이에 체결한 NDA 조항: NDA section II(2)(A)(vi) required Amrock, Quicken Loans and other affiliates: not to disassemble or decompile software, or otherwise attempt to reverse engineer the design and function of any of the Confidential Information, nor … develop, manufacture, produce, and/or distribute any software product or business derived from or which otherwise uses any of the Confidential Information.

 

위와 같은 NDA 체결 후 상대방의 소프트웨어 개발 담당회사 Amrock120-day evaluation period 부여 + HouseCanary 에서 자신의 가치평가 솔루션 관련 정보와 소프트웨어 제공 + 10개월 정도 진행 후 제공된 정보의 사용범위 제한 등을 포함한 다음과 같은 License 계약 체결 + 추가 개발작업 진행

 

당사자 사이에 체결한 License 계약 조항: Unless agreed to in writing, Licensee may not (a) use any Appraisal, analytics, metrics, reports or any Data for any purpose other than as expressly set forth herein, (b) deliver or display any Appraisal, analytics, metrics, reports or any Data to the general public via the Internet or other electronic or print media, including email or direct mail, or otherwise use any Appraisal or other analytics, metrics, reports or Data for advertising or promotional campaigns, (c) or resell, relicense, or redistribute any analytics, metrics, reports or Data in whole or in part or use any analytics, metrics, reports or Data, or any portion thereof, to create any database or derivative products. Licensee may not decompile, disassemble, scrape, decode, reverse translate, or reverse engineer any analytics, metrics or reports or any component or portion thereof.

 

그 후 Amrock에서 독자적인 소프트웨어 개발완성 및 론칭 + HouseCanary 솔루션과 유사한 성능 및 특징 + HouseCanary 솔루션을 대체할 수 있음 + 법적 분쟁으로 진행

 

2. 미국 캘리포니아주 San Antonio 법원 2018. 3. 14. 배심평결 : 영업비밀침해 + NDA License 계약위반 인정

• Amrock willfully misappropriated HouseCanary’s trade secrets including its valuation models, data dictionary, data compilations, similarity score and complexity score used for real estate valuation;

• Amrock willfully defrauded HouseCanary;

• Amrock breached its nondisclosure agreement with HouseCanary; and 

• Amrock breached its other agreements limited its use of HouseCanary’s data and technology.

 

3. 참고 - 조항 샘플  

Licensee will not reverse engineer, decompile, disassemble or otherwise attempt to derive the source code, techniques, processes, algorithms, know-how or other information from the binary code portions of the MyClient Technology (collectively, "Reverse Engineering") or permit or induce the foregoing. If however, directly applicable law prohibits enforcement of the foregoing, Licensee may engage in Reverse Engineering solely for purposes of obtaining such information as is necessary to achieve interoperability of independently created software with the MyClient Technology, or as otherwise and to the limited extent permitted by directly applicable law, but only if: (a) Reverse Engineering is strictly necessary to obtain such information; and (b) Licensee has first requested such information from MyClient and MyClient failed to make such information available (for a fee or otherwise) under reasonable terms and conditions. Any information supplied to or obtained by Licensee under this section is confidential information of MyClient subject to the obligations of Section [confidentiality], may only be used by Licensee for the purpose described in this section, and will not be disclosed to any third party or used to create any software which is substantially similar to the expression of the MyClient Technology.

 

첨부: 미국소장

 

KASAN_[소프트웨어개발분쟁] 솔루션 보유회사와 컴퓨터프로그램 개발 중 발주자가 독자적 소프트웨어 개발 NDA

20180316complaint.pdf

 

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작성일시 : 2018. 5. 31. 09:20
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