실무적으로 도움이 되는 좋은 자료입니다. 첨부한 파일을 꼼꼼하게 읽어보시기 바랍니다. 한국회사의 중국 현지 거래처에서 한국회사의 상표를 무단 등록하여 선점한 경우를 가끔 봅니다. 그와 같은 상황에 대한 해결방안을 자주 문의를 받는데, 위 특허청 자료에 상세하게 설명되어 있습니다. 참고로 위 첨부자료 중 해당 부분을 인용합니다. 자세한 내용은 특허청 자료를 살펴보시기 바랍니다.

 

 

 

첨부: 특허청 중국 상표브로커 대응 가이드북

0116-중국상표브로커대응가이드북 B5 0113.pdf

KASAN_특허청의 중국 상표분쟁 대응방안 가이드북 소개.pdf

 

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작성일시 : 2017.11.25 08:00
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유명 입시학원 청솔학원이 당사자인 오래된 분쟁사안으로 언론매체에 몇 번 소개된 사건입니다. 판결문에 그동안의 분쟁경과 및 관련 사실이 잘 정리되어 있습니다. 한번 읽어 보시기 바랍니다.

 

특허법원 판결문에 유명 입시학원의 상표, 서비스표를 사용하는 대가, 즉 사용료 로열티액(평균 연간 6천만원) 관련 내용이 흥미롭습니다. 법원은 상표권자의 주장을 그대로 받아들여 사용료를 기준으로 산정한 1/2 공유자에 대한 손해배상액은 총 136,027,397입니다. 입시학원 업계에서 약 4년 동안의 상표권 침해로 인한 손해액이 약 27천만원으로 산정되었습니다.

 

참고로 손해배상액 산정에 관한 판결요지를 인용하면 다음과 같습니다.

 

원고는 소외 A에게 이 사건 제1서비스표권 중 일부를 이전등록하고, 이 사건 제2서비스표를 소외A와 함께 출원하여 이사건 제1,2서비스표를 소외 A와 공유하고 있다. 원고는 소외A가 원고의 허락 없이 서비스표의 사용을 허락하여, 피고와 소외A가 원고의 각 등록서비스표권을 침해한다는 서비스표권 침해금지 등 청구의 소를 제기하였고, 2012. 8. 17. 피고와 소외A등이 연대하여 원고에게 손해배상으로 30,000,000원을 지급한다는 화해권고결정이 확정되었다. 원고는 이 사건 화해권고결정이 확정된 후로도 피고가 원고의 동의 없이 4년 이상 이 사건 각 등록서비스표권 침해를 계속하고 있다는 이유로 침해의 중지와 침해조성물의 폐기 및 손해배상 등을 구하였다. 

 

이에 피고는 2014. 5. 27. 소외A와 동업관계에서 탈퇴하여 그 이후의 기간에 대하여 침해책임을 지지 않으며 원고가 청구하는 손해액이 과도하다고 주장한다. 그러나 세무서장들에 대한 각 과세정보제출명령 회신결과 및 은행들에 대한 각 금웅거래정보제출명령에 대한 회신결과 및 변론 전체의 취지에 비추어 피고는 이 사건 화해권고결정일 이후에도 계속하여 이 사건 서비스표를 사용하였다고 봄이 타당하다. 또한 피고의 실사용표장은 이 사건 제1,2 서비스표와 동일 또는 유사하고, 피고는 위 각 표장을 수학입시학원 등을 운영하면서 사용한바, 이는 지정서비스업중 '입시학원경영업'에 해당하므로 피고는 이 사건 화해권고결정일 후로도 이 사건 서비스표를 사용하여 각 등록서비스표권을 침해하였다.

 

따라서 화해권고결정일 이후로 피고가 사용을 중단하였음을 인정할 증거가 없고, 앞으로도 침해할 우려가 있으므로, 피고는 이 사건 서비스표를 '입시학원경영업'에 관한 간판, 블로그, 인쇄물 카탈로그 등에 표시하여서는 아니되고, 위 표장이 표시된 간판, 표찰, 인쇄물등을 각 폐기하여야 한다.

 

나아가 손해배상에 관하여 민법의 공유의 규정에 의하여 각 공유자의 지분은 균등한 것으로 추정되고, 각 공유자가 단독으로 지분에 따라 청구할 수 있다고 볼 것인데, 원고의 손해액을 구체적으로 산정하기 어렵고, 입증에 필요한 나머지 사실을 증명하기도 극히 곤란하므로 법원이 구 상표법 제67조 제5항에 따라 변론전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초해 기간, 태양, 피고가 신고한 매출액 등 변론 과정에 나타난 제반 사정을 고려하여 상당한 손해액을 인정하면, 4 195일간 계 136,027,397[= 60,000,000 × 공유지분 1/2 × (4+195/365) = 120,000,000 + 16,027,397. 원미만 버림]중 원고가 명시적으로 청구하는 손해액인 50000000원 및 이에대한 소장 부본 송달일 다음날부터 연15%의 비율로 계산한 지연손해금을 지급할 의무가 있다.”

 

첨부: 특허법원 2017. 8. 18. 선고 20161158 판결

특허법원 2016나1158 판결 .pdf

 

KASAN_유명 입시학원의 상표권분쟁 침해금지 및 손해배상청구 사건 특허법원 2017. 8. 18. 선고 2016나

 

 

작성일시 : 2017.09.04 16:00
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KASAN_상표침해 분쟁사안의 민사소송 형사소송 개요.pdf

 

 

작성일시 : 2017.08.15 17:00
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KASAN_상표 침해분쟁 초기단계의 대응전략 및 실무적 포인트.pdf

 

 

작성일시 : 2017.08.14 17:00
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종래에는 타사의 상품을 그대로 모방하는 소위 dead copy 부정경쟁행위에 대해서는 민사소송을 통해 제조판매금지청구 및 손해배상청구만이 가능했습니다. 그런데 온라인이나 홈쇼핑 등을 통해 순식간에 유통되는 상품이 대부분이고, 이에 대한 민사적 구제수단만으로는 상품모방 관련 부정경쟁행위를 효과적으로 통제하기에는 부족하다는 의견이 많았습니다. 특히 제품수명이 짧은 경우라면 권리자 보호와 부정경쟁행위 규제에 충분한 수단이 되지 못했습니다.

 

이에 부정경쟁방지법에서 상품형태 모방행위 ()목의 부정경쟁행위에 대한 형사처벌이 가능하도록 제18조 벌칙조항을 개정하였습니다. 개정법 해당조항은 2017. 7. 18. 시행되었습니다. 

 

따라서 이제 타인의 상품형태를 그대로 모방하는 데드카피 부정경쟁행위에 대해서 행위자를 3년 이하 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처할 수 있습니다.

 

상품형태 모방행위 소위 Dead Copy 사안 (부경법 자목의 부정경쟁행위)에 대한 형사처벌 가능 개정법 2017.

 

 

작성일시 : 2017.07.26 09:40
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1. 들어가며

 

저명상표의 실제적 보호는 상표 등록만으로 해결되지 않는 경우가 많습니다. 상표분쟁은 부정경쟁방지법, 저작권법 등 다양한 법률을 통해서만 실질적인 해결이 가능하기에 항상 변호사에게 상담을 의뢰해야 합니다. 이와 관련된 최신 특허법원 사건이 있어 소개 드립니다.

 

2. 저명 상표권자가 피해를 입은 이 사건의 구체적인 상황을 설명 드립니다

 

원고는 1988년 미국에서 설립되어 대한민국을 포함한 전 세계 20개 이상의 국가에서아웃백’, ‘아웃백 스테이크하우스라는 상호로 패밀리 레스토랑을 운영하는 법인입니다. 원고는 국내에서 패밀리 레스토랑 영업에 사용하는 표장에 관하여 아래 표 기재와 같이 각 서비스표(이하 이 사건 각 영업표지라고 합니다)를 출원하여 서비스표등록을 마쳤습니다.

 

 

피고들은 2011년부터 토지 및 지상 건물 등에서아웃백또는아웃백 무인텔이라는 상호로 대실이 가능한 무인 숙박시설을 운영하면서, 위 숙박시설들의 간판, 표지판 등의 외부시설 및 건물 내 안내판, 가격표, 침구류, 세면도구 등의 내부시설, 비품과 인터넷 사이트에아웃백”, “OUTBACK”,

표지(이하이 사건 각 침해표지라 합니다)를 표시하여 사용하였습니다.

 

3. 특허법원의 판시 사항을 살펴보겠습니다

 

(1) 서비스표 침해 여부에 대한 부정

 

이 사건 각 영업표지의 지정서비스업인 카페테리아업, 휴게실업, 레스토랑업 등과 이 사건 각 침해표지의 사용서비스업인 무인 숙박업이 동일, 유사한지에 관하여 보기로 한다. 지정서비스업의 유사 여부는 제공되는 서비스의 성질이나 내용, 제공방법, 서비스의 제공자 및 수요자의 범위 등 거래의 실정을 고려하여 일반 거래사회의 통념에 따라 판단하여야 한다(대법원 2005. 5. 12. 선고 20031192 판결, 대법원 2007. 6. 14. 선고 20063298 판결 등 참조). 이 사건 각 영업표지의 지정서비스업은 고객에게 의식주의 일부를 제공한다는 점에서는 서비스의 성질이나 내용이 유사하고 수요자가 공통된다고 볼 여지가 있다. 그러나양 서비스업은 서비스의 제공방법(대면 서비스와 무인 서비스), 구체적 성질, 내용이 다르고, ② 양 서비스업은 수요자 측면에서도 음식을 먹으려는 사람과 숙박을 하려는 사람으로 구분될 수 있으며, ③ 갑 제24호증의 1 내지 5, 25, 44호증 등 원고가 제출한 증거만으로는 양 서비스업의 제공이 동일한 영업주체에 의하여 이루어지는 것이 일반적인 거래실정이라거나 일반 수요자들이 통상적으로 그와 같이 생각한다고 보기 어렵다. 따라서 이 사건 각 영업표지의 지정서비스업과 이 사건 각 침해표지의 사용서비스업이 서로 유사하다고 할 수 없다. 따라서 서비스표권 침해의 나머지 요건에 대하여 더 나아가 살필 필요 없이 피고들이 원고의 등록서비스표권을 침해하였다고 볼 수 없다.”

 

(2) 부정경쟁방지법상 영업주체 혼동 여부에 대한 부정

 

부정경쟁방지법 제2조 제1 ()목은국내에 널리 인식된 타인의 성명·상호·표장 기타 타인의 영업임을 표시하는 표지와 동일하거나 이와 유사한 것을 사용하여 타인의 영업상의 시설 또는 활동과 혼동을 하게 하는 행위를 부정경쟁행위의 하나로 규정하고 있다.

타인의 영업상의 시설 또는 활동과 혼동하게 하는 행위는 영업표지 자체가 동일하다고 오인하게 하는 경우뿐만 아니라 국내에 널리 인식된 타인의 영업표지와 동일 또는 유사한 표지를 사용함으로써 일반 수요자나 거래자로 하여금 당해 영업표지의 주체와 동일, 유사한 표지의 사용자 간에 자본, 조직 등에 밀접한 관계가 있다고 잘못 믿게 하는 경우도 포함한다. 그리고 그와 같이 타인의 영업표지와 혼동을 하게 하는 행위에 해당하는 지는 영업표지의 주지성, 식별력의 정도, 표지의 유사 정도, 영업 실태, 고객층의 중복 등으로 인한 경업, 경합관계의 존부 그리고 모방자의 악의(사용 의도) 유무 등을 종합하여 판단하여야 한다(대법원 2011. 12. 22. 선고 20119822 판결 등 참조).

고객층의 중복 등으로 인한 영업의 경합 가능성이 매우 낮은 점, 원고의 영업 규모는 피고들과 비교할 수 없을 정도로 큰 점, 원고는 전국에 걸쳐 80여개 매장을 운영하면서, 유명 연예인들을 모델로 한 광고, 사회 공헌 활동 등을 통하여가족 중심적이고 자연 친화적인 패밀리 레스토랑으로서의 명성, 신용 및 소비자들로부터 높은 평가를 유지하고 있었던 점 등에 비추어 보면, 일반 수요자들이나 거래자들이 부정적인 이미지를 갖고 있는 무인 숙박업소를 원고가 직접 운영한다거나 원고와 자본, 조직 등에 있어 밀접한 관계가 있는 개인이나 법인이 운영한다고 오인할 가능성은 매우 낮다고 할 것이다.

따라서 영업표지의 주지성, 강한 식별력, 표지의 동일, 유사, 모방자의 악의에도 불구하고, 일반 수요자들이나 거래자들로 하여금 이 사건 각 영업표지의 주체인 원고와 이 사건 각 침해표지의 사용자인 피고들 간에 자본, 조직 등에 있어 밀접한 관계가 있다고 잘못 믿게 하는 경우에 해당한다고 보기 어렵다.”

 

(3) 부정경쟁방지법상 식별력, 명성 손상 여부에 대한 인정

 

부정경쟁방지법 제2조 제1 ()목은 "가목 또는 나목의 규정에 의한 혼동을 하게하는 행위 외에 비상업적 사용 등 대통령령이 정하는 정당한 사유 없이 국내에 널리 인식된 타인의 성명ㆍ상호ㆍ상표ㆍ상품의 용기ㆍ포장 그 밖에 타인의 상품 또는 영업임을 표시한 표지와 동일하거나 이와 유사한 것을 사용하거나 이러한 것을 사용한 상품을 판매ㆍ반포 또는 수입ㆍ수출하여 타인의 표지의 식별력이나 명성을 손상하게 하는 행위"를 부정경쟁행위로 규정하고 있다.

여기서 식별력의 손상은 특정한 표지가 상품표지나 영업표지로서의 출처표시 기능이 손상되는 것을 말하고(대법원 2004. 5. 14. 선고 200213782 판결 참조), 명성의 손상이란 저명한 정도에 이른 특정한 표지를 부정적인 이미지를 가진 서비스에 사용함으로써 그 표지가 가지는 좋은 이미지 및 가치를 손상시키는 것을 말하며, 이러한 저명한 정도에 이른 표지의 식별력 손상이나 명성 손상을 위해서 그 영업표지가 반드시 동종ㆍ유사 관계 또는 경쟁 관계에 있는 서비스업에 사용되어야 하는 것은 아니다.

① 원고는 이 사건 각 영업표지를 독자적으로 창안하여 전국 매장에서 지속적으로 사용하면서 광고 등을 통하여 전국적인 식별력을 얻은 점, ② 또한, 원고는 매장 인테리어, 홈페이지, 유명 연예인들을 모델로 한 광고, 사회 공헌 활동(갑 제36 내지 40호증) 등을 통하여, 가족 중심적이고 자연 친화적인 패밀리 레스토랑으로서의 명성과 신용을 유지하고 있었던 점, ③ 그런데 피고들은 러브호텔로 이용되고 있다는 부정적인 이미지를 갖고 있는 무인 숙박업소를 운영하면서 이 사건 각 영업표지를 사용하였는데, 특히 원고의 대표적인 브랜드인 이 사건 영업표지와 매우 유사한 표장을 사용하면서 이 사건 영업표지 상단의 산 모양의 도형을 나체 여성이 누워있는 듯한 선정적인 형상으로 변형하여 사용()한 점 등을 종합하면, 피고들은 저명한 원고의 이 사건 각 영업표지를 부정적인 이미지를 갖는 서비스업에 사용함으로써 그 표지가 갖는 좋은 이미지 및 가치를 손상시켰다고 할 것이고, 더불어 저명한 이 사건 각 영업표지가 갖는 출처표시 기능도 손상시켰다고 할 것이다.

위 검토 결과를 종합하면, 이 사건 각 영업표지를 사용한 피고들의 영업행위는 부정경쟁방지법 제2호 제1 ()목의 식별력, 명성 손상에 해당한다. 따라서 원고는 피고들에 대하여 부정경쟁방지법 제4조의 금지청구권 등과 같은 법 제5조의 손해배상청구권을 갖는다.”

 

4. 저명 상표권자의 보호 방안이 중요한 시기가 도래하였습니다

 

세계은행(WB)이 발표한 GDP에 따르면 우리나라도 경제 규모가 세계 11위에 해당합니다. 경제 규모 성장에 따라 우리나라에도 저명한 기업이 대부분 진출하였습니다. 이와 함께 저명한 상표들 역시 대부분 사용되고 있습니다. 그리고 특허청을 비롯한 정부기관 모두 IP 보호의 일환으로 저명상표 보호에 힘쓰고 있으며, 특허청은 상표브로커 근절에 수년간 노력하였습니다. 그러나 단순히 상표 또는 서비스표를 출원하여 등록 받더라도 실제로 벌어지는 법적인 분쟁의 해결에 미흡한 것이 대부분입니다.

 

5. 저명 상표권자에게 상표법상의 구제 수단은 생각보다 미미합니다

 

이 사건의 원고는 전 세계 20개 이상의 국가에서 아웃백이라는 저명한 상호로 패밀리 레스토랑을 운영하는 법인입니다. 그리고 원고는 레스토랑업 등에 대하여 다수의 서비스표 등록을 마쳤습니다. 하지만 정작 피고들이 유사 서비스표를 대실이 가능한 무인 숙박시설에 사용하더라도, 원고는 상표법상 침해금지청구를 주장할 수 없습니다. 왜냐하면, 상표법상 등록상표와 유사한 상표를 타인이 사용하더라도 유사한 상품 또는 서비스업에 사용하는 상대방에 대해서만 침해금지청구를 할 수 있기 때문입니다. , 전혀 유사하지 않은 서비스업에 사용하는 이 사건 피고와 같은 업체에 대해서는 상표법상 금지청구를 할 수 없습니다.

 

6. 부정경쟁방지법상은 변호사의 주된 업무입니다

 

그러나 이와 같은 경우에도 저명 상표권자는 부정경쟁방지법에 따른 법적 해결책을 사용할 수 있습니다. , 부정경쟁방지법은 식별력 또는 명성 손상 행위를 부정경쟁행위로 규율하고 있습니다. 이 사건 피고와 같이 저명상표권자의 상표 또는 서비스표의 식별력 또는 명상을 손상하는 행위를 하는 자에 대하여, 부정경쟁방지법 제4조의 금지청구권을 행사하여, 간판, 현수막, 안내판, 용기, 선전광고물 등에 사용된 침해표지를 제거하여 폐기할 것을 청구할 수 있고, 부정경쟁방지법 제5조의 손해배상청구를 행사할 수 있습니다. 이와 같이 강력한 법적인 수단의 제시 및 수행은 변호사 고유의 업무 입니다.

 

7. 결론

 

저명 상표의 실제적인 보호는 단순히 상표 등록으로 해결될 수 없습니다. 이와 같은 법률분쟁은 부정경쟁방지법, 저작권법 등 다양한 법률을 통해서만 실질적인 해결이 가능합니다. 상호나 상표, 부정경쟁에 관한 분쟁은 항상 변호사에게 상담을 의뢰해야 합니다.

 

첨부: 특허법원 2017. 6. 29. 선고 20161691 판결

특허법원 2016나1691 판결_OUTBACK.pdf

 

김동섭 변호사

 

 

 

작성일시 : 2017.07.18 10:00
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