기술유출/영업비밀분쟁 민형사소송실무

- 공격과 방어 전방위 실무경험 바탕으로 실무적 포인트 및 해결방안

-- 지식재산위원회의 보도자료 – 범정부 중소기업 기술보호 종합대책 -- 

지식재산위원회 2016. 4. 6. 심의 의결한 "중소기업 기술보호 종합대책" 보도자료가 배포되었습니다. 참고자료로 첨부한 보도자료를 보면 범정부 대책과 시행계획 로드맵까지 포함되어 있습니다.

앞서 언론에 보도된 내용 이외에도 주목할 사항을 다음과 같습니다.

"영업비밀을 사용하거나 보유할 권한이 소멸된 이후에도 해당 영업비밀을 보유, 유출하거나, 삭제 반환 요구를 거부하는 행위 역시 형사처벌의 대상이 된다.

탈취자에 대한 증거제출 의무가 강화되어, 일정한 경우에는 영업비밀이더라도 증거제출 의무가 부과되며, 이에 불응할 경우 권리자의 주장대로 손해액이 산정되게 된다.

등록되지 않은 디자인이 무분별하게 도용되는 것을 방지하기 위하여, 현재는 해당상품에 대한 판매금지청구, 손해배상청구 등 민사적 구제만 가능한 상품디자인 모방행위를 형사처벌하기로 하였다

기술유출 범죄수사의 전문성을 제고하기 위해서 ‘17년 상반기까지 17개 전 지방경찰청에 ’산업기술유출전담수사팀‘을 구성, 전문 수사인력을 증강 배치하고 검찰에는 변리사 등 전문인력을 특허수사 자문관으로 채용하는 등, 확대되는 수사수요에 적극적으로 대응하고 신속한 압수 수색을 지원하게 된다.

공정위는 중소기업의 기술을 빼앗아가는 대기업의 불공정행위를 근절하기 위하여, 하도급법상 부당한 기술자료 요구 및 유용행위에 대한 현장 직권조사를 실시하여, 기술 유용행위에 대하여 엄중히 조치할 계획이다."

첨부: 지식재산위원회 배포 보도자료

보도자료(160404)_(배포용).pdf

-- 종업원과 체결한 전직금지약정, 경업금지약정을 행사하기 어려운 경우 – 미국판결 --

1.    사실관계

미국 Massachusetts 주 소재 회사 Elizabeth Grady Face First, Inc.는 스킨 케어 분야에서 차별화된 서비스를 제공하여 명성을 획득한 회사입니다. 소속 직원들은 소위 “Elizabeth Grady way”라는 교육과 훈련을 받습니다. 구체적으로 “skin care service techniques, client management procedures, and such other business methods as salon dress codes, gift certificates, appointments, and sales promotions”에서 차별화된 서비스 관련 지식과 업무 스킬을 익히게 됩니다.

모든 직원은 영업비밀보호서약과 함께 퇴직 후 1년 동안 25마일 이내 지역에서 경쟁회사에 취업하거나 경쟁업체를 창업하지 않는다는 경업금지 및 전직금지약정에 서명하였습니다.

그럼에도 종업원이 퇴직 후 1년 이내에 25마일 이내 지역에 경쟁업소를 창업하자, 그 전직 직원을 대상으로 경업금지약정 위반을 이유로 경업금지청구소송을 제기하였습니다.

2.    미국판결 요지

먼저, 사용자의 영업비밀, 비밀정보 등을 무단 유출하여 사용하는 등의 영업비밀침해행위에 관한 증거는 없습니다. 그 상황에서 단지 경업금지약정 위반만을 이유로 한 경업금지명령은 다음과 같은 이유로 허용되지 않는다는 판결입니다.

종업원이 재직 중 자연스럽게 습득하는 "ordinary job skills and knowledge"을 퇴직 후 활용할 수 없다고 금지할 수 없고, 그 정도를 넘어서 "trade secrets, confidential information" 등 경업금지약정으로 보호해야 할 "legitimate business interest"를 인정할 수 있어야만 가능하다는 것입니다. 그렇지 않다면, "conventionally skilled service providers”의 자유경쟁을 금지하는 결과를 초래하여 부당하다는 입장입니다.

3.    실무적 의미

우리나라에서도 과거 대치동 학원의 유명 강사가 퇴직 후 그 지역에서 경쟁학원으로 이직하거나 경쟁학원을 창업하지 않겠다는 경업금지 및 전직금지약정을 체결하였음에도 불구하고 퇴직 후 곧바로 근처에서 경쟁학원을 개업한 경우에도, 학원 강사의 일신전속적 지식의 활용을 금지하는 경업금지약정은 무효라는 이유로 그 영업금지청구를 기각한 판결이 있습니다.

비슷한 상황에서 거의 동일한 취지로 경업금지약정에도 불구하고 전직금지 또는 경업금지 청구를 인정하지 않았던 판결이 상당 수 있습니다. 대법원 판결에서 반복하여 명확하게 판시한 바와 같이, 전직금지 및 경업금지약정은 헌법이 보장하는 기본권, 근로자의 직업선택의 자유, 영업의 자유와 상충되므로 그 효력을 엄격하게 판단해야 하기 때문입니다.

결국 경업금지약정으로 보호해야만 하는 사용자의 적법한 이익이 존재하고, 그것이 전직자의 인격적 이익과는 구별되는 특별한 지식이나 정보라는 점과 헌법상 기본권 직업선택의 자유를 심각하게 침해하지 않는다는 점을 입증하고 설명할 수 있는 경우에만 경업금지약정을 강제할 수 있습니다.

첨부: 미국법원 2016. 3. 25. 선고 판결

Elizabeth-Grady.pdf

-- 영업비밀침해, 기술유출, 부정경쟁에 대한 지식재산위원회의 종합적 보호정책 추진 --

최상급 범정부기구인 지식재산위원회에서 2016. 4. 6. "중소기업 기술보호 종합대책"을 다음과 같이 심의, 확정했다고 발표했습니다. 산자부, 특허청, 공정위, 중기청, 검경 등 각 소관부처에서 구체적인 입법과 시행에 나설 것입니다.

보도된 종합대책의 요지는 영업비밀 침해시 최대 3배의 징벌적 손해배상 도입, 영업비밀 침해시 벌금 10배 상향조정, 영업비밀 탈취자에게 증거제출 의무화, 상품디자인 모방행위도 형사처벌 도입, 지재권 형사사건 집중심리제 도입, 법원 기술전문인력 확충, 지방경찰청 전담수사팀 설치, 중소기업 기술보호 통합상담센터-경찰청 핫라인 구축, 공정위 현장 직권조사, 해외 M&A 신고 대상기술 확대 등입니다.

현재도 다양한 기술보호 정책을 시행하지만 실제로는 특별한 효과를 거두지 못했습니다. 실제 벤처기업이나 중소기업의 기술보호 무시, 공정한 시장경쟁을 해치는 무임승차 심리 만연 등으로 벤처나 중소기업 기술보호에 미흡하다고 평가되었습니다. 이와 같은 기술보호에 무관심한 잘못된 인식과 산업계의 전반적 분위기를 바꾸겠다는 정책적 결단입니다.

-- 기술정보의 무단유출을 영업비밀침해로 볼 수 없더라도 차목 부정경쟁행위에 해당하여 손해배상 및 침해금지 가능 – 서울중앙지방법원 2015. 12. 23 선고 2014가합514641 판결 --

변압기등을 제작하는 X전기의 직원인 A와 B가 퇴사 시에 거래처정보, 견적서, 업체별 단가표, 변압기 설계자료 등을 허락 없이 보유하고 있다가 퇴사 1달 후에 유사한 제품을 생산하는 Y전기를 설립하여 무단반출 정보를 영업에 이용한 경우입니다.

위 사건에서 원고는 주위적으로 영업비밀침해를 주장하였고 예비적으로 차목 부정경쟁행위 행위라고 보강하였습니다. 이에 서울중앙지법 민사11부가 2015. 12. 23. 영업비밀침해의 주위적 청구는 기각하였지만, 차목 부정경쟁행위에 해당한다는 예비적 주장을 인용하여 손해배상과 함께 침해금지의 판결을 선고하였습니다. 법원은 반출한 정보 중 일부는 서적이나 사내 PC에 공개돼 있어 X전기가 상당한 노력을 기울여 비밀로 유지했다고 보기 어려워 영업비밀에 해당하지는 않지만, X전기가 많은 시간과 노력을 기울여 제작한 성과물이고 A씨 등이 경쟁업체를 설립할 목적으로 정보를 반출해 퇴사했고 이를 이용해 영업함으로써 X전기가 경제적 이익을 침해당한 만큼 부정경쟁행위에 해당한다 판단한 것입니다. 다만, 본 판결은 피고들이 항소를 포기하여 그대로 확정되어 고등법원 및 대법원의 판단에 대해서는 알 수 없게 되었습니다.

그러나, 본 판결로 중소기업들의 어려운 사정에도 불구하고 비밀정보를 제대로 관리하지 않았다는 이유로 그 동안 영업비밀에 해당하지 않는다고 판단된 기술정보, 영업정보에 대하여 부정경쟁방지법 제2조 제1호 차목 부정경쟁행위인 "타인의 상당한 투자나 노력으로 만들어진 성과 등을 공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는 방법으로 자신의 영업을 위하여 무단으로 사용함으로써 타인의 경제적 이익을 침해하는 행위"에 해당한다고 판단하여 손해배상과 침해금지가 모두 인용될 수 있게 되었습니다. 따라서 중소기업이 직원의 이직과 관련하여 기술, 영업 등의 정보를 영업비밀 이외의 방법으로 보호할 수 있게 된 것입니다.

정회목 변호사

-- 팹리스 시스템반도체 개발업체인 중소기업의 대학원생을 대상으로 한 연구원 확보방안 / 대기업으로 이직한 연구원을 대상으로 한 전직금지가처분 소송사건 - 서울고등법원 2012. 5. 16.자 2011라1853 결정 --

1. 배경사실

특히 시스템반도체 기업의 경우 연구개발자가 설계한 반도체 설계 및 레이아웃이 바로 판매 제품(IP)과 마찬가지이므로, 무엇보다도 우수한 연구개발자를 확보하는 것이 중요합니다. 하지만 대기업 계열사가 아닌 시스템반도체 기업들은 대부분의 중소기업들과 마찬가지로 필요한 인재를 확보하는데 큰 어려움을 겪고 있습니다.

A회사는 반도체 집적회로 제조, 반도체 설계, 반도체 레이아웃 등 사업을 하는 회사로, 주로 시스템반도체의 개발에 관한 삼성전자 등의 용역을 수행하거나 제품을 삼성전자에 납품하는 회사입니다. A회사는 우수한 인재를 미리 확보하기 위하여 대학원생 B에게 교육실습 및 연구개발 기회와 함께 지원금을 지급하였습니다. 그 일환으로 A회사는 2008년 광운대와 고용계약형 소프트웨어 석사과정 지원사업 협약을 체결하고 총 3600만원을 대학에 지원하였습니다. 당시 석사과정 재학생 B는 2008. 10. 2. 졸업 후 A회사에 최소한 3년 근무하기로 약정하고 대학으로부터 2년 동안 약 3천만원을 지원받았습니다.

B는 졸업 후 2010. 9. 1. A회사에 입사하였고, 동시에 퇴사 후 1년 동안 동종업체 전직금지 등을 포함한 영업비밀보호약정을 체결하였습니다. B는 시스템반도체 레이아웃 중 BACKEND 업무를 담당하였습니다. 그런데, B는 입사일로부터 10개월이 지난 2011. 6. 30. A회사를 퇴직하고 삼성전자로 이직하였습니다. 이에 A회사가 B에 대해 영업비밀침해 등을 근거로 전직금지가처분신청을 제기한 것입니다.

2. 영업비밀 관련 기술

A회사에서 B가 맡고 있던 BACKEND 업무는 FRONTEND 팀에서 HDL 등으로 시스템을 설계하고 이를 게이트레벨로 합성한 후에 이를 실제 반도체칩으로 만들기 위하여 각 구성 셀을 배치하고 연결하여(Placement and Routing) 레이아웃을 생성하는 것입니다. 반도체칩을 생산하는 파운드리의 공정기술에 의한 디자인규칙과 연결선 길이에 따른 타이밍 제한 조건 등을 만족시켜야 하는 작업으로서, 설계툴로 합성된 시스템을 실제 물리적인 반도체칩으로 연결하는 중요한 작업입니다.

회로배치 공정은 칩을 생산하는 파운드리에 따라 시행착오가 많고 FRONTEND에서 BACKEND의 각 단계가 진행 될수록 비용이 급격하게 증가하기 때문에 검토와 보완의 효율성이 중요합니다. 따라서 이러한 검토 및 보완 결과의 집약체인 FRONTEND CHECKLIST와 BACKEND CHECKLIST는 회사의 중요한 자산이자 영업비밀이라 할 수 있습니다. 그런데 A회사의 파운드리는 삼성전자이므로, B가 삼성전자에 취업하게 되면 이러한 정보를 바로 이용할 수 있고, 위 중요 정보가 삼성전자에 노출될 가능성도 있습니다. 

위와 같은 정보가 사용자에게 보호할 가치 있는 이익에 해당한다는 점은 분명해 보입니다. 시스템반도체 업계에는 여러 판매처가 있습니다만, 가장 많은 수요는 시스템반도체를 이용하여 가전제품, 휴대폰, 다른 시스템반도체 등을 생산하는 삼성전자, LG전자 등의 대기업에서 발생합니다. 위 사안에서 A회사는 삼성전자의 파운드리를 사용하고 삼성전자에 납품하는 업체로, A회사의 기술자료가 삼성전자에 넘어가 삼성전자가 독자적으로 제품을 만들 수 있게 되면, A회사는 삼성전자에 대해 비교우위 기술이 없어져 회사의 존립까지 문제가 될 수 있습니다.

3. 전직금지관련 쟁점 및 법원 판단

전직금지는 약정과 보호할 가치가 있는 사용자의 이익이 있는 경우에 인정됩니다.  부정경쟁방지법의 영업비밀뿐만 아니라 그 정도에 이르지 아니하였더라도 당해 사용자만이 가지고 있는 지식 또는 정보로써 근로자와 이를 제3자에게 누설하지 않기로 약정한 것이거나 고객관계나 영업상의 신용유지도 사용자의 보호이익에 해당합니다.

법원은 이 사건에서, 회로배치 공정은 시행착오가 많아 검토와 보완의 효율성이 중요하고, 특히 FRONTEND CHECKLIST, BACKEND CHECKLIST는 수많은 시행착오를 겪으면서 A회사가 만든 것인데, B는 각종 사내 교육, 세미나, 간담회와 사내 컴퓨터 망에 보관된 파일 등을 통하여 그 내용을 알 수 있는 지위에 있었고 회로배치 업무에 투입되어 5개월 간 BACKEND 업무에 종사하면서 이를 습득했다고 보았습니다. 따라서 위와 같은 정보는 전직금지약정을 통하여 외부로 유출되지 않도록 보호되어야 할 사용자의 이익에 해당한다고 판시하였습니다.

한편, 법원은 이 사건 협약에 따라 A회사가 광운대에 3,600만원을 지원하였고, B에게 약 3천만원이 전달되었으므로 1년 동안 전직을 금지하는 대가는 지급된 것으로 볼 수 있다고 판단하였습니다. 필수적인 요건은 아니지만 사용자가 근로자에게 전직금지에 대한 대가를 지급한 사정이 있다면 전직금지를 인정하는데 유리하게 작용합니다.

따라서, 법원은 이 사건 전직금지약정은 유효하고, B에게 퇴직일 2011. 7. 1.부터 1년이 되는 2012. 6. 30.까지 삼성전자에 취업하여 근무하여서는 아니된다는 결정을 하였습니다.

4. 시사점

위 결정은 대학원을 졸업하고 입사일로부터는 10개월, 해당 업무를 맡은 후 5개월에 불과한 신입사원에 대해서도 1년의 전직금지를 인정한 것입니다. 아무리 신입사원이라고 해도 중요한 연구자에게는 원칙적으로 전직금지 의무를 적용할 수 있다는 메시지입니다.

참고로, B는 2008. 10. 2. 대학원 재학 중 협약에 따라 졸업 후 A회사에 최소 3년 근무하기로 약속한 후 2년 동안 약 3천만원을 지원 받았으나, 그 약속을 지키지 않았습니다. 그러나, A회사는 B의 퇴사를 인정하지 않고 입사 후 3년 동안 근무할 것을 강제할 수는 없습니다. 헌법 및 근로기준법상 직업선택의 자유를 침해하는 약정은 모두 무효이며, 강제근로는 엄격하게 금지되기 때문입니다. 다만, 특별한 사정이 없는 한 지급된 교육지원비의 반환은 청구할 수 있습니다.

또한 B는 처음부터 A회사가 아닌 삼성전자에 취업할 수도 있을 것입니다. 이 경우 A회사는 B의 행위를 제재할 수 있는지 문제가 됩니다. 취업을 막는 금지청구 또는 가처분 신청은 먼저 보호할 가치가 있는 사용자의 이익과 같이 B가 A회사의 중요한 정보 내지는 자산을 취득 사용할 개연성이 있어야 할 것입니다. 따라서 B가 A회사의 취업 전 대학원생 시절에 이미 A회사의 업무에 관련된 프로젝트를 진행해 왔고 위 사안과 같은 A회사의 중요한 정보에 접근이 가능했다면, 전직금지 약정이 없더라도 3년 근무 약정만으로도 전직금지 등을 청구하는 것도 가능할 것입니다.

본 사안의 법원결정은 A회사와 같은 시스템반도체 기업이 미리 확보한 인재가 대기업으로 이직하는 것을 견제하는데 유용한 참고사례가 될 것으로 생각합니다.

*관련판결: 서울고등법원 2012. 5. 16.자 2011라1853 결정

서울고법2012.5.16.자2011라1853결정.pdf