-- 천식치료제 투약용 기구 디자인(형태+보라색) 분쟁: 서울고등법원 2016. 3. 31. 선고 20152049390 판결 --

 

1.    대상 제품 디자인

 

  

 

2.    부정경쟁행위 주장

 

선발회사는 후발제품에 대해 부경법 제2조 제1 ()목의 상품출처혼동행위, ()목의 선발제품의 식별력이나 명성을 손상하는 행위, ()목의 타인의 성과를 무단 사용하는 일반적 부정경쟁행위에 해당한다고 주장합니다.

 

3.    서울고등법원 판결

 

가.  상품출처 오인혼동 여부

 

"선발회사 흡입기를 보라색 둥근 모양의 흡입기로 지칭한 수요자들도 있는데, 이들 수요자의 경우에도 구체적으로 원고 흡입기 형태를 상정하면서 언어 사용상의 편의에 의해 그러한 추상적인 용어를 사용한 것으로 보일 뿐, 보라색둥근 모양의 조합으로 된 모든 형태의 흡입기를 관념 또는 의미하면서 그러한 용어를 사용한 것으로 보이지는 아니한다.

 

의사나 약사뿐만 아니라, 약국에서 직접 원고 제품 또는 피고 제품을 구매하는 천식환자나 그 보호자 등도 이들 제품의 수요자들로 볼 수는 있을 것이다. 그런데 원고 제품과 피고 제품은 모두 환자의 건강에 직접적인 영향을 줄 수 있는 전문의약품으로서, 환자들이나 그 보호자 등이 이들 제품을 약국에서 구매하기 위해서는 원칙적으로 의사의 처방을 받아야만 하는 거래환경을 참작해 보면, 이들 제품의 수요자들이 가지고 있는 주의력은 다른 보통 상품의 경우보다 훨씬 크다고 보아야 한다.

 

부정경쟁방지법 제2조 제1 ()목의 부정경쟁행위에 해당하기 위한 요건들인 표지의 유사성혼돈가능성은 일반적이고 평균적인 수요자를 기준으로 판단하는 것이다. 의사나 약사 등 전문가라고 하더라도 간혹 원고 흡입기와 피고 흡입기를 혼동하는 실수를 할 수는 있을 것이나, 이러한 실수가 일반적이고 평균적인 주의력을 가지는 의사나 약사 등에서 보편적으로 발생한다는 점이 증명되지 아니하는 이상, 그러한 몇몇 실수가 실제로 발생하였다는 사실만을 가지고 바로 위 각 요건이 충족되었다고 할 수는 없는 이유이다.

 

부정경쟁방지법 제2조 제1 ()목이 정한 부정경쟁행위에 해당한다고 할 수는 없다."

 

나.  설문조사 결과 평가

 

선발회사의 일방적인 의뢰에 따라 실시된 설문조사결과에 의하더라도 원고 흡입기와 피고 흡입기를 혼동하는 국내 의사의 비율은 28.4%로 나타났는데. 이와 같은 혼동 비율은 부정경쟁방지법 제2조 제1 ()목의 부정경쟁행위에 해당하기 위한 혼동가능성요건을 충족하였다고 보기에 충분한 비율은 아니다(설문의 적합성과 설문조사의 신뢰성이 확보되어도, 혼동 비율이 20% 내지 30% 정도로 나타났다면 그것만으로는 어느 쪽으로도 단정하기가 어렵다.)

 

다.  ()목의 부정경쟁행위 성립여부 판단법리 및 판단순서 

 

"부정경쟁방지법 제2조 제1 ()목이 정한 부정경쟁행위에 해당하는지 판단함에 있어서는, ① 보호되어야 한다고 주장하는 성과 등(이하 ‘보호주장 성과 등’이라고 한다)이 ‘상당한 투자나 노력’으로 만들어진 것인지 살펴본 다음, ② 특허법, 실용신안법, 디자인보호법, 상표법, 부정경쟁방지법, 저작권법 등 제반 지식재산권 관련 법률과 민법 제750조의 불법행위 규정을 비롯하여 시장의 경쟁과 거래질서를 규율하는 전체 법체계 내에서 보호주장 성과 등을 이용함으로써 침해되었다는 경제적 이익이 ‘법률상 보호할 가치가 있는 이익’에 해당한다고 볼 수 있는지, 아니면 위와 같은 전체 법체계의 해석 결과 보호주장 성과 등이 누구나 자유롭게 이를 이용할 수 있는 이른바 공공영역(公共, public domain)에 속해 있는 것이어서 이를 무단으로 이용하더라도 ‘법률상 보호할 가치가 있는 이익’을 침해한 것으로 볼 수는 없는지를 독자적으로 규명해 보고, 또한 ③ 그러한 침해가 현재 우리나라 시장에 형성되어 있는 관행과 질서 체계에 의할 때 ‘공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는 방법’이라고 평가되는 경쟁자의 행위에서 비롯되었는지도 살펴보아야 할 것이다.

 

, 보호주장 성과 등이, 시장의 경쟁과 거래질서를 규율하는 전체 법체계에 의할 때 공공영역에 속하는 것으로 취급되어 이에 대해서는 더 이상 법적 보호를 하여서는 아니 되는 성질의 것인지, 아니면 위와 같은 부정경쟁방지법 제2조 제1 ()목 신설 전의 지식재산권 관련 법률들의 체계 등에서 각각의 특유한 요건을 충족시키지 못하여 그러한 법률들에 규정된 권리 등에 의해서는 보호받을 수 없었지만 이는 단지 법적 보호의 공백으로서 이러한 공백을 메우기 위한 민법 제750조의 불법행위 규정 등을 해석적용해 보면 ‘법률상 보호할 가치가 있는 이익’으로서 법적 보호가 주어져야 하는 성질의 것인지를 규명하여, 부정경쟁방지법 제2조 제1 ()목이 정한 부정경쟁행위에 해당하는지를 판단해야 한다."

 

라.  ()목 해당여부 구체적 판단

 

"선발회사 흡입기 형태는 원고 제품을 표시하는 표지로서 국내에 널리 인식되었다고 볼 수 있고, 이에 따라 원고 흡입기 형태에는 상당한 신용과 고객흡인력이 구축되게 되었다고 할 것이므로, 이를 원고들의 상당한 투자나 노력으로 만들어진 성과 등으로 보는 것은 문제가 없다.

 

그러나 피고 흡입기는 원고 흡입기와 그 형태에서 뚜렷한 차이가 있어 서로 유사하다고 할 수가 없고, 수요자들이 그 출처에 관하여 혼동을 할 염려가 있다고 할 수도 없으므로, 피고들이 피고 제품에 피고 흡입기를 사용하는 것을 두고 원고 흡입기 형태를 이용하는 행위에 해당한다고 할 수가 없다.

 

한편, 피고 흡입기에서도 원고 흡입기에서와 마찬가지로 보라색을 일부 채용하고 있기는 하다(다만, 그 색체에 차이가 있음은 앞서 보았다).

 

그러나 원고 흡입기 형태를 떠나 보라색표지만으로 원고 제품이 식별되기에 이르렀다고 보기는 어렵고, 그 밖에 앞서 본 색채 사용과 관련한 공익상의 요청에도 불구하고 원고 제품과 동종의 제품에 관하여 보라색을 사용하는 것을 원고들에게 독점시킬 만큼 원고들이 그 사용에 관하여 투자나 노력을 하였다는 점을 증명할 증거가 부족하다(‘원고 흡입기 형태를 떠나 보라색만으로 원고 제품이 유통되었거나 광고된 실적이 미미한 수준이다).

 

따라서 원고 흡입기 형태 중 보라색만을 따로 떼어내어 원고들의 상당한 투자나 노력으로 만들어진 성과 등에 해당한다고 볼 수가 없고, 피고들이 보라색을 피고 흡입기에 사용하는 행위를 두고 공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는 방법에 의한 사용이라고 볼 수도 없다."

 

따라서 ()목의 부정경쟁행위에 해당하지 않는다.

 

첨부: 서울고등법원 2016. 3. 31. 선고 20152049390 판결

서울고등 2015나2049390 판결.pdf

 

 

작성일시 : 2016.04.27 11:09
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-- 공동연구개발 프로젝트가 무산된 후 제기된 영업비밀 침해소송 사례 - 미국 바이오 약품회사 N8 Medical Colgate-Palmolive를 상대로 치약, 구강세정제 등에 사용하는 항생물질 Ceragenin 관련 영업비밀 침해로 인한 손해배상액 약 1조원을 청구한 사건 소개 -- 

 

1. 문제의 소지

 

공동연구개발을 위해 비밀유지약정(NDA)을 체결한 후 아이디어와 개발 자료를 제공하였으나, 그 개발 프로젝트가 성공하지 못하고 중도 탈락한 경우 법적 분쟁의 소지가 많습니다. 특히, 법무지원 여력이 충분하지 않는 중소기업이나 벤처회사의 경우에는 귀중한 아이디어만 탈취당했다는 허탈한 상황에 직면할 수도 있습니다. 중견기업이라고 해도 촉박한 개발 일정에 쫓기거나 법률비용을 아끼려는 마음에 법적 보호장치를 소홀히 한 탓에 자신의 사업 아이디어를 보호할 수 없는 상황에 처할 수도 있습니다.

 

한편, 공동개발 제안을 받은 회사 입장에서는 공동개발 프로젝트를 성실하게 수행하여 그 결과를 평가하여, 계속 추진여부를 판단한 결과 그 프로젝트를 중단하기로 결정한 것에 불과한데, 이와 같은 중단 상황에서 발생 가능한 법적분쟁에 미리 대비하지 않는 탓에 심각한 리스크가 있는 법적 분쟁에 휘말리는 경우도 많습니다.

 

우리나라 기업 사이에도 흔히 발생하는 사안이지만, 특히 한쪽 당사자가 미국회사인 경우에는 영업비밀 침해 또는 계약 위반 등을 이유로 천문학적 손해배상을 청구하는 경우도 있습니다. 최종 승패를 떠나 미국 소송은 법률비용만으로도 우리나라와는 비교가 되지 않는 큰 부담입니다. 현재 소장이 제출된 단계에 불과하지만 최근 언론에 보도된 공동연구개발 중단에 관련된 영업비밀 침해소송 사례를 참고로 소개합니다.

 

2. 공동연구개발 프로젝트

 

문제된 Ceragenin은 광범위 항생작용을 포함한 다양한 효능을 갖고 있는 물질로서, 최초 Brigham Young University에서 개발되었고, N8 Medical로 라이선스되어 상업적 제품으로 개발되고 있었습니다. 개발과정에서 축적된 Ceragenins에 관한 다양한 영업비밀 보유자인 N8 Medical사는 치약, 구강세정제 등 분야 매출만 연8조원을 넘어서는 거대기업 Colgate-Palmolive와 공동으로 제품개발 프로젝트를 진행하게 되었습니다. 양사는 NDA를 체결한 후 개발정보 및 실험데이터 등을 제공하였고, material-transfer agreement를 체결한 후 필요한 시료를 제공하였습니다. 프로젝트가 성공한다면 양사에 더 없인 좋은 결과로 연결되었을 것입니다.

 

그런데, Colgate에서는 추가적인 연구개발 실험을 진행한 결과를 평가한 후, ceragenins의 효능이 충분하지 않고, 보관 안정성이 부족하고, 가격 경쟁력도 없다는 이유로 해당 프로젝트를 중단하였습니다. 한편, 해당 프로젝트를 중단하려면 그동안 생성된 연구개발 실험결과를 넘겨달라는 N8 Medical의 요구도 거절하였습니다. Colgate로서는 거액의 연구비와 시간이 투입된 결과물을 넘겨줄 수 없었기 때문입니다. 이에 N8 Medical이 영업비밀 침해 등을 이유로 손해배상 소송을 제기한 것입니다.

 

3. N8 Medical 주장의 요지

 

중요 계약조항은 다음과 같습니다. "N8 Medical to make a confidential and limited transfer of ceragenins to Colgate for limited testing purposes, as well as to provide Colgate access to N8 Medical's information and confidential information regarding all ceragenins, while at the same time protecting and safeguarding N8 Medical's extremely valuable proprietary information and ceragenin compounds." 그런데, Colgate는 제공받은 비밀정보를 활용하여 추가적인 실험을 한 후 그 결과를 제공하지도 않은 채 단지 효능과 보관 안정성이 좋지 않기 때문에 규제당국으로부터 필요한 허가를 받기 어렵고, 가격도 비싸다는 이유로 해당 프로젝트를 중단한다는 것입니다. 이에 대해 N8 Medical은 자신들로부터 필요한 영업비밀 및 데이터를 모두 제공받은 후 정당한 대가 또는 로열티를 주지 않기 위한 핑계라고 주장합니다. 비밀리에 출원한 후속 특허출원이 그에 대한 유력한 증거라고 합니다. 해당 제품의 시장 규모 및 제품 개발이 성공했을 때 점유율, 통상의 로열티 비율 등을 감안하여 손해배상 규모는 US$ 1 billion ( 1조원)이라고 주장하는 소장을 제출하였습니다.

 

N8 Medical, 소장에서 Colgate가 개발연구 프로젝트의 초기 단계 실험결과를 바탕으로 비밀리에 독자적 특허출원을 하는 등 자신의 기술을 탈취하려고 시도했다 주장합니다. 흥미로운 점은, 우리나라에서도 공동개발 프로젝트와 연관된 후속 특허출원을 하는 경우 이와 같은 기술탈취 주장이 흔히 제기된다는 사실입니다. 법리적으로는, 특허법에 따라 후속 특허출원 발명의 기술내용을 특정한 후, 그 특허발명에 실질적으로 기여한 발명자가 누구인지를 판단한 후, 그 발명자의 사용자가 누구인지에 따라 그 특허권에 관한 최종 권리자를 정하면 권리관계가 명확하게 됩니다. 통상은 특허법에 기초한 논리적 주장이 아니라 막연하게 후속 개량발명도 최초로 기술제공자로부터 유래된 것이므로 모두 기술탈취라고 주장하는 경우가 많다는 점입니다. 이와 같은 분쟁을 피하려면 특허출원 당시에, 특허청구항에 기재된 발명에 실질적으로 기여한 발명자를 엄격하게 판별한 후 특허법리에 따라 특허를 받을 권리를 양수하는 절차를 정상적으로 밟는 것이 필요합니다. , 관련 연구기록 및 양도증 등 법적 문서 관리가 중요합니다.

 

4. 시사점

 

모든 기술분야에서 아이디어 단계에서 출발하여 상용화 제품 단계까지 도달하려면 많은 추가 연구개발이 필요하고 수많은 난관이 존재합니다. 아이디어 단계에서 공동연구개발을 추진하는 경우 중도 탈락할 경우에 대비한 법적 장치를 마련해 두는 것이 필요합니다. 성공사례보다 실패사례가 많은 현실을 감안하면 반드시 필요하다고 생각합니다. 그 과정에 소요되는 법률비용을 아깝다고 생각하면 장래에 거액의 손해배상 위험에 직면할 수 있습니다. 특히 요즈음 key word로 등장한 open innovation에서는 다수 당사자의 참여를 유도하여야 하는데, 참여한 당사자의 이익을 지켜주고 법적 리스크를 회피할 수 있는 법적 지원시스템이 필수적입니다. open innovation 분야를 선도하는 다국적 회사 담당자의 발표에서도 이와 같은 법적 지원시스템을 필수적 장치로 설명하고 있습니다. 우리나라 기업에서도 반드시 필요한 부분으로 생각합니다

작성일시 : 2013.12.23 11:02
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