기술유출/영업비밀분쟁 민형사소송실무

- 공격과 방어 전방위 실무경험 바탕으로 실무적 포인트 및 해결방안

-- 영업비밀 침해 또는 특허침해 소송에 대한 대응방안으로써의 직무발명보상금 청구소송 – 서울중앙지방법원 2014. 1. 17. 선고 2013가합13271 판결 --

1. 영업비밀 침해 소송의 반격으로써의 직무발명 보상금 소송의 제기

D는 B회사의 공장장으로 근무하다가 2007. 10. 31. 퇴사 후에 동종영업을 하는 E회사를 설립하였고, A는 2005. 10. 10. B회사에 입사하여 설계부서를 총괄하는 설계팀장으로 근무하다가 2007. 12. 24. 퇴사하고 바로 E회사에 입사하였습니다.

A는 B회사의 영업비밀인 코팅기계 설계도면을 볼래 반출한 후에 E회사에 입사하여 D와 함께 반출된 설계도면을 이용하여 코팅기계를 제작 판매하였다는 범죄사실로 기소되어, 2011. 2. 11. 1심에서 영업비밀누설죄 및 업무상배임죄로 유죄가 선고된 후에, 항소 및 상고가 모두 기각되어 판결이 확정되었고, 영업비밀 침해금지 및 손해배상 민사소송에서도 2012. 8. 23. 1심에서 일부인용되는 판결이 선고된 후에 항소 및 상고가 모두 기각되었습니다.

이에 대하여 A가, B회사와 그 대표이사 C를 상대로, 아래 이 사건 발명의 진정한 발명자는 A임에도 불구하고 B회사의 대표이사가 자신을 발명자 및 특허권자로 출원하여 A의 특허받을 권리를 침해한 불법행위에 대한 손해배상을 청구한 것입니다.

‘갭조절수단을 포함하는 코팅액도포 어셈블리가 구비된 코팅장치’ 및 ‘모재 이음부를 감지하여 코팅도포부의 간격을 조절하기 위한 방향제어수단이 구비된 코팅장치’에 관한 2건의 특허

2. 법원의 판단

직무발명 사실이 인정되려면 A가 이 사건 발명의 완성에 실질적으로 기여하여 발명자로 인정되어야 합니다. 법원은 A가 당시 B 회사의 설계팀장으로 관련 업무를 처리하였고 연구개발비용 자료의 연구권 인건비를 받은 사람으로 기재된 사실은 인정되지만, 이러한 사정만으로 A가 이 사건 발명의 발명자임을 인정할 수는 없다고 보았습니다.

특히 법원은 B회사가 2008. 11.경 A에게 이 사건 발명의 특허권을 침해하지 말라는 통고서를 보냈고, 영업비밀 침해를 이유로 고소, 금지가처분, 손해배상 소송을 제기하였음에도, A가 한번도 B회사에 항의하거나 이 사건 발명의 발명자가 자신임을 주장한 사실이 없다는 사실에 주목하였습니다. A가 이에 대하여 침해가 인정된 영업비밀은 이 사건 발명을 포함하고 있지 않다고 주장하였으나 1건의 발명은 침해가 인정된 영업비밀에 포함된 것으로 보았던 것입니다.

또한 A는 소외 F회사가 이 사건 발명에 관한 연구비를 지원하여 A가 B회사의 직무담당자로서 이 사건 발명을 한 것이라고 주장하였습니다. 그러나 법원은 B회사와 F회사 간에 이 사건 발명에 대한 권리 귀속에 대한 논의가 있어야 하나 어떠한 논의도 있었던 것으로 보이지 않고, 연구 기간도 A가 입사하기 전의 기간으로 기재되어 있었고, A의 관련 형사사건에서의 진술에서도 A 입사 후에 특별히 새로운 기술의 개발은 없었다고 진술하였다는 점을 인정하여 A가 발명자라는 A의 주장을 배척하였습니다.

3. 시사점

A는 B회사가 제기한 형사고소, 민사소송에서 특허발명 또는 영업비밀이 A가 발명한 직무발명에 해당한다는 항변을 전혀 하지 않고 있다가 이전 소송들이 마무리되는 시점에서 본 소송을 제기하였던 것으로 보입니다. 법원은 결국 이전 사건들의 경과에서 A가 보인 태도를 함께 고려하여 이 사건 특허의 발명자로 보지 않은 것으로 보입니다.

그런데 만일 A가 B회사로부터 특허침해의 경고장을 받고 영업비밀 침해소송이 제기된 직후부터 체계적으로 방어 전략을 수립하였다면, 결과가 달라졌을 가능성도 있습니다. 특히 이 사건 특허의 진정한 발명자라는 주장이 성립할 경우 B회사는 상당한 위험에 직면하게 되므로, B회사와의 합의가 성립했을 가능성도 높았을 것입니다.

결국 이 사건은 영업비밀 침해 또는 특허침해 소송에서 해당 지적재산권의 진정한 발명자로서 직무발명임을 주장하려면 사건 초기부터 사건 전체를 조망할 수 있는 법률전문가와 함께 체계적인 대응을 준비하는 것이 필요하다는 사실을 보여준다고 할 수 있습니다.

*첨부파일: 서울중앙지방법원 2014. 1. 17. 선고 2013가합13271 판결문

서울중앙지법_2013가합13271_판결문.pdf

-- 기술협력 또는 기술도입 후 독자개발 추진과 영업비밀침해 관련 분쟁사례 세미나 발표자료 -- 

2014. 9. 30. CNN the Biz 강남 교육연수센터에서 했던 기술협력 또는 기술도입 후 독자개발 추진과 영업비밀침해 관련 분쟁사례 세미나 발표자료를 첨부합니다.

*첨부파일: 20140930세미나자료

1_세미나 김국현 발표자료.pdf

2_영업비밀 기본내용 김국현 발표자료.pdf

3_미국 영업비밀 기본내용.pdf

4_Trade Secret_wipo_smes_교육자료.pdf

-- 직무발명을 신고하지 않고 무단으로 외부의 제3자 명의로 특허 출원하였고, 법적 분쟁이 시작되자 관련 해외출원을 중도 포기한 경우 손해배상 책임 – 대전지방법원 2014. 6. 12. 선고 2011가합8564 판결 --

- 형사상 배임죄 성립

종업원 발명자가 직무발명을 사용자에게 신고하지 않으면 법적 책임을 지게 됩니다. 대표적 사례로 대법원 2012. 11. 15. 선고 2012도6676 판결을 들 수 있습니다. 대법원 판결사안에서는 연구개발 이사가 외부 연구원과 협력연구로 개발, 완성한 기술을 회사에 알리지 않고 외부 연구원이 특허등록을 받도록 한 것이 발각된 경우 형사상으로는 업무상 배임죄가 성립한다는 판결입니다.

참고로 판결요지를 소개하면 다음과 같습니다. "직무발명에 대한 특허를 받을 권리를 사용자에게 승계한다는 약정 또는 근무규정의 적용을 받는 종업원은 그 특허권의 취득에 협력해야 할 의무를 부담하고, 이것은 자기사무의 처리라는 측면과 아울러 상대방의 재산보전에 협력하는 타인 사무의 처리라는 성격을 동시에 갖는다. 따라서, 종업원 A 이사는 배임죄의 주체인 “타인의 사무를 처리하는 자”의 지위에 있다. 위와 같은 지위에 있는 종업원이 임무를 위반하여 직무발명을 완성하고도 그 사실을 사용자 등에게 알리지 않은 채 그 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 제3자(B)에게 이중으로 양도하여 제3자가 특허권 등록까지 마치도록 하는 등으로 그 발명의 내용이 공개되도록 하였다면, 이는 사용자 등에게 손해를 가하는 행위로서 배임죄를 구성한다."

- 민사상 손해배상 책임

형사유죄판결을 받으면 위법행위라는 사항은 확정된 것입니다. 대부분 다음 단계로서 해당 위법행위로 인한 민사상 손해배상 책임이 추궁될 것입니다. 특별한 사정이 없다면 손해배상 액수만 문제될 뿐이고, 직무발명을 신고하지 않은 연구원이 손해배상 책임을 피하기 어려울 것입니다.

첨부한 판결 사안에서는 1심 법원은 발명자 연구원에 대해서는 2억원, 출원명의 회사에 대해서는 3억원의 손해배상 판결을 하였습니다. 직무발명을 신고하지 않고 외부자 명의로 출원한 사례에서 상당한 액수의 손해배상 판결이 난 것이 흥미롭습니다. 첨부된 판결문을 한번 꼼꼼하게 읽어 보시기 바랍니다. 본 사안에서 손해배상 책임의 주원인으로는 해외출원 후 심사 및 등록을 포기한 부분을 들고 있습니다.

- 미신고 직무발명을 제3자 명의로 출원한 모인출원 관련 복잡한 법률문제

정당한 권리자가 모인출원에 관한 권리를 원상회복할 수 있는지 문제는 국가마다 입장을 달리하는 문제로 해결이 단순하지 않습니다. 우리나라 특허법 제34조 및 제35조 규정은 원칙적으로 정당한 권리자의 후속출원을 전제로 하는 구제방법입니다. 판결 사안에서 문제된 일본, 미국, 중국, 유럽특허청 등 타국가 특허법에는 정당한 권리자의 후속출원을 권리구제의 전제요건으로 하는 것은 아닙니다. 그러나, 출원조차 하지 않았던 정당 권리자에게 모인출원에 관한 권리가 모두 귀속된다고 단정하기는 어렵습니다. 개별 국가마다 특허법리를 면밀하게 살펴보아야 할 어려운 문제입니다. 논리적으로는 직무발명을 정당하게 양수할 수 있는 사용자가 외국에 출원 중인 모인출원에 대한 권리 보유자라는 사실이 확정되어야만 그 해외출원을 중도 포기한 행위에 대한 손해배상 책임이 인정될 것입니다. 모든 국가에 동일한 특허법리가 적용될 가능성은 극히 낮다고 생각합니다.

- 영업비밀 유출책임 관련 대법원 판결

직원이 직무발명을 회사에 보고하지 않고 타인 명의로 특허 출원하였다면 배임죄의 책임을 물을 수 있습니다. 형사적으로 배임죄 유죄 판결을 받으면 특별한 사정이 없는 한 민사적으로도 불법행위가 성립합니다. 따라서, 손해배상책임도 있습니다.

그러나, 직무발명을 완성한 후 지체 없이 보고할 의무가 있지만 알리지 않고 타인 명의로 출원한 경우에도 발명자주의 원칙상 그 단계에서는 아직 회사에게 그 발명에 관한 소유권이 이전된 것은 아니라고 보고, 회사의 영업비밀을 외부로 누설하여 침해한 것이라는 주장은 배척하였습니다. 그 단계에서는 사용자가 직무발명을 보유한 것으로 보지 않은 것입니다.

*첨부파일: 대전지방법원_2011가합8564_교수직무발명관련

  대전지방법원_2011가합8564_교수직무발명관련.pdf

-- 미국 Du Pont사의 백색안료(TiO₂) 관련 영업비밀을 중국회사로 유출한 중국출신 연구원 Walter Liew에 대한 형사재판 1심 판결 - 15년 징역형 선고 -- 

문제의 영업비밀은 다양한 용도로 널리 사용되는 백색안료인 TiO₂ 제조기술 정보입니다. 영업비밀 정보보유자는 Du Pont이었고, 침해자는 중국인 Walter Liew입니다. Liew는 해당 정보를 중국 청두에 소재하는 Pandang이라는 회사에 제공하는 대가로 약 $27.8 million (환산하면 약 2백70억원)을 받았습니다. 장기간에 걸친 형사재판 끝에 미국 캘리포니아주 북부지방법원의 1심 판사는 피고인 Liew를 15년 징역형에 처하는 판결을 선고하였습니다. 우리나라 판결 중에는 이 정도의 무거운 처벌을 한 사례가 없을 정도로, 영업비밀을 해외로 유출한 침해혐의에 대한 미국 법원의 처벌 수위가 매우 무겁다는 점을 유의할 필요가 있습니다. 물론 1심 판결이므로, 이후 항소심 등 상급법원 재판에서 그 형량이 낮아질지 여부도 계속 지켜볼 필요가 있습니다.

해당 사건 1심 판결문 google link: U.S. v. Liew

-- 비밀유지약정 후 사업합병 협상을 진행하다 최종적으로 결렬된 후 제기된 영업비밀침해 분쟁 사례 판결 - 미국의 영업비밀전문 블로그에서 꼭 읽어보기를 추천한 미국법원 판결 소개 --

관련 쟁점과 법리를 잘 정리한 좋은 판결문으로 소개하면서 일독하기를 권유한 판결입니다. 참고자료로 올려드립니다. 판결문을 살펴보니까 분쟁사안이 누구나 이해하기 쉬운 은퇴자 재정설계 프로그램 문제이고, 판결문도 쉬운 영어표현과 명쾌한 문장으로 작성되어 읽기 쉽습니다. 첨부한 미국법원 판결을 영어공부 삼아 꼭 읽어 보시길 권합니다.

개요를 간략하면 말씀드리면, 원고 Retiree사 및 CEO William Meyer와 피고 Sensible Money사 및 CEO Dana Anspach은 모두 은퇴자를 위한 재정설계 분야에서 강연, 저술, 블로그 운영 등으로 명성을 얻고 있는 사람들입니다. 양사는 상대방의 전문성과 능력을 인정하여 각자의 사업을 합병하기로 하고, 구체적 합병 협상의 전제로서 먼저 비밀유지 및 부쟁계약(confidentiality and non-compete agreement)을 체결하였습니다. 이 계약서에는 중대한 계약 위반행위에 대해 각 $25만달러의 손해배상 예정조항을 포함하고 있습니다.

그 다음, Retiree사에서는 Anspach에게 자신이 지난 5년 동안 개발하여 완성한 Big Model이라는 은퇴자 재정설계 프로그램을 보여주었고, 실제 고객을 대상으로 4시간 동안 진행한 설명회에 참여하도록 허용하였습니다. 다만, 위 프로그램의 소스코드를 제공하거나 모든 내용을 공개한 것은 아니었습니다. 그 후 양 당사자의 합병 협상은 결렬되었습니다.

그런데, Anspach는 "Sensible Money Spreadsheet"라는 프로그램을 독자 개발하였다고 공개하였고, 그 내용이 Big Model과 완전 동일하지는 않지만 상당 부분에서 공통되거나 유사하였습니다. Anspach는 새로는 프로그램을 최첨단 프로그램으로 홍보하였으며, 심지어 Retiree의 경쟁회사에도 그 내용을 공개하였습니다. 이에 Retiree사에서 비밀유지약정 위반 및 부경쟁의무 위반을 주장하는 소송을 제기한 것입니다.

미국지방법원 1심 법원은 그 분야의 전문가인 Retiree에서 5년에 걸쳐 개발한 프로그램을 거의 동일 수준의 전문가 Anspach가 특별한 이유도 없이 6개월 만에 개발 완료하였다는 것은 Retiree 프로그램 정보를 이용하지 않고서는 불가능하였을 것으로 판단하였습니다. 이에 피고 Anspach 대리인은 원고 프로그램은 총 1000여 페이지에 이르는 분량이지만 피고 프로그램은 300여 페이지 정도로 사이즈에 큰 차이가 있고, 데이터 입력 화면의 수, tab 숫자 등 많은 부분에서 차이가 있고 심지어 피고 프로그램에는 많은 error가 존재하는 등 원고 프로그램과 전혀 다르다고 주장하였습니다. 이에 대해 미국법원은 이와 같은 차이점뿐만 아니라 피고가 원고 프로그램 전체를 access한 사실도 없다는 점은 인정하면서도, 그것만으로 피고가 원고 프로그램 정보를 부정하게 취득하여 이용하였다는 사실과는 배치되지 않는다고 판시하였습니다. 전체 프로그램의 완벽한 카피를 주장하는 것은 아니기 때문입니다.

결국, 피고 Anspach와 그 회사에 대해 원고회사와 체결한 비밀유지 및 부경쟁 약정을 위반한 것으로 보고, 계약상 손해배상 예정조항을 적용하여 총 50만 달러의 손해배상책임, 프로그램 사용금지명령, 상대방 변호사비용을 포함한 법률비용을 명하는 판결을 하였습니다. 직접 증거가 없더라도 간접사실만으로도 비밀유지약정 및 부경쟁의무 약정 위반을 얼마든지 인정할 수 있다는 취지입니다.  

*첨부파일: 미국법원 2014. 7. 2. 판결

  Memorandum-Order.pdf

-- 인수합병 협상 중 인수대상기업의 정보를 이용하여 고객을 빼앗은 행위에 대해 총 4백억원에 이르는 거액의 손해배상을 명한 미국판결 --

인수합병 협상을 하려면 상대방의 정보를 열람해야 하고, 그 중 비밀정보도 많기 때문에 보통 본격적인 정보공개 및 자료교환 전에 비밀유지약정을 체결합니다. 이 사건에서도 인수 희망자 Patriot사와 인수대상사 Sierra는 협상 전에 NDA를 체결하였습니다. 그 후 Sierra사는 상대방에게 영업비밀정보를 제공하고 자신의 가장 중요 고객인 McClellan의 대표를 Patriot에 소개하여 만들 수 있도록 주선하였습니다. 그런데, 그 후 고객사 McClellan은 Sierra와 계약을 종료하고 Patriot와 새로운 계약을 체결하였습니다. 그와 같은 상황에서 Patriot는 최초 제시한 인수대금보다 훨씬 낮은 금액을 제시하였고, 결국 인수협상은 결렬되었습니다.

인수협상이 결렬된 후 Sierra는 Patriot를 상대로 영업비밀침해 및 비밀유지계약 위반 등을 이유로 손해배상소송을 제기하였습니다. 미국 캘리포니아지방법원에서 배심은 2014. 5. 1. Patriot의 영업비밀침해 및 비밀유지계약 위반의 책임을 인정하여, $22.3 million 손해배상 + $17.4 million 징벌적 손해배상을 하라고 결정하였습니다. 미국에서 영업비밀침해에 관한 소송이 벌어지면 많은 경우에 거액의 손해배상뿐만 아니라 징벌적 손해배상이 추가되는 경향이 강합니다. 이 사건의 경우에도 인수협상이 결렬되었을 뿐만 아니라 약 400억원에 이르는 거액의 손해배상책임이 뒤따르는 심각한 결과를 낳았습니다. 실무적으로 영업비밀보호 문제를 무심하게 처리하는 경우 초래될 수 있는 법적 결과를 보여주는 예입니다.

해당 사건의 소송기록 및 판결은 pacer 를 통해 입수할 수 있습니다.  Patriot Rail Corp. v. Sierra Railroad Co., case no. 2:09-cv-00009, in the U.S. District Court for the Eastern District of California

-- 소프트웨어의 설계개념(design concept)과 같은 “아이디어”도 영업비밀의 보호대상이 될 수 있는지 여부 - Altavion v. Konica Minolta Systems Laboratory 사건 --

1. 배경사실

Altavion은 지난 2000년 설립된 이래, 문서에 그 문서에 관한 정보를 포함하는 디지털 스탬프를 포함시켜 문서를 인증할 수 있는 기술(digital stamping technology, 이하 DST)을 개발해온 회사였습니다. Alatavion의 DST는 문서 전체를 스캔한 뒤 여러 구획으로 나누어 가로-세로 1인치 정도의 공간에 일종의 바코드 형식으로 압축하여 집어넣음으로써 문서 인증 용도로 사용한다는 당시로서는 획기적인 기술을 연구하고 있었고, 이를 특허출원하지 않고 영업비밀로 보호하고 있었습니다.

이후 Altavion은 Konica Minolta사의 R&D 자회사인 Konica Minolta Systems Laboratory(이하 KMSL)와 비밀유지계약(NDA)를 체결한 뒤 자사의 기술을 라이선싱하기 위한 협상을 진행하였는데, 협상 과정에서 약 40여회의 미팅이 있었고 이를 통해 상당한 양의 DST 기술 정보가 KMSL측에 전달되었습니다만, 결국 협상은 결렬되었습니다.

그런데 그 뒤 KMSL은 Altavion의 기술을 바탕으로 Altavion의 허락 없이 독자적으로 연구를 진행하여 24개의 관련 특허를 출원하였고 그 가운데 8개를 등록받았습니다. 특허가 공개되자 Altavion은 자신들의 영업비밀이 침해되었음을 알고 KMSL의 영업비밀 침해행위에 대해 손해배상을 청구하는 소송을 제기하였습니다. 아래에서 소개할 판결은 이 사건 소송의 항소심 법원 판결입니다.

2. 법원의 판단

캘리포니아주 항소법원에서 진행된 소송 과정에서, 법원은 DST를 구성하는 기술정보를 아래와 같이 세 단계로 나누어 검토하였습니다.

1) 첫 번째 단계: 바코드를 사용하여 문서 인증을 구현한다는 일반적인 아이디어

2) 두 번째 단계: DST 기술의 기반이 되는 소프트웨어 설계개념(design concepts, 프로세스 플로우 등)

3) 세 번째 단계: 구체적인 구현 알고리즘 및 소스코드(KMSL측에 전달되지 않음)

KMSL측은 위 1) 및 2)의 일반적인 아이디어와 설계개념은 모두 영업비밀의 보호대상(subject matter)이라 할 수 없다고 주장하였습니다. 이에 대하여 캘리포니아주 항소법원은, 구체적인 구현 알고리즘 및 소스코드와 마찬가지로, “아이디어”도 영업비밀로 보호되는 정보에 해당할 수 있고, 이에 일반적인 아이디어 및 설계개념도 영업비밀의 다른 요건을 충족하면 영업비밀로서 보호 가능하다고 판시하였습니다. 다만 1)의 일반적인 아이디어의 경우에는 Altavion이 NDA 작성 없이 다른 회사에도 공개한 바 있어 비밀성을 상실하였다고 보았습니다. 

3. 시사점

이 사건은 미국에서 “아이디어”가 영업비밀로 보호될 수 있는지에 관하여 명시적인 법원의 판시가 나온 첫 번째 사건입니다. 영업비밀을 “독립된 경제적 가치를 가지는 비밀로 관리된 정보”라 파악하고 그에 대해 구체적인 특정을 요구하는 것은 미국도 마찬가지입니다. 이때 “정보”의 개념에는 일반적으로 “아이디어”도 포함될 수 있을 것입니다.

다만 미국의 경우 Silvaco v. Intel 사건(캘리포니아주 항소법원, 2010)의 판시사항 때문에, 소프트웨어의 설계개념과 같은 “아이디어”가 영업비밀의 보호대상이 되는지 여부에 관하여 논란이 있었습니다. Silvaco사건에서 법원은, 소스코드와 소프트웨어 설계개념을 구분하여, 영업비밀로 분명히 보호될 수 있는 소스코드와 달리, 설계개념은 소프트웨어의 사용자(end user)가 그 사용을 통해 분명하게 파악할 수 있는 것이므로 영업비밀로서 보호될 수 없다고 판시하였습니다. 이에 KMSL측은 Silvaco 사건을 인용하여 설계개념의 영업비밀성을 부정하려 한 것입니다. 그러나 본 사건에서 법원은, Silvaco 사건이 아이디어의 영업비밀성 자체를 부정한 것이 아니라는 전제하에, Altavion의 소프트웨어는 일반 사용자에게 공개된 것이 아니었으므로 설계개념은 오직 NDA의 구속을 받는 KMSL측에만 공개된 것인바, 결국 영업비밀로 보호될 수 있다고 판시하였습니다.

우리나라의 경우에도 특허출원으로 공개되지 않았으며 일반적으로 알려지지 않은 “아이디어”를 영업비밀로 보호받을 수 있습니다만, 우리 실무상으로는 영업비밀이 “특정”되었는지 여부가 문제될 가능성이 높습니다. 그런데 소프트웨어의 설계개념과 같은 “아이디어”는 구체적인 개념도로 현출되어 관리되었다는 사정이 없는 경우에는 형태가 없는 정보에 불과하여 그 특정이 쉽지 않습니다. 결국 회사 입장에서는 충분한 인적, 기술적, 물리적 및 제도적 비밀관리조치를 시행하는 한편, “아이디어”를 꼭 필요한 경우가 아니라면 문서 등 형태로 현출하여 비밀로 철저히 관리하는 것이 오히려 바람직할 수 있습니다. 

*첨부파일: Altavion v. Konica Minolta Systems Laboratory 사건 항소법원 판결문

Altavion-v-Konica.pdf

-- 태양전지, LCD, OLED 등의 제조장비 관련 영업비밀침해 및 중국으로 기술유출 행위에 대한 형사처벌 판결 – 수원지방법원 성남지원 2013. 12. 12. 선고 2012고단963 판결 --

1. 기술분야

영업비밀 보유자 K사는 태양전지, 반도체, LCD, OLED 등 제조라인을 제작하여 태양전지 등 생산업체에 납품하는 장비회사입니다. 위 제조라인은 PE-CVD, MO-CVD, Sputter 등의 메인장비와 로드 언로드 시스템, 트롤리 시스템, 플리퍼 시스템 등으로 구성된 오토메이션 장비로 이루어집니다. K사는 고객사로부터 제조라인 공급의뢰를 받으면 주로 메인장비는 직접 설계제작하고 오토메이션 장비는 외주업체에서 OEM으로 공급받아 일괄라인을 완성한 뒤 고객사에게 납품하여 왔습니다.

2. 기술담당 직원의 퇴직

A는 2010. 3. 22.경 LCD등 차세대 디스플레이, 반도체, 태양전지 등 제조장비 생산 전문업체인 K사에 입사하여, PVD 그룹장으로 태양전지 스퍼터 장비 개발업무를 총괄하였고, OEM 개발 그룹장으로 태양전지 관련 협력업체 주문생산 관리 업무를 담당하였고, PVD 개발 그룹장, 2011. 8. 1.부터는 MEMC 태스크포스팀 그룹장으로 미국 회사와 태양전지 기술제휴 업무를 담당하다가 2012. 2. 29.경 퇴사하였습니다.

B는 2010. 3. 22.경 A와 함께 입사하여, PVD팀 팀장, SI3팀장, 2011. 10. 18.부터 PVD 팀장으로 태양전지 스퍼터 장비 개발 및 고효율 융합기술 개발업무를 담당하다가 2012. 3. 31.경 퇴사하였습니다. E는 2010. 3. 22. A와 함께 입사하여 PVD팀 대리, 2011. 10. 10.경부터 FP설계팀 대리로 태양전지 스퍼터 장비 설계 업무를 담당하다가 2012. 2. 29. 퇴사하였습니다.  참고로, K사 직원이 아닌 외부인으로서 C는 K사의 경쟁사인 P사의 대표이사, D는 부사장입니다.

3. 기술유출 시도

A, B, C, D, E들(이하 ‘침해자들’)은 2011. 9.경 K사의 중요 영업기술 및 경영상 자료를 빼내어 중국에서 태양전지 생산장비 관련 사업을 하기로 하고, A가 중요 영업기술 및 경영상 자료를 빼내고 C는 사무실 경비 등을 제공하고 D, B, E는 필요한 기술을 제공하기로 순차 공모하였습니다. 침해자들은 2011. 10. 11경부터 중국 심청의 Q사 관계자들과 2016년까지 Q사에 대한 태양전지 장비제조 기술 내재화 및 매출 1조원 달성을 목표로 A가 K사 직원 4-5명을 확보하여 기술 지원을 하고 P사는 중국에서 태양전지 생산장비 제작을 지원하며 Q사는 중국내 판매 및 마케팅을 담당하는 내용으로 구체적인 사업계획을 세웠습니다.

침해자들은 위와 같이 공모하여 부정한 이익을 취득할 목적으로 다음과 같이 국외에서 사용할 것임을 알면서 중요 영업비밀 일람표에 기재된 K사의 영업비밀 파일을 부정취득하고 그중 연번 1, 2에 기재된 K사의 영업비밀 파일을 누설하고, 나머지 105개 파일을 누설하려고 하였으나 미수에 그쳤습니다.

A, B, E의 위 행위는 K사의 영업상 주요자산이자 영업비밀의 재산가치에 해당하는 시가 불상의 재산상 이익을 취득하고 K사에게 동액 상당의 재산상 손해를 가하였으므로 업무상배임행위에도 해당합니다.

4. 영업비밀성 인정

영업비밀로 인정되기 위해서는 비공지성, 독립된 경제적 가치, 비밀관리성이 인정되어야 합니다. K사는 모든 전자문서에 관하여 전자문서관리시스템을 채택하여 암호화를 해제하지 않으면 회사에 등록되지 않은 컴퓨터에서는 열람할 수 없도록 하고 있고, 임원 이외의 직원은 담당업무에 관하여만 암호해제 권한을 부여하였습니다. 모든 전자문서에는 워터마크 표기가 있고 설계용 PC는 특히 외부연결을 막아 외부 유출을 금지하여 엄격히 관리하고 있었고, 노트북 사용 및 전자파일 관리에 관한 보안지침도 운영하였습니다. K사는 회사 출입시의 보안점검, 입퇴사시의 보안서약서 및 비밀유지서약서, 고객사 및 협력사와의 기밀유지협약 등을 통해서 정보의 유출을 막으려 노력하였습니다.

문제가 된 정보들은 비공지성, 경제적가치가 인정되었고 위와 같이 K사의 비밀관리 노력도 인정되어 영업비밀로써 보호되는 것으로 판단되었습니다.

5. 징역형 판결

주모자 A는 1년 6월의 징역형, 다른 사람들은 징역형 및 집행유예 판결을 받았습니다. 통상 국내에서 영업비밀의 침해에 대해서 징역형 실형까지 나오는 경우가 많지 않지만, 해외로의 기술유출에 해당하는 경우에는 이와 같은 엄격한 처벌을 자주 볼 수 있습니다.

*첨부파일:  수원지방법원 성남지원 2012고단963 영업비밀 형사 태양전지관련

수원지방법원_성남지원_2012고단963_영업비밀_형사_태양전지관련.pdf

-- 해외뉴스: 중국 타이어소재 회사가 미국업체의 영업비밀을 침해했다는 이유로 앞으로 10년 동안 침해제품에 대한 미국으로의 수입금지명령을 내린 미국 ITC 결정 --

미국시장에 수출하는 회사 입장에서는 미국법원 판결도 중요하지만 수입금지조치를 취할 수 있는 미국무역위원회(ITC, The U.S. International Trade Commission)의 결정도 매우 중요합니다. 이제까지 지식재산권 침해사건으로서 ITC 소송 대상은 주로 특허침해 문제였습니다. 그러나 최근 영업비밀침해사건도 ITC 에서 판단할 수 있다는 사례가 등장하여 주목을 받고 있습니다.

지난 2014. 1. 15. 미국 ITC에서는 최종 결정으로 중국회사 Sino Legend (Zhangjigang) Chemical이 미국회사 SI Group의 영업비밀을 침해했다고 인정하고, 앞으로 10년 동안 Sino 및 그 관계회사가 제조한 침해제품의 미국내 수입을 금지한다는 결정을 하였습니다. 위 결정에 대해 오바마 대통령이 서명하면 곧바로 효력이 발생하고, 구체적으로 미국세관에서 해당제품에 대한 통관금지조치가 실행될 것입니다.

문제가 된 영업비밀은 자동차 타이어 제조공정에 사용되는 tackifier라는 접착제 물질의 접착성능을 개선하는 제조공정에 관한 기술내용입니다. 원래 SI와 Sino는 중국시장에 관한 사업상 파트너 관계였습니다. SI는 Sino의 직원이 자신의 공장에 취업하여 해당 영업비밀을 습득한 후 Sino에 유출하였다고 주장하였습니다. 동일한 기술유출 사건에 대해 미국과 중국에서 동시에 소송이 벌어졌고, 중국상해법원은 2013. 6. 17. 영업비밀침해가 아니라고 판결하였습니다. 그럼에도 불구하고 미국 ITC에서는 동일한 사건에 대해 영업비밀침해에 해당한다고 결정하였습니다. 이에 대해 Sino측은 즉각 CAFC에 항소하겠다고 밝혔습니다. 따라서, 항소심 재판을 통해 동일한 사건에 대해 중국법원과 ITC가 정반대의 판단을 하게 된 구체적 이유 등이 자세하게 드러날 것으로 예상됩니다.

여기서 미국에 수출하는 기업 입장에서 주목할 사항으로는, 미국 ITC에서 영업비밀침해를 이유로 수입금지조치를 취할 수 있다는 점, 그와 같은 결정을 하는 과정에서 외국법원의 판결에 별로 영향을 받지 않는다는 점 등을 들 수 있습니다. 물론 미국 ITC가 반드시 자국기업에게 유리한 판단을 하는 것은 아닐 것입니다. 그렇지만, 미국법과 실무에 따라서 미국 ITC 소송에 잘 대응하지 않으면 미국수출의 기회를 박탈당하는 결과를 낳게 됩니다. 한국기업으로서는 영업비밀보호에 관한 미국법과 소송실무가 우리나라와 다를 수 있다는 점 등을 잘 알고, 전략적으로 대응하는 것이 큰 피해를 예방하는데 도움이 될 것입니다. 이후에도 위 사건에 관한 뉴스나 판결을 입수하는 경우 정리하여 올려드리겠습니다.

*첨부파일: ITC 최종결정

itc-notice.pdf

-- 위젯 서비스 플랫폼 개발사간의 영업비밀침해 분쟁사례 - 공지된 코드를 일부 변형한 소스코드의 영업비밀성 - 서울중앙지방법원 2010가합53704 판결 --

지난 포스팅에 이어 위젯 개발사간의 영업비밀침해 분쟁 사례인 서울중앙지방법원 2013. 11. 14. 선고 2010가합53704 사건에 대한 글입니다. 이하에서는 사안 가운데 “예외처리 소스코드”의 영업비밀성에 대한 법원의 판단 부분을 살펴봅니다.

1. 배경사실

배경사실을 간단히 다시 보면, 원고 X회사는 컨텐츠 및 서비스 딜리버리 플랫폼 개발업체로서, KT등 업체로부터 위젯서비스 플랫폼 개발 용역을 수주한 바 있습니다. 한편 피고 B 등은 X회사 및 그 외주업체에서 영업 및 개발직으로 근무하다가 퇴사하면서 Java로 작성된 예외처리 소스코드 등 기술정보를 가지고 나와 Y회사를 창업하였습니다. 이후 Y회사는 KT로부터 위젯서비스 플랫폼 개발 용역을 수주하고 개발을 진행하였습니다.

그런데 X회사에서 사용하였던 예외처리 소스코드는 인터넷에 공개된 코드를 정리한 것이었고, 이에 피고측은 소송에서 위 소스코드가 이미 공지된 코드에 불과하여 영업비밀이 될 수 없다고 주장하였습니다.

2. 법원의 판단

법원은,

가. 비록 이 사건 예외처리 소스코드가 공개된 인터넷 사이트에서 소개하고 있는 코드를 이용한 것이기는 하나, 이를 그대로 이용한 것이 아니라 단순화 및 정리하는 과정에서 변형이 되었다는 점(법원은 X, Y사의 예외처리 소스코드에 나타나는 getBrief 함수는 공개된 코드중에는 없다는 점을 예로 들고 있습니다)

나. 감정한 저작권위원회도 양 코드의 구성 및 구현에 차이가 있다고 판단하였다는 점

다. 공개된 소스코드를 이용목적에 맞게 수정, 조합하여 시스템에 맞게 구현하는 것이 기술력의 중요한 부분이라는 점

등을 고려하면, 이 사건 소스코드는 위젯 서비스 플랫폼 개발업계에 공연히 알려져 있지 않고, 그 취득을 위해서는 적지않은 비용이나 노력이 필요하다고 볼 수 있다고 판시하였습니다. 이에 따라 법원은 위 소스코드에 비공지성 및 경제적 유용성이 있어 영업비밀이 될 수 있다고 본 것입니다.

3. 검토

공지된 오픈소스를 개작한 프로그램도 전체로서 영업비밀의 요건을 갖추면 영업비밀로 인정할 수 있다는 하급심 판결은 여러 차례 있었습니다. 오픈소스 커뮤니티에서 화제가 되었던 ETUND 판결(서울중앙지방법원 2006. 11. 1. 선고 2005노3002 판결) 및 반도체 제조장비 구동 소프트웨어에 대한 영업비밀 침해사건에 대한 서울중앙지방법원 2013. 12. 6. 선고 2011가합45458 판결 (링크) 등에서 같은 취지의 판시를 찾아볼 수 있습니다.

특히 위 반도체 제조장비 구동 소프트웨어에 관한 판결은 이 사건 판결과 마찬가지로, “공개된 소스코드를 수정, 조합하여 이용목적에 맞게 구현하는 것도 기술력의 중요한 부분”이라는 판시를 하고 있는데, 이에 비추어 수정, 조합을 누구나 매우 쉽게 할 수 있는 것이라는 점을 보인다면 그 기술정보의 경제적 가치가 부정되거나 또는 낮게 인정되도록 할 가능성도 열려있다고 생각됩니다.

한편 법원이 예로 든 getBrief() 메소드는 오류의 내용이 무엇인지 그 요약 정보를 가져오는 기능을 하는 것에 불과하며, 이를 통해 무언가 중요하고 가치있는 다른 서비스를 구현할 수 있는 것이 아닙니다. 실질적으로 없어도 그만인 (또한 아무나 할 수 있는) 코드의 부가였을 가능성이 높습니다. 이에 이를 예로 든 것은 부적절한 것 같습니다.

반도체, 통신, 제약 등 대부분의 기술사건과 마찬가지로 소프트웨어 관련 소송은 소프트웨어를 이해할 수 있고 관련 경험이 풍부한 법률가의 도움을 받아 수행하는 것이 바람직합니다. 프로그래밍에 익숙하지 않은 재판부를 적절한 공격과 방어를 통해 설득하기 위해서는 코드를 하나하나 뜯어보고 분석하는 작업이 요구됩니다. 이러한 분석작업을 거쳐 정밀한 주장을 하는 경우 소송에서 보다 바람직한 결과를 얻어낼 수도 있을 것입니다.

-- 위젯 서비스 플랫폼 개발사간의 영업비밀침해 분쟁사례 - 사업제안서에 포함된 아키텍처 정의서의 영업비밀성 - 서울중앙지방법원 2010가합53704 판결 --

1. 배경사실

원고 X회사는 컨텐츠 및 서비스 딜리버리 플랫폼 개발업체입니다. 피고 B 등은 X회사 및 그 외주업체의 영업 및 개발부서에서 근무하다가 퇴사 후 피고 Y회사를 설립하거나 Y회사로 전직한 사람들입니다.

X회사는, 2008. 4.에 KT로부터 위젯서비스 서버사이드 구축 용역을 수주, 수억원을 받고 “SoIP 위젯서비스 플랫폼” 및 “SoIP 위젯 컨텐츠 및 CP 연동기능” 개발 계약을 체결한 뒤 개발 및 기술지원 등의 용역을 제공하였습니다. 이 과정에서 X회사는 KT와, 개발계약에 따라 생성된 결과물의 소유권은 KT에 귀속한다는 약정을 하였습니다.

그런데 피고 B 등은 X회사에서 영업 및 개발직으로 근무하다가 퇴사하면서, X회사가 KT에 사업제안을 할 때 사용한 자료인 “DCD Architecture 정의서” 및 예외처리 소스코드 등 기술정보를 가지고 나왔고, 이후 Y회사를 설립한 뒤 2009. 7. KT로부터 “SoIP 스마트그린 위젯 개발” 용역을 수주, 수억원을 받고 위젯개발 용역 계약을 체결하였습니다. 용역 수주 및 개발과정에서 B 등은 X회사에서 가지고 나온 위 기술정보를 사용하였습니다.

그러자 X회사가 Y회사 및 B 등을 상대로 형사고소 및 민사소송을 제기하였고, 형사재판 1심에서는 B 등의 영업비밀 침해혐의를 인정하여 유죄가 선고되었습니다. 이하에서는 민사소송 1심 판결 가운데 위 아키텍처 정의서의 영업비밀성에 관한 법원의 판단을 살펴봅니다.  

2. 법원의 판단

가. 먼저 피고 B등은 아키텍처 정의서가 위 계약상 “결과물”에 속하여 그 소유권은 KT가 갖게 되므로 X회의 영업비밀이 될 수 없다고 주장하였습니다.

그러나 법원은, 아키텍처 정의서는 X회사가 KT에 개발계약 체결을 제안하는 문서로서, 개발계약의 이행에 착수하기 전에 X회사 스스로 작성한 것이고, 이를 위젯 서비스 플랫폼과 같이 개발계약에 의해 생성된 “결과물”로 보기는 어렵다는 점 등을 들어 아키텍처 정의서에 대한 소유권은 KT가 아니라 X회사가 갖는 것이라 판시하였습니다.

나. 나아가 B 등은 정의서가 대외적으로 기술을 설명하기 위해 작성된 것으로 비밀정보가 아니어서 영업비밀성이 없다고 주장하였습니다.

그러나 법원은, (1) 정의서는 플랫폼 개발에 필요한 설계도면의 성격을 가지며 X회사가 위젯 플랫폼 개발과정에서 시행착오를 거쳐 얻은 성과와 노하우가 포함되어 있고, (2) 위젯서비스 플랫폼을 개발하는데 필요한 각각의 기술이 공지되었거나 상용화되어 있다 하더라도, 각각의 기술을 포함하여 효율성이 높은 위젯서비스 플랫폼을 개발할 수 있는 X회사의 구체적 기술정보까지 공지되었다고 볼 수는 없다는 이유를 들어 영업비밀성을 인정하였습니다.

3. 검토

가. 아키텍처 정의서와 같은 전자문서에 “소유권”을 논하는 것이 과연 적절한지에 대해서는 학계의 견해가 나뉘어 있고 판례도 없는 상황입니다. 다만 개발 결과물의 소유권은 일방에 귀속한다는 위 약정의 취지를 실무적으로 살펴보면, 개발과정에서 작성된 문서 및 완성 또는 미완성 상태의 프로그램을 발주자가 아닌 타 업체에 납품하는 등 목적으로 사용하지 않을 의무를 수주 업체에 부과하는 것으로 볼 수 있습니다.

따라서 발주자와 수주자간의 계약이 최종적으로 체결되지 않은 경우와 달리, 계약이 체결되어 개발용역이 진행되었다면, 사업제안서(아키텍처 정의서 포함) 및 그 연장선상에 있는 기획서 등의 개발문서가 모두 발주자인 KT의 “소유”가 된다는 것이 당사자의 의사가 아니었을까 하는 생각이 듭니다.

나. 한편, 영업비밀로 보호되는 비밀정보는 전자문서인 아키텍처 정의서의 일부분입니다. 참고로 아키텍처 정의서가 발주자에게 전달되는 상황을 보면, IT 업계에서는 발주자가 방대한 양의 사업제안요청서(RFP)를 통해 과업내용, 요구사항, 계약조건, 평가요소 및 방법 등 사항을 미리 공개하는 것이 일반적이며, 사업을 통해 구축하고자 하는 목표시스템의 개략적인 HW/SW 등의 구성도 또한 사업제안요청서에 포함하여 제시합니다.

이에 따라 사업을 수주하고자 하는 업체는 사업제안요청서에 규정된 사항에 맞추어 시스템 아키텍처 정의서 등을 포함한 사업제안서를 제출하는데, 이때 타사와 차별화된 아키텍처 및 그 효용을 어필하여 사업 수주를 도모하게 됩니다. 그런데 그 차별 포인트는, 일반적으로 알려져 있으며 흔히 사용되는 플랫폼 아키텍처의 일부분을 수정한 것이었을 가능성이 높습니다. 따라서 아키텍처 정의서 가운데서도 핵심이 되는 그 일부분이 어느 부분인지에 대한 특정이 필요할 것입니다. 사안에서는 재판부가 이러한 특정을 요구하지는 않은 것으로 보이고, 피고의 소송대리인도 이 부분을 다투지는 않은 것 같습니다. 하지만 일반적으로 재판실무에 있어서는 영업비밀의 특정여부가 중요한 방어 포인트라는 점을 유의해야 합니다.

다. 물론 공개된 정보만 조합한 자료도 영업비밀이 될 수는 있습니다. 그러나 이 경우 그 경제적 가치가 상대적으로 더 낮게 평가될 수 있고 재판부의 재량에 의한 배상액 산정에도 영향을 줄 수 있으므로, 침해자 입장에서는 영업비밀이라 주장된 자료를 최대한 자세하게 분석하여 자료의 각 부분이 공개된 것임을 보여야 합니다. 또한 나아가 공개된 자료의 조합도 업계 종사자에게 매우 쉬운 일이라는 점을 부각하여야 할 것입니다. 

-- SW 개발사와 협력계약을 통해 입수한 소스코드를 참조하여 독자 솔루션을 개발한 Accenture가 개발사에 배상해야 할 영업비밀침해로 인한 손해배상액을, 개발사의 기업가치 감소분을 기준으로 산정한 미국사례 - Wellogix v. Accenture --

1. 배경사실

석유/가스 등 에너지 업체의 프로젝트 관리, 기획, 구매, 비용관리 등을 위한 소프트웨어를 개발한 Wellogix사가, SAP사와는 자사의 소프트웨어를 SAP사의 회계관리 프로그램과 통합하여 서비스하기로 하는 협력개발계약을, 그리고 Accenture사와는 마케팅 협력 계약을 체결하고 양사에 소스코드를 제공하였는데, Accenture사가 SAP사와 함께 위 소스코드를 참고하여 에너지 업체용 프로젝트 관리 솔루션을 개발한 뒤 BP 등 대기업의 시험 프로젝트를 수주하여 분쟁이 발생한 사안입니다.

이 사건에서 미국법원은 직접증거 없이 “use Wellogix content” (Wellogix사의 컨텐츠를 사용) 등 내용을 포함한 Accenture사의 내부 문건에 기하여 원화 약 460억원에 달하는 거액의 손해배상액을 인정하였습니다. 거액의 손해배상액이 어떠한 근거에 기하여 산정되었는지 조금 더 자세히 살펴봅니다.

2. 손해배상액 산정 근거 - 기업가치 감소분

먼저 미국법원은, Accenture사의 내부 문건에 기재된 내용에 따라, Accenture사가 Wellogix사의 영업비밀인 소스코드를 참고하여 자사의 솔루션을 개발하였다는 점을 인정하였습니다. 또한 나아가 실제로 사용했는지 여부와 관계 없이 “참고” 만으로도 영업비밀이 침해될 수 있다고 판시하였습니다. 즉, Accenture사는 위와 같은 행위로써 Wellogix사의 영업비밀을 침해하였다는 것입니다.

이를 전제로, 법원은 다음과 같은 논리에 따라 손해배상액을 인정하였습니다.

가.  Accenture사가 Wellogix사의 소스코드를 참조하여 독자적인 프로그램을 개발하기 전 5년 동안, 에너지 업체를 대상으로 프로젝트 관리 IT 솔루션을 제공한 업체는 Wellogix 뿐이었다는 점

나.  손해배상액 산정 전문가(damage expert)의 전문가 증언에 따르면, 당시 벤처캐피탈들이 위와 같은 점을 고려하여 Wellogix사 지분 31%를 8백5십만$의 가치로 평가하였는바, 그에 따라 Wellogix사의 가치를 산정하면 2천7백여만$가 된다는 점

다.  Accenture의 한 직원이, BP가 발주한 시험 프로젝트의 수주만으로도 Wellogix가 연간 2천만$ 정도의 매출을 달성할 수 있었을 것이라 진술한 점

라.  이후 Accenture사의 영업비밀 침해행위로 인하여 Wellogix사가 경쟁적 불이익을 입었다는 점

마.  이러한 경쟁적 불이익으로 인해 Wellogix사는 다른 에너지 업체에서 발주한 프로젝트의 수주도 실패하였고, 결국 Wellogix사의 기업가치가 파산상태로 되었다는 점

법원은, 물론 위와 같은 논거가 Wellogix사측의 주장에 따른 것이기는 하지만, 손해배상액산정 전문가의 전문가 증언에 따르면 위 벤처캐피탈들이 Wellogix사의 기업가치를 산정할 때 재무정보, 협력사 및 고객사의 진술, 기타 전문가들의 조언 등을 근거로 하였고 당시 Wellogix사만이 시장에서 제품을 공급하고 있었다는 점도 인정할 수 있어, 배심이 이를 근거로 위 2천7백여만$에서 Wellogix사가 영업비밀 침해행위 이후에 얻은 라이선싱 수입을 제외한 2천6백여만$(약 2백7십여억원)의 손해배상액(compensatory damages)을 인정하는데 무리가 없다고 보았습니다.

위와 같이 인정된 compensatory damages에, 징벌적 배상액(punitive damages)을 더하여 약 460억원이라는 거액의 손해배상액이 산정된 것입니다.

3. 검토

정리하면, 미국법원은 Accenture사의 영업비밀 침해행위로 인하여 Wellogix사가 결국 망하게 되었으며, 그에 따라 Wellogix사가 입은 손해는 영업비밀 침해행위 전후의 기업가치 감소분 상당액을 기초로 산정할 수 있다는 취지입니다.

일반적으로 미국의 경우 영업비밀 침해사건에서의 손해배상액은 원고의 일실이익, 영업비밀 사용에 따른 피고의 실제 이익, 영업비밀 침해로 인하여 피고가 회피할 수 있었던 개발비용, 합리적 로열티 등 여러가지 방법을 통해 산정됩니다. 법원은 이렇게 다양한 접근방법이 인정될 수 있으므로, 배상액 산정이 곤란한 경우에도 위와 같은 산정방법 이외에도 피고가 제시한 산정방법이 증거에 의해 충분히 뒷받침되어 정의와 합리적 추론(또는 경험칙)의 견지에서(as a matter of just and reasonable inference) 손해액이 어느 정도인지 보여주고 있다면 이를 받아들일 수 있다고 판시하였습니다. 이에 따라, (1) 영업비밀 침해행위가 없었다면 존재하였을 상태를 영업비밀 침해 전 기업가치로 보고, (2) 현재 상태를 [영업비밀 침해 후 기업가치 + 침해 후 라이선싱 수입]으로 보아, 위 (1)에서 (2)를 공제하여 손해배상액을 산정한 원고의 주장을 받아들인 것입니다. 매우 이례적인 판결로 생각됩니다. 말 그대로 권리자를 최대한 보호하는 태도입니다.

우리나라에서도 위와 같은 손해배상이 가능할까요? 원칙적으로 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률은 제14조의2에서 손해액 산정에 관한 위 3가지 방법을 규정하고 있습니다. 문제는 실무상 자주 사용되는 조항인 동조 제5항입니다. 즉, 법원이 변론의 전체적 취지와 증거조사 결과에 기하여 상당한 손해액을 (재량으로) 인정할 수 있다는 규정입니다. 영업비밀침해는 불법행위이므로, 원칙적으로 그로 인한 손해배상액을 불법행위에 대한 손해배상액 산정방법에 의하여 인정할 수 있을 것입니다. 불법행위로 인한 손해배상액은 위법행위가 없었다면 존재하였을 재산상태와 그 위법행위가 가해진 현재의 재산상태의 차이를 말합니다(대법원 2001. 9. 7. 선고 2001다38740 판결 등). 따라서 큰 틀에서는 우리나라 법원도 이 사건 미국 판결과 같은 손해배상액 산정이 가능합니다. 특히 사안처럼 영업비밀 침해로 인하여 권리자 회사가 존폐의 위기에 처한 경우라면 기업가치 감소분에 기초한 손해배상액 주장을 인정할 수도 있을 것입니다. 그러나, 현실은 우리나라에서 아직까지 그와 같은 취지의 판결이 나온 적은 없다는 것입니다.

-- 차량이나 선박 등의 위치정보 원격 추적, 관리 시스템 개발사인 Beacon과 GPS 기기 제조업체인 Garmin이 사업제휴 협약을 체결한 뒤, Garmin이 Beacon으로부터 제공받은 정보를 공개하여 NDA 위반이 문제된 사례 -- 

-- MIT 대학원생이 창업한 벤처기업의 대기업에 대한 기술이전 협상이 무산된 후, 라이선스 협상과정에서 제공한 기술정보유출과 NDA 위반이 문제된 영업비밀침해소송 판결 – Convolve and MIT v. Compaq and Seagate (CAFC July 2013) --

1. 배경사실

Dr. Neil Singer는 MIT 대학원 재학 중에 컴퓨터 하드디스크 장치(HDD)를 빠르게 움직일 때에 발생하는 진동을 최소화하는 기술을 발명하고, 이를 사업화하기 위해 Convolve라는 벤처를 창업하였습니다.  

아래 도면에서 보듯, HDD에는 2개의 모터가 들어갑니다. 그 중 플래터(77)를 회전시키는 스핀들 모터와 헤드(76)를 플래터 표면의 트랙 사이로 움직이는 VCM(voice coil motor)이 있습니다. 지정된 트랙의 데이터를 읽고 쓰려면 먼저 헤드를 해당 트랙까지 이동시키는 “seeking” 과정을 수행합니다. 이 때 걸리는 시간은 “seek time”이라 합니다. 이 “seek time”에 영향을 주는 성분 중에 헤드의 움직임에 의한 진동(vibration)이 안정화되는 데 필요한 시간을 특히 “settle time”이라고 합니다. 전통적으로 빠른 seeking을 수행하면 진동에서 의해서 시끄러운 소음(seek acoustics)이 발생하므로 seeking을 빨리하는 것과 seek acoustics을 줄이는 것은 서로 양립불가(trade-off) 관계에 있습니다.  

원고 Convolve의 기술은 seeking을 빠르게 완료하면서도 seek acoustics를 최소화하는 데에 핵심이 있습니다.

Convolve와 Compaq은 1998년에 convolve의 Input shaping 기술을 HDD에 사용하기 위하여 NDA를 맺고 라이선스 협상을 진행하였습니다. NDA에는 Convolve에서 제공한 ‘algorithms and processes for enhancing positioning systems’를 비밀정보로 보호받을 수 있다고 규정되어 있었습니다. 다만, 개시된 정보가 (1) 개시된 때에 비밀정보로 표시되어 있거나, (2) 표시되지 않은 경우에도 개시된 때에 비밀정보로 취급되고 이후 20일 이내에 개시된 비밀정보에 대해 요약 및 특정하는 서면으로 비밀정보로써 지정되어야 한다고 규정하였습니다.

1998년 10월 15일과 16일에 열린 첫번째 미팅에서는 Convolve의 발표 내용에 대하여 당사자들이 서면으로 비밀정보임에 동의하였습니다. 그러나 1999년 2월 10일과 4월 7일에 있었던 두 차례 미팅에서는 Convolve가 발표자료까지 제공하였음에도 비밀정보에 해당한다는 어떠한 서면도 받지 않았습니다. 이 부분이 문제된 것입니다.

2. 문제된 영업비밀 부분

다툼이 발생한 비밀정보는 다음과 같이 분류할 수 있습니다.

1(B) - Convolve의 “Disk drive instrumentation techniques useful for disk drive research and development” : Convolve의 Laser Doppler Vibrometer Feedback Technique(LDVFT)와 Acoustic Microphone Technique(AMT)를 포함합니다.

2(A-C, E-F) - Convolve의 “seek trajectory design(STD) data, methods, techniques, and applications” : use of higher order models for trajectory designs와 concept that abrupt current and voltage saturation should be avoided to optimize vibration reduction 등의 정보를 포함합니다.

3(A-D) - Convolve의 “Model Reference (MREF) controller techniques and related data”

6(A-C) - Convolve의 “marketing trade secrets relating to its Quick and Quiet user interface for disk drives”

3. 항소심 CAFC 판결

위 Convolve의 정보에 대해 1심 법원은 이미 해당 정보가 NDA에 규정된 방식으로 전달되지 않았으므로 뉴욕주법에서는 영업비밀로 보호되지 않는다고 판결하였습니다. 이에 대해서 CAFC도, ATSIs 1B, 2(A,C,E), 3(B-D)는 공개 후 NDA에 따른 비밀정보 지정이 없었으므로 비밀성을 지지하는 다른 근거가 없다면 Seagate는 계약을 위반하지 않았고 개시된 Convolve의 정보들은 영업비밀로써의 지위를 잃었다고 판단하였습니다.

CAFC는, NDA에는 구두 또는 시각 정보의 경우 개시 당시 비밀정보로 지정하고 20일 이내에 서면으로 공개된 정보의 내용과 비밀로 지정된 사실을 통지하도록 명백히 규정되어 있고, 당사자의 의도도 이를 요구하는 것이 명백하다고 판단하였습니다. 나아가 이 규정은 Seagate의 당시 직원이 Convolve의 모든 개시 정보가 비밀이라고 믿었다는 증언만으로는 변경되거나 포기되었다고 볼 수 없고, 특히 1998. 10.의 첫 미팅에서는 비밀정보로 지정하는 서면을 송부했다는 점을 본다면, 당사자들의 일련의 행동이 NDA 규정을 변경 또는 포기하였다고도 볼 수 없다고 판단하였습니다. 따라서 CAFC는 NDA 규정을 확대해석해야 한다거나 영업비밀 지정규정이 변경되거나 포기되었다는 Convolve의 주장을 받아들이지 않고 지방법원의 판단을 그대로 지지하였습니다.

한편, Convolve는 영업비밀보호법(California state law)에 의하면 NDA 위반여부와 영업비밀로써 인정받는 것은 관계가 없다고 주장하였습니다. 그러나 CAFC는, Convolve는 NDA에 따라 자신들의 비밀정보를 상대방에 개시하였으나 정보수령자의 비밀유지 의무는 NDA 규정에 의하여 결정되는 것임에도 Convolve는 NDA에 규정된 절차를 이행하지 않았으므로 해당 정보를 비밀로 유지할 의무가 정보 수령자에게 발생하지 않는다고 판단하였습니다. 영업비밀침해는 당사자에게 그 정보를 비밀로 유지할 의무가 존재하는 경우에만 발생한다고 판결한 것입니다.

4. 시사점

당사자 사이에 NDA를 체결하고 정보를 제공한 경우에도, 정보 제공자가 NDA를 위반하여 제공한 정보는 비밀유지의 대상에 해당하지 않습니다. CAFC는 비밀유지 의무가 없는 정보에 대한 영업비밀 침해는 성립되지 않는다는 점을 분명하게 밝혔습니다. 따라서, 적어도 미국에서는 전략적 제휴나 공동 연구개발을 위하여 영업비밀을 제공하는 당사자는 NDA 규정을 준수해야만 그 정보를 영업비밀로 보호받을 수 있다는 점을 유의해야 합니다.

-- 특허침해주장과 영업비밀침해주장을 동시에 하는 민사소송에서 적용법리 및 실무상 유의사항 – 서울중앙지방법원 2013. 12. 27. 선고 2013가단5010607 판결 -- 

1.     관련 법리

특허는 기술을 공개하는 대가로 일정기간 독점권을 획득하는 것이고, 영업비밀은 비밀성을 전제로 보호받는 것이므로, 원칙적으로 동일 기술내용에 대해 특허권과 영업비밀은 동시에 인정되지 않습니다. 문제는 기술내용이 완전 동일한 것이 아니고 기술정보 중 일부는 특허로 보호받고자 특허 출원하였지만 일부는 비밀로 관리한 경우입니다. 특허출원된 기술과 구별되는 기술을 비밀로 유지 및 관리하였다면 영업비밀로 보호됩니다.

중요한 포인트는, 특허 출원되어 공개된 기술과 영업비밀이라고 주장하는 기술내용이 서로 구별된다는 주장을 하고, 영업비밀을 주장하는 자에게 그 영업비밀을 특정하여 비밀성을 입증할 책임이 있다는 점입니다. 대법원 2007. 11. 15. 선고 2007도7484 판결에서는 “특허출원 된 발명에 대하여 영업 비밀임을 주장하는 자는 그 특허 출원된 내용 이외의 어떠한 정보가 영업비밀로 관리되고 있으며, 어떤 면에서 경제성을 갖고 있는지를 구체적으로 특정하여 주장·입증하여야 한다”고 판결하였습니다. 다시 말하면, 권리주장자는 특허출원 된 내용 이외의 어떠한 정보가 영업비밀로 관리되고 있으며, 어떤 면에서 독립된 경제적 가치를 갖는지 등을 구체적으로 특정하여 입증하여야 합니다. 이와 같은 주장 및 입증 책임을 다하지 못한 경우에는 문제된 기술내용이 특허출원으로 공개되어 비밀성을 상실하여 영업비밀이 될 수 없다는 이유로, 영업비밀 침해주장이 인정되지 않을 것입니다.

2.     배경사실

원고 A 회사는 “특별한 효능을 갖는 구강용 액상 조성물 및 치과구강용 제품’에 관한 특허권자입니다. A회사 직원이었던 피고 B가 경쟁회사 C로 이직한 후 경쟁제품을 발매되었습니다. 종업원 B는 퇴직하면서 “재직기간 동안에 습득한 기술, 영업, 경영상의 비밀을 어떠한 사유에서도 제3자에게 공개하거나 누설하지 아니하며 본 서약의 사항을 위반하였을 경우에는 민․형사상의 책임을 감수할 것을 서약합니다”라는 내용의 비밀유지서약서를 작성하였습니다.

원고 A회사는 전직한 B가 경쟁회사 C에게 공정기록서, 시험분석평가서, 품목허가서 등 원고회사의 영업비밀을 누설하여, 경쟁제품을 개발하였다고 주장하였습니다. 또한, 경쟁제품은 A 회사의 등록 특허권을 침해한다고 주장하였습니다.

3.     1심 판결

먼저, 원고의 특허 청구항에서는 “구연산 0.1 내지 1 중량%”를 포함하는 조성물로 되어 있는데, 피고제품은 구연산 0.095%로 특허의 수치한정 범위를 벗어난 사실이 밝혀졌습니다. 법원은 구연산 함량이 조성물의 효능을 좌우하는 본질적 부분인데, 피고가 의식적으로 특허청구범위에서 제외된 제품을 생산하였다고 보았습니다. 이와 같은 상황에서, 법원은 특허침해를 부인하였습니다. 즉, 1심 재판부는 균등론에 관한 법리를 설시하면서도, 침해판단에 있어서는 문언적 침해는 물론 균등론에 의한 침해도 인정되지 않는다는 결론을 내리면서도 그 구체적 이유는 밝히지 않았습니다.

다음으로, 영업비밀 침해주장에 대해 원고기술이 특허로 이미 공개되어 비밀성을 상실되었으며, 영업비밀로 주장하는 기술정보가 모두 특허기술내용과 관련되어 있고, ‘특허 출원 내용 외’에 영업비밀이 될 수 있는 사항에 대한 입증이 부족하다고 판단하였습니다. 무엇을 특허기술내용과 구별되는 영업비밀로 주장하는지 그 점부터 주장 입증이 부족하다는 취지입니다. 결국 영업비밀 침해도 인정하지 않았습니다.

4.     실무적 유의사항

원칙적으로 특허침해와 영업비밀침해는 동시에 발생할 수 있습니다. 그러나, 동일한 대상에 대해서는 양립할 수 없습니다. 반드시 서로 구별되어야 합니다. 소송에서는 기본적으로 특허출원 내용과 구별되는 기술정보 또는 경영상 정보를 영업비밀로 먼저 특정해야 합니다. 그리고 나서, 다음 단계로 그 영업비밀의 부정한 취득이나 사용 등을 침해행위를 구체적으로 특정하여 증거로 입증해야 할 것입니다.

소송을 제기하기 전에 특허침해여부와 영업비밀침해여부를 각각 구체적으로 판단해 보고 적절한 전략을 수립하는 것이 바람직합니다. 두 가지 주장을 동시에 하면 그 중 하나라도 인정되는 구도가 아니라, 오히려 본질적으로 양립불가능이라는 관계상 상호간 주장의 신뢰성을 침해하는 유해한 결과를 낳습니다.

특허침해 또는 영업비밀 침해여부는 재판부의 전문적 지식과 재판경험이 중요합니다. 서울중앙지방법원에서는 지적재산권 사건 전문재판부로 합의부인 민사 11, 12, 13부를 운용하고 있습니다. 따라서, 소가를 1억원이 아니라 그것을 조금 초과하는 금액으로 청구함으로써 위 전문 합의부에서 재판을 진행하는 것이 바람직할 것입니다. 또한, 영업비밀침해소송에서는 영업비밀의 특정뿐만 아니라 구체적 침해행위를 입증하는 것이 핵심사항입니다. 그런데, 민사소송에서 영업비밀침해행위를 입증한다는 것은 특허침해를 입증하는 것보다 훨씬 어려운 일입니다. 따라서, 가능하다면 형사절차를 통해 영업비밀 침해입증에 필요한 증거를 확보하는 방안도 반드시 고려해 보아야 합니다.

*첨부파일: 서울중앙지방법원 2013. 12. 27. 선고 2013가단5010607 판결

-- 반도체 제조장비 관련 영업비밀침해 사건 판결 중 Software 부분 영업비밀성에 관한 판단 - 서울중앙지방법원 2013. 12. 6. 선고 2011가합45458 판결 --

1. 배경사실

같은 사건 판결에 대한 선행 포스팅을 통해 배경사실과 영업비밀침해로 인한 손해배상액 산정과 관련된 법원의 판시사항에 대해 설명드렸습니다. 여기서는 쟁점들 가운데 소스코드 등 파일의 영업비밀성과 관련된 부분에 포커스를 맞추어, 피고측 주장 및 그에 대한 법원의 판단을 살펴봅니다. 경쟁사로 이직한 엔지니어들 및 B회사는 유출된 s/w의 영업비밀성을 다투는 다양한 주장을 하였습니다. 그러나, 법원은 영업비밀성을 인정하고, B회사에 40여억원에 이르는 거액의 손해배상명령을 내렸습니다.

2. 피고주장 및 그에 대한 법원의 판단

가. 피고들은 복사해간 파일 중 일부는 이미 공지된 소스를 이용한 것이어서 영업비밀성이 없다고 주장하였습니다. 그러나 법원은, 1) 공개된 소스코드가 포함되어 있다 하더라도 공개된 소스코드를 수정, 조합하여 이용 목적에 맞게 구현하는 것도 기술력의 중요한 부분이고, 2) 공개되어 있다고 주장된 부분은 전체 프로그램 파일의 일부분에 불과하며, 3) 이 사건 파일이 프로그래머라면 쉽게 구현할 수 있는 프로그램이라 볼 만한 자료도 없고, 4) 나아가 이 사건 프로그램 파일들은 각 파일이 독립하여 별개의 프로그램을 구성하는 것이 아니라 장비 제어를 위한 하나의 프로그램을 구성하는 파일들로서, 일부 파일들을 제외하는 경우 나머지만으로는 컴파일하여 실행파일을 만드는 것이 불가능하며, 한 파일에 화체된 정보는 다른 파일의 내용까지 모두 파악해야 비로소 완전한 정보를 얻을 수 있는 것이므로, 이 사건 프로그램 파일들은 전체로서 하나의 기술 정보로 파악해야 한다고 판시하였습니다.

나. 법원은 소스코드 없이 실행파일만 유출된 경우에 관하여도 설시하였습니다. 해당 파일은 기술협력계약에 따라 소외 C회사가 개발하여 원고 A회사에 제공한 파일로서, A회사와 C회사만이 사용할 수 있는 것이고, A회사는 C회사로부터 해당 파일의 기능에 대한 정보를 전달받았는바, 1) 소스코드의 내용만이 영업비밀에 해당하는 것이 아니라 특정 파일이 특정 하드웨어나 기술력이 반영되어 작성된 것이라면 파일이 어떠한 기능을 하는지에 관한 것 역시 영업비밀이 될 수 있다는 점, 2) 리버스 엔지니어링으로 원래 소스코드 내용을 알아내는 것도 가능하다는 점, 그리고 3) 각 파일이 아니라 프로그램 전체를 영업비밀로 파악해야 한다는 점에 비추어 해당 파일을 영업비밀의 내용에서 제외할 것은 아니라고 판시한 것입니다.

다. 한편 피고측은 파일이 사용된 바 없다거나 또는 미완성 상태로서 사용할 수 없다는 점 등도 주장하였는데, 법원은 정보 보유자가 정보를 통해 경쟁상 이익을 얻을 수 있거나 그 정보의 취득 또는 개발에 상당한 비용, 노력이 필요하여 ‘독립된 경제적 가치’를 인정할 수 있는 것이라면, 미완성 상태라거나 실제로 사용되지 않았다거나 또는 누구나 시제품만 있으면 실험을 통해 알아낼 수 있다 하더라도 영업비밀로 볼 수 있다고 한 대법원 판시사항(대법원 2008. 2. 15. 선고 2005도6223 판결)에 따라, 피고측 주장을 모두 배척하였습니다.

3. 시사점

먼저 법원은 소스코드 없이 실행파일만 유출된 경우에도 실행파일 부분을 영업비밀의 내용에서 제외할 것은 아니라고 하였습니다. 사안의 경우처럼 프로그램 전체의 영업비밀성이 인정된다는 것을 전제로 한다면 타당한 결론이라 생각됩니다. 다만 이를 실행파일만 유출 또는 공개된 모든 경우에 확대 적용할 수는 없다고 생각됩니다. 역설계에 의한 정보취득행위는 영업비밀 침해행위가 아니라는 것이 일반적인 견해로서, 실행파일 자체가 비밀로 유지되어 영업비밀로 관리되지 않았다면, 공개된 실행파일을 리버스 엔지니어링을 통해 분석하여 유사 프로그램을 제작하는 행위를 “영업비밀 침해행위”로 보기는 어렵습니다(물론 저작권 침해 문제는 여전히 남습니다). 리버스 엔지니어링이 가능하다는 점과 영업비밀성이 있는지 여부는 별개의 문제라는 것이 우리 대법원의 입장이라는 점(대법원 1996. 12. 23. 선고 96다16605 판결)에서도 더욱 그렇습니다.

한편 법원은 각 파일이 아니라 프로그램 전체를 영업비밀이라 판단하고 있는데, 비록 명시적으로 판시되지는 않았지만 이러한 법원의 태도는, 공지된 정보와 비밀정보가 결합된 형태의 정보라 하더라도 전체로서 영업비밀의 요건을 갖추고 있다면 그 전체를 영업비밀로 인정하는데 장애가 되지 않는다는 취지입니다. 이는 오픈소스 커뮤니티에서 큰 화제가 되었던 이른바 ETUND 판결(서울중앙지방법원 2006. 11. 1. 선고 2005노3002 판결)과 궤를 같이 하는 것입니다. ETUND 판결에서 법원은, 공지된 오픈소스를 개작한 프로그램(오픈소스 프로그램의 2차적 저작물)도 전체로서 영업비밀의 요건을 갖추면 영업비밀로 인정할 수 있다고 보았습니다.

법원의 판시사항에 따르면, 공지된 코드와 비공지 코드가 조합되어 프로그램을 구성하는 경우, 비공지 코드가 프로그래머라면 누구나 쉽게 만들 수 있는 것이고, 공지된 코드와 비공지 코드의 조합 또한 누구나 쉽게 할 수 있는 것이라면 전체 프로그램의 독립된 경제적 가치가 부정되어 그 영업비밀성 또한 부정될 가능성이 있습니다. 프로그래밍 경험이 있는 법률가의 전문적인 소송수행이 필요한 부분이라 할 것입니다.

-- 반도체 제조장비 전문업체 A회사의 소프트웨어 엔지니어가 경쟁업체 B사로 이직하면서 기술정보를 유출한 사례에서 영업비밀침해로 인한 손해배상액 산정방법 (서울중앙지법 2013. 12. 6. 선고 2011가합45458 판결) --

1. 배경기술 및 사실관계

A회사와 B회사는 반도체 제조장비 전문 기업인데, A회사의 시스템제어연구부 직원인  C(레이저 제어 및 가공 소프트웨어 개발)), D(사용자 인터페이스(MMI) 개발), E(모터, 센서, 및 시퀀스 제어기술 담당), F(레이저 가공기술개발 및 테스트, 가공 피라미터 추출 업무)가 경쟁사 B로 이직하였습니다.

반도체 패키지 분야에서 2차원만을 고려한 집적도의 한계로 인하여 3차원적 집적을 고려해야 하는바, 소형화를 위한 PoP(Package on Package) 기술이 중요하게 됩니다. 반도체 소자와 기판 사이에는 절연을 위한 부도체(EMC: Epoxy Mold Compound)가 채워지는데 EMC를 관통하여 Solder Ball(반도체 소자와 기판을 전기적으로 연결하기 위해 반도체 소자에 형성된 납구슬)까지 통로(Via)를 형성하는 TMV(Through Mold Via) 레이저 드릴링 기술(TMV 기술)이 필요합니다. A회사는 2008. 1.경부터 관련 기술을 개발하여 2009. 2.경 TMV 장비를 생산하여 판매하기 시작하였습니다. 현재 TMV기술이 구현된 장비를 생산하는 업체는 A회사, B회사, H회사 등 3개 회사뿐입니다. A회사는 TMV 장비 제조를 위해 시퀀스 프로그램 기술, MMI 프로그램 기술, DB 기술, SECS/GEM 통신프로그램 기술, 레이저 제어 및 가공 기술 등(A회사 보유 기술)을 보유하고 있습니다.

A회사에서는 위 보유 기술을 비밀로 관리하여 허가된 직원들만이 접근할 수 있었습니다. 또한, A회사의 직원이었던 C, D, E, F는 재직 시에 A회사의 영업비밀을 누설하지 않겠다는 비밀유지약정에 동의하였습니다. 그런데 C는 A회사에 재직중인 2009. 3. 초순경에 회사 업무용 컴퓨터에 저장되어 있던 기술정보 문서파일, 구현된 소스 프로그램, 실행파일 등 401개 파일을 개인용 컴퓨터에 복사하였다가, B회사로 이직한 후에 B회사의 업무용 컴퓨터에 복사하였습니다. D, E, F는 B회사로 이직한 후에 C로부터 위 파일 중에 일부를 제공받아 자신들의 업무용 컴퓨터 등에 복사하였습니다. B회사 및 C 내지 F는 위 파일 중 일부인 85개 파일을 B회사 장비를 제조하는 데에 사용하고 사내 교육용 자료로 사용하였습니다.

2. 손해배상책임에 대한 법원의 판단

가. 손해배상 책임

법원은 B회사 및 C 내지 F들이 A회사의 영업비밀을 침해한 것을 인정하였습니다. 또한 B회사의 이 사건 장비에 85개 파일이 저장되어 있으므로, 일응 이 저장 파일들이 이 사건 장비의 운용 과정에서 사용된 파일로 추정된다고 보았습니다. B회사의 이 사건 장비의 제작 판매 등이 행위는 영업비밀 침해로 발생한 A회사의 손해와 인과관계가 성립하는 것으로 판단하였습니다.

나. 손해배상액 산정방법

(1) 부정경쟁방지법 제14조의2 제1항에 따른 주장

지재권 분야 법률에는 손해액 산정에 관하여, (1) 권리자의 일실이익, (2) 침해자의 이익, (3) 로열티 중 어느 것이라도 권리자에게 유리한 방법으로 할 수 있다는 특칙을 두고 있습니다. 3가지 산정방법 중에서 제1항에 따라 일실이익으로 산정하면 가장 큰 금액이 산정될 수 있습니다. 따라서, 권리자로서는 제1항에 따른 손해액 입증에 노력해야 할 것이고, 법원도 가능하면 제1항에 따른 손해액 판결을 하는 것이 바람직할 것입니다.

이 사건에서도 원고 A회사는 제1항에 따라 손해액을 주장하였습니다. 즉, B회사의 양도수량에 A회사의 단위수량(즉, 대당) 이익액을 곱하여 손해배상액을 산정하였습니다.  먼저 2009년경부터 B회사가 판매한 장비는 레이저 드릴링 장비 (36대), 레이저 마킹 장비 (7대), 레이저 디캡 장비 (1대)입니다. 그리고 A회사는 각 연도별 장비의 한계이익액 확인서 및 엑셀 파일과 공인회계사의 확인서를 제출하였습니다.

그러나 법원은 A회사 제출 이익률이 최대 65.1%로 이례적으로 높은 점, 공인회계사의 확인서는 A회사 제공 자료를 기초로 작성되어 A회사 자료와 동일한 것으로써 객관적인 자료로 보기 어려운 점 등을 이유로 하여 물건의 단위수량당 이익액을 산정할 객관적인 자료가 없다고 보아 부정경쟁방지법 제14조의2 제1항에 따른 손해액 산정을 인정하지 않았습니다. 법리적으로 재판부가 손해액 산정을 제1항으로 해 달라는 당사자 주장에 구속되는 것은 아니기 때문에, 위와 같이 원고주장을 받아들이지 않을 수 있습니다. 조심스럽지만 그 배경을 짐작하자면, 단위수량당 이익액 자료의 객관성이 부족하다고 본 것으로 생각됩니다. 참고로, 실제 지재권 침해소송에서 권리자의 일실이익을 기준으로 손해액을 산정한 판결은 소수에 불과합니다. 이에 대해 학계에서 많은 비판이 있지만 법원은 여전히 보수적 태도를 취하고 있음은 유감스러운 일입니다.

(2) 부정경쟁방지법 제14조의2 제5항에 따른 손해액의 산정

본 조항에서는 ‘영업비밀 침해행위에 관한 소송에서 손해가 발생된 것은 인정되나, 그 손해액을 입증하기 위하여 필요한 사실을 입증하는 것이 해당 사실의 성질상 극히 곤란한 경우에는 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다’고 규정하고 있습니다. 최근 지재권 침해소송에서 실무적으로 가장 자주 활용되는 조항입니다. 재판의 편의를 위한 것이겠지만, 논리적으로는 많은 문제가 있다고 생각합니다.

법원은 i) A회사의 레이저 장비의 매출액, 판매대수, 한계이익액 및 이익률이 위와 같은 점(1항에 따른 산정에서는 이익자료에 대한 객관적인 자료가 아니라고 보았으나 5항의 증가조사 결과로 참작하였음), ii) A회사 주장 이익률이 이례적으로 높으나, B회사에서 자신들의 이익률을 별도로 밝혀 A회사의 자료를 탄핵하지 않은 점, iii) TMV 기술이 구현된 장비는 A회사, B회사, H회사 등 3개사에 불과하여 일반 제조 장비에 비하여 이익률이 매울 높은 수준일 것으로 보이는 점, iv) A회사 연결재무제표에 따르면 영업이익률이 2009년부터 6.71%, 12.23%, 9.68%, 10.72%인 점, v) 2010년 A회사 매출액은 약 1709억원이나 B회사는 약 318억으로 A회사가 생산할 수 있었던 물량은 B회사가 판매한 수량을 넘어설 것으로 보이는 점, vi) B회사의 제출자료만으로 B회사의 침해행위가 없었다고 하더라도 A회사가 삼성전자에 이 사건 장비류를 납품할 수 없었을 것으로 단정하기 어려운 점(B회사가 제출한 평가결과나 삼성전자의 사후적 확인서만으로 부정하였음), vii) 이 사건 장비는 하드웨어와 소프트웨어로 구성되어 있으나, 매우 정교하고 정확하게 동작하는 장비이므로 하드웨어 자체보다는 그 작동을 제어하는 소프트웨어 및 이에 화체된 기술력이 훨씬 크게 기여할 것으로 보이는 점, viii) dl 사건 프로그램 파일은 전체 파일들이 유기적으로 하나의 프로그램으로 기능하는 것이므로 B회사에서 이들 각 파일을 변형하거나 화체된 기술정보를 활용하였을 가능성이 높은 점 등을 8가지 사항을 고려하였습니다. 그 결과 법원은 레이저 드릴링 장비는 한계이익률 25%, 다른 장비는 한계이익률 30%를 적용하였고, 이 사건 프로그램 파일들 등 A회사 영업비밀의 기여도를 80%로 높게 보았습니다.

A회사의 손해액은 다음과 같습니다. 먼저 레이저 드릴링 장비는 단위당 한계이익은 126,222,311원(= 총매출액 10,097,784,900원 x 한계이익률 25% / 판매대수 20대, 이하 원이하 절사)이고 여기에 B회사의 판매 대수 36대를 곱하면 손해액은 4,544,003,196원입니다. 다음으로 레이저 마킹 장비의 경우는 단위당 한계이익은 74,593,644원(= 총매출액 7,210,718,945원 x 한계이익률 30% / 판매대수 29대)이고 여기에 B회사의 판매대수 7대를 곱하면 손해액은 522,155,508원입니다. 마지막으로 레이저 디캡 장비의 경우, 단위당 한계이익은 82,392,900원(= 총매출액 549,286,000원 x 한계이익률 30% / 판매대수 2대)이고 여기에 B회사의 판매대수 1대를 곱하면 손해액은 82,392,900원이 됩니다. 법원은 이를 모두 합한 손해액 5,148,551,604원에 이 사건 영업비밀의 기여도 80%를 곱하여 A회사의 손해액은 4,118,841,283원으로 결정하였습니다.

3. 시사점

손해액의 산정과정을 보면 법원은 A회사가 제출한 한계이익 자료를 믿기 어렵다고 하면서도, 부정경쟁방지법 제14조의2 제5항의 증거조사 결과로는 인정하여 손해액 산정에 참고하였습니다. 손해액의 산정결과도 A회사가 주장한 손해액의 50%에 상당하는 금액을 손해배상액으로 인정하였습니다. 피해 회사는 법원이 판단의 근거로 삼을 수 있을 정도로 가능한 객관적으로 보일 수 있는 이익 산정 자료를 적극적으로 제출하는 것이 필요한 것으로 보입니다. 침해 회사의 입장에서 보면, 침해자가 얻은 이익에 대하여 침묵하는 것이 판결에 도움이 되지 않는다는 점을 설시하고 있는바, 침해 회사의 이익자료를 검토하여 제14조의2 제2항(침해자의 이익액 상당을 피해자의 손해액으로 봄)으로 산정한 결과와 피해 회사의 주장(제14조의2 제1항)을 비교하여 손해액을 줄일 수 있다면 탄핵 자료로써 침해자의 이익자료의 제출을 피하지 않는 것이 좋을 것으로 보입니다.

*첨부파일: 서울중앙지법 2013. 12. 6. 선고 2011가합45458 판결

서울중앙지법 2013. 12. 6. 선고 2011가합45458 판결.pdf

-- 팹리스 시스템반도체 개발업체인 중소기업의 대학원생을 대상으로 한 연구원 확보방안 / 대기업으로 이직한 연구원을 대상으로 한 전직금지가처분 소송사건 - 서울고등법원 2012. 5. 16.자 2011라1853 결정 --

1. 배경사실

특히 시스템반도체 기업의 경우 연구개발자가 설계한 반도체 설계 및 레이아웃이 바로 판매 제품(IP)과 마찬가지이므로, 무엇보다도 우수한 연구개발자를 확보하는 것이 중요합니다. 하지만 대기업 계열사가 아닌 시스템반도체 기업들은 대부분의 중소기업들과 마찬가지로 필요한 인재를 확보하는데 큰 어려움을 겪고 있습니다.

A회사는 반도체 집적회로 제조, 반도체 설계, 반도체 레이아웃 등 사업을 하는 회사로, 주로 시스템반도체의 개발에 관한 삼성전자 등의 용역을 수행하거나 제품을 삼성전자에 납품하는 회사입니다. A회사는 우수한 인재를 미리 확보하기 위하여 대학원생 B에게 교육실습 및 연구개발 기회와 함께 지원금을 지급하였습니다. 그 일환으로 A회사는 2008년 광운대와 고용계약형 소프트웨어 석사과정 지원사업 협약을 체결하고 총 3600만원을 대학에 지원하였습니다. 당시 석사과정 재학생 B는 2008. 10. 2. 졸업 후 A회사에 최소한 3년 근무하기로 약정하고 대학으로부터 2년 동안 약 3천만원을 지원받았습니다.

B는 졸업 후 2010. 9. 1. A회사에 입사하였고, 동시에 퇴사 후 1년 동안 동종업체 전직금지 등을 포함한 영업비밀보호약정을 체결하였습니다. B는 시스템반도체 레이아웃 중 BACKEND 업무를 담당하였습니다. 그런데, B는 입사일로부터 10개월이 지난 2011. 6. 30. A회사를 퇴직하고 삼성전자로 이직하였습니다. 이에 A회사가 B에 대해 영업비밀침해 등을 근거로 전직금지가처분신청을 제기한 것입니다.

2. 영업비밀 관련 기술

A회사에서 B가 맡고 있던 BACKEND 업무는 FRONTEND 팀에서 HDL 등으로 시스템을 설계하고 이를 게이트레벨로 합성한 후에 이를 실제 반도체칩으로 만들기 위하여 각 구성 셀을 배치하고 연결하여(Placement and Routing) 레이아웃을 생성하는 것입니다. 반도체칩을 생산하는 파운드리의 공정기술에 의한 디자인규칙과 연결선 길이에 따른 타이밍 제한 조건 등을 만족시켜야 하는 작업으로서, 설계툴로 합성된 시스템을 실제 물리적인 반도체칩으로 연결하는 중요한 작업입니다.

회로배치 공정은 칩을 생산하는 파운드리에 따라 시행착오가 많고 FRONTEND에서 BACKEND의 각 단계가 진행 될수록 비용이 급격하게 증가하기 때문에 검토와 보완의 효율성이 중요합니다. 따라서 이러한 검토 및 보완 결과의 집약체인 FRONTEND CHECKLIST와 BACKEND CHECKLIST는 회사의 중요한 자산이자 영업비밀이라 할 수 있습니다. 그런데 A회사의 파운드리는 삼성전자이므로, B가 삼성전자에 취업하게 되면 이러한 정보를 바로 이용할 수 있고, 위 중요 정보가 삼성전자에 노출될 가능성도 있습니다. 

위와 같은 정보가 사용자에게 보호할 가치 있는 이익에 해당한다는 점은 분명해 보입니다. 시스템반도체 업계에는 여러 판매처가 있습니다만, 가장 많은 수요는 시스템반도체를 이용하여 가전제품, 휴대폰, 다른 시스템반도체 등을 생산하는 삼성전자, LG전자 등의 대기업에서 발생합니다. 위 사안에서 A회사는 삼성전자의 파운드리를 사용하고 삼성전자에 납품하는 업체로, A회사의 기술자료가 삼성전자에 넘어가 삼성전자가 독자적으로 제품을 만들 수 있게 되면, A회사는 삼성전자에 대해 비교우위 기술이 없어져 회사의 존립까지 문제가 될 수 있습니다.

3. 전직금지관련 쟁점 및 법원 판단

전직금지는 약정과 보호할 가치가 있는 사용자의 이익이 있는 경우에 인정됩니다.  부정경쟁방지법의 영업비밀뿐만 아니라 그 정도에 이르지 아니하였더라도 당해 사용자만이 가지고 있는 지식 또는 정보로써 근로자와 이를 제3자에게 누설하지 않기로 약정한 것이거나 고객관계나 영업상의 신용유지도 사용자의 보호이익에 해당합니다.

법원은 이 사건에서, 회로배치 공정은 시행착오가 많아 검토와 보완의 효율성이 중요하고, 특히 FRONTEND CHECKLIST, BACKEND CHECKLIST는 수많은 시행착오를 겪으면서 A회사가 만든 것인데, B는 각종 사내 교육, 세미나, 간담회와 사내 컴퓨터 망에 보관된 파일 등을 통하여 그 내용을 알 수 있는 지위에 있었고 회로배치 업무에 투입되어 5개월 간 BACKEND 업무에 종사하면서 이를 습득했다고 보았습니다. 따라서 위와 같은 정보는 전직금지약정을 통하여 외부로 유출되지 않도록 보호되어야 할 사용자의 이익에 해당한다고 판시하였습니다.

한편, 법원은 이 사건 협약에 따라 A회사가 광운대에 3,600만원을 지원하였고, B에게 약 3천만원이 전달되었으므로 1년 동안 전직을 금지하는 대가는 지급된 것으로 볼 수 있다고 판단하였습니다. 필수적인 요건은 아니지만 사용자가 근로자에게 전직금지에 대한 대가를 지급한 사정이 있다면 전직금지를 인정하는데 유리하게 작용합니다.

따라서, 법원은 이 사건 전직금지약정은 유효하고, B에게 퇴직일 2011. 7. 1.부터 1년이 되는 2012. 6. 30.까지 삼성전자에 취업하여 근무하여서는 아니된다는 결정을 하였습니다.

4. 시사점

위 결정은 대학원을 졸업하고 입사일로부터는 10개월, 해당 업무를 맡은 후 5개월에 불과한 신입사원에 대해서도 1년의 전직금지를 인정한 것입니다. 아무리 신입사원이라고 해도 중요한 연구자에게는 원칙적으로 전직금지 의무를 적용할 수 있다는 메시지입니다.

참고로, B는 2008. 10. 2. 대학원 재학 중 협약에 따라 졸업 후 A회사에 최소 3년 근무하기로 약속한 후 2년 동안 약 3천만원을 지원 받았으나, 그 약속을 지키지 않았습니다. 그러나, A회사는 B의 퇴사를 인정하지 않고 입사 후 3년 동안 근무할 것을 강제할 수는 없습니다. 헌법 및 근로기준법상 직업선택의 자유를 침해하는 약정은 모두 무효이며, 강제근로는 엄격하게 금지되기 때문입니다. 다만, 특별한 사정이 없는 한 지급된 교육지원비의 반환은 청구할 수 있습니다.

또한 B는 처음부터 A회사가 아닌 삼성전자에 취업할 수도 있을 것입니다. 이 경우 A회사는 B의 행위를 제재할 수 있는지 문제가 됩니다. 취업을 막는 금지청구 또는 가처분 신청은 먼저 보호할 가치가 있는 사용자의 이익과 같이 B가 A회사의 중요한 정보 내지는 자산을 취득 사용할 개연성이 있어야 할 것입니다. 따라서 B가 A회사의 취업 전 대학원생 시절에 이미 A회사의 업무에 관련된 프로젝트를 진행해 왔고 위 사안과 같은 A회사의 중요한 정보에 접근이 가능했다면, 전직금지 약정이 없더라도 3년 근무 약정만으로도 전직금지 등을 청구하는 것도 가능할 것입니다.

본 사안의 법원결정은 A회사와 같은 시스템반도체 기업이 미리 확보한 인재가 대기업으로 이직하는 것을 견제하는데 유용한 참고사례가 될 것으로 생각합니다.

*관련판결: 서울고등법원 2012. 5. 16.자 2011라1853 결정

서울고법2012.5.16.자2011라1853결정.pdf

-- 중소 모바일게임 판매업체 A사가 대형 개발업체 C사와 사업제휴계약을 체결한 후, A사의 핵심 직원 B가 C사로 이직하면서 A사의 영업비밀이 유출된 사례 - 대법원 2011. 7. 14. 선고 2009다12528 판결 --

-- BT업체와 IT업체간 유전자 바이오칩 기술에 관한 공동개발 분쟁사례 – 공동개발 과정에서 취득한 모든 정보를 사용할 수 없도록 제한하는 비밀유지의무 약정을 기업활동 자유의 과도한 제한으로 보아 사회상규에 반하여 무효라고 판단한 판결 - 서울중앙지방법원 2011. 11. 16. 선고 2011가합71839, 2012가합31364 판결 --

1. 배경사실 및 비밀유지 계약조항

BT업체인 원고 A회사는 인체 유두종 바이러스(HPV) 진단용 바이오칩 기술에 관한 Bioinformatics 기술을 보유하고 있으며, 유전자 바이오칩 기술에 관한 특허도 보유하고 있는 회사로서, 시장에 판매할 수 있는 상용 바이오칩 키트 제품을 개발하고 있었습니다. IT업체인 피고 B회사는 광픽업, 광디스크, 스캐너 등 IT 분야 기술을 보유하고 있습니다. 양사는 진단용 유전자 바이오칩 정보를 읽어 들여 판독하는 광 스캐너에 관한 공동개발 프로젝트를 진행하였습니다. BT 분야의 기술을 보유한 회사와 IT 분야 기술을 보유한 회사의 전형적인 협력 구도입니다.

양사는 위 프로젝트를 진행하기 위해 수 건의 계약서를 체결하였고, 그 중에는, “각 당사자는 본 계약서와 관련 또는 부수하여 취득한 상대방의 일체의 정보를 본 계약 목적 이외에는 어떠한 목적으로도 사용해서는 아니 되며,”라는 내용의 명시적 조항도 포함되어 있었습니다.

2. 개발완료 및 분쟁발생

양사는 공동개발 프로젝트의 목표제품인 바이오칩 스캐너를 개발 완료하였고, BT업체 A사는 IT업체 B사에 5대의 제품을 발주하였습니다. 총 매출은 1억원에 미치지 못하였습니다. 그런데, B회사가 그 후 유사한 기능을 하는 바이오칩 스캐너 제품을 공동개발사가 아닌 경쟁사 C회사에도 납품하였습니다. 벤처기업인 A사와 비교하여 C사는 훨씬 큰 기업이었고, 한번의 구매규모도 2억원이 넘었습니다.

이에, A회사는 B회사가 공동개발의 성과를 이용하여 C회사용 제품을 제작함으로써 위 약정을 위반하였다고 주장하였습니다.

3. 문제된 2가지 제품에 사용된 기술에 관한 법원의 판단

법원은, A회사가 제공한 정보가 C회사를 위한 스캐너 및 그 구동 프로그램 제작에 직접 사용되지는 않았지만, 1) A회사가 제공한 정보가 A회사용 스캐너 제작에 상당 부분 활용되었고, 2) B회사는 A회사와의 공동개발과정에서 스캔이미지 분석에 관한 기술과 노하우를 습득하였으며, 3) A회사용 스캐너와 C회사용 스캐너가 분석대상이 달라 호환은 불가능하지만 그 구성모듈이 유사하여 A회사용 구동 프로그램의 소스코드가 상당부분 C회사용 프로그램에 재활용되었을 것으로 추측되는 점에 비추어, B회사는 A회사가 제공한 정보를 토대로 C회사용 스캐너 구동 프로그램 제작에 소요되는 시간, 노력, 비용을 절감할 수 있었다고 판단하였습니다. 즉, A회사가 제공한 정보가 C회사용 스캐너 제작에 (간접적으로) 사용되었다는 점을 인정하였습니다.

4. 비밀유지 약정에 관한 법원의 판단

그러나 법원은, 1) B회사가 A회사와의 거래 이전부터 스캐너 프로그램 개발에 필요한 핵심기술을 축적해 왔던 점, 2) B회사의 위와 같은 기술 축적에 소요된 비용과 노력이 A회사에 제품을 납품하여 얻은 수입을 훨씬 초과하고 있다는 점에 비추어, 위 약정을 B회사가 공동개발시 습득한 분석기술 및 소스코드 등을 A회사용 스캐너 외에 다른 용도로 전혀 사용할 수 없다는 취지로 해석할 수는 없다고 하면서, 만일 그렇게 해석하는 경우라면 B회사가 종전에 축적한 바이오칩 관련 기술조차 다른 곳에 활용할 기회를 상실하는 결과가 초래되므로 B회사의 기업활동의 자유를 지나치게 제한하여 사회상규에 반하는 조항으로서 그 효력을 인정하기 어렵다고 판시하였습니다. 이에 따라 B회사의 비밀유지약정 위반에 대한 A회사의 주장은 기각되었습니다.

5. 검토 및 시사점

원칙적으로 자유의사로 체결한 계약은 유효합니다. 다만, 특별한 경우에 한하여 예외적으로 계약의 효력을 부인할 수 있습니다. 어떤 경우에 계약조항에서 정한 내용의 효력을 부인할 수 있는지 단정적으로 판단하기 매우 어렵습니다. 계약실무자로서는 일반적 법리에 관한 이해뿐만 아니라 구체적 사례를 연구하고 참고할 필요가 있습니다.

위 사안에서 약정이 공동연구 결과물의 납품처를 직접적으로 제한하고 있는 것은 아닙니다. 하지만 위 약정의 문언에 따르면 B회사가 A회사 외 다른 발주자에게 제품을 공급하기 위해서는 공동개발시 A회사로부터 받은 정보를 사용할 수밖에 없어 결국 약정 위반이 됩니다. 따라서 위 계약은 납품처를 제한하는 것과 마찬가지의 결과를 초래하고 있는 것입니다. 법원은 이러한 약정을 기업활동의 자유를 지나치게 제한하여 사회상규에 반하는 것으로서 무효가 된다고 보고 있습니다. 재판부의 태도에 따르면 납품처를 공동개발의 상대방만으로 직접 제한하는 규정 또한 사회상규에 반하는 조항으로서 무효가 되었을 가능성이 높다고 생각됩니다.

사실 납품처를 직접적으로 제한하는 조항이나 공동개발 과정에서 습득한 모든 정보를 제3자에게 공개할 수 없다는 조항은 공동개발 계약에서 매우 흔하게 찾아볼 수 있습니다. 그런데 공동개발의 당사자간에는 대등한 관계가 아니라 갑-을 관계가 설정되어 있는 경우가 많고, 이 경우 위와 같은 약정은 을 위치의 회사에 일종의 족쇄로 작용하게 됩니다. 이에 이 사건 판결은 을 위치의 회사가 주장할 수 있는 강력한 무기를 제공하였다는 점에서 큰 의미를 가진다고 할 수 있습니다. 

다만 법원은 위와 같은 결론을 내림에 있어, B회사가 A회사와의 거래 이전부터 스캐너 프로그램 개발에 필요한 핵심기술을 축적해 왔고, B회사의 기술 축적에 소요된 비용과 노력이 A회사에 제품을 납품하여 얻은 수입을 훨씬 초과하고 있다는 등의 구체적 사정을 고려하고 있습니다. 판시사항 중에는 없지만 A회사에 대한 납품만으로는 B회사의 생존이 위협받을 수 있었다는 사정 또한 법원이 고려한 것으로 보입니다. 다시 말하면 위와 같은 약정이 언제나 무효가 된다는 취지는 아닐 것입니다.

생각건대, 납품처를 다른 공동개발 당사자로 제한하거나 공동개발 과정에서 습득한 모든 정보에 대한 비밀유지의무를 부과하는 조항의 유효성을 인정받아 법적 안전장치를 확보하려면, 공동개발의 결과물인 제품의 최소 구매량을 보장하는 조항 등을 함께 삽입하는 것이 바람직할 것입니다.

-- 공동연구개발 프로젝트가 무산된 후 제기된 영업비밀 침해소송 사례 - 미국 바이오 약품회사 N8 Medical이 Colgate-Palmolive를 상대로 치약, 구강세정제 등에 사용하는 항생물질 Ceragenin 관련 영업비밀 침해로 인한 손해배상액 약 1조원을 청구한 사건 소개 -- 

1. 문제의 소지

공동연구개발을 위해 비밀유지약정(NDA)을 체결한 후 아이디어와 개발 자료를 제공하였으나, 그 개발 프로젝트가 성공하지 못하고 중도 탈락한 경우 법적 분쟁의 소지가 많습니다. 특히, 법무지원 여력이 충분하지 않는 중소기업이나 벤처회사의 경우에는 귀중한 아이디어만 탈취당했다는 허탈한 상황에 직면할 수도 있습니다. 중견기업이라고 해도 촉박한 개발 일정에 쫓기거나 법률비용을 아끼려는 마음에 법적 보호장치를 소홀히 한 탓에 자신의 사업 아이디어를 보호할 수 없는 상황에 처할 수도 있습니다.

한편, 공동개발 제안을 받은 회사 입장에서는 공동개발 프로젝트를 성실하게 수행하여 그 결과를 평가하여, 계속 추진여부를 판단한 결과 그 프로젝트를 중단하기로 결정한 것에 불과한데, 이와 같은 중단 상황에서 발생 가능한 법적분쟁에 미리 대비하지 않는 탓에 심각한 리스크가 있는 법적 분쟁에 휘말리는 경우도 많습니다.

우리나라 기업 사이에도 흔히 발생하는 사안이지만, 특히 한쪽 당사자가 미국회사인 경우에는 영업비밀 침해 또는 계약 위반 등을 이유로 천문학적 손해배상을 청구하는 경우도 있습니다. 최종 승패를 떠나 미국 소송은 법률비용만으로도 우리나라와는 비교가 되지 않는 큰 부담입니다. 현재 소장이 제출된 단계에 불과하지만 최근 언론에 보도된 공동연구개발 중단에 관련된 영업비밀 침해소송 사례를 참고로 소개합니다.

2. 공동연구개발 프로젝트

문제된 Ceragenin은 광범위 항생작용을 포함한 다양한 효능을 갖고 있는 물질로서, 최초 Brigham Young University에서 개발되었고, N8 Medical로 라이선스되어 상업적 제품으로 개발되고 있었습니다. 개발과정에서 축적된 Ceragenins에 관한 다양한 영업비밀 보유자인 N8 Medical사는 치약, 구강세정제 등 분야 매출만 연8조원을 넘어서는 거대기업 Colgate-Palmolive와 공동으로 제품개발 프로젝트를 진행하게 되었습니다. 양사는 NDA를 체결한 후 개발정보 및 실험데이터 등을 제공하였고, material-transfer agreement를 체결한 후 필요한 시료를 제공하였습니다. 프로젝트가 성공한다면 양사에 더 없인 좋은 결과로 연결되었을 것입니다.

그런데, Colgate에서는 추가적인 연구개발 실험을 진행한 결과를 평가한 후, ceragenins의 효능이 충분하지 않고, 보관 안정성이 부족하고, 가격 경쟁력도 없다는 이유로 해당 프로젝트를 중단하였습니다. 한편, 해당 프로젝트를 중단하려면 그동안 생성된 연구개발 실험결과를 넘겨달라는 N8 Medical의 요구도 거절하였습니다. Colgate로서는 거액의 연구비와 시간이 투입된 결과물을 넘겨줄 수 없었기 때문입니다. 이에 N8 Medical이 영업비밀 침해 등을 이유로 손해배상 소송을 제기한 것입니다.

3. N8 Medical 주장의 요지

중요 계약조항은 다음과 같습니다. "N8 Medical to make a confidential and limited transfer of ceragenins to Colgate for limited testing purposes, as well as to provide Colgate access to N8 Medical's information and confidential information regarding all ceragenins, while at the same time protecting and safeguarding N8 Medical's extremely valuable proprietary information and ceragenin compounds." 그런데, Colgate는 제공받은 비밀정보를 활용하여 추가적인 실험을 한 후 그 결과를 제공하지도 않은 채 단지 효능과 보관 안정성이 좋지 않기 때문에 규제당국으로부터 필요한 허가를 받기 어렵고, 가격도 비싸다는 이유로 해당 프로젝트를 중단한다는 것입니다. 이에 대해 N8 Medical은 자신들로부터 필요한 영업비밀 및 데이터를 모두 제공받은 후 정당한 대가 또는 로열티를 주지 않기 위한 핑계라고 주장합니다. 비밀리에 출원한 후속 특허출원이 그에 대한 유력한 증거라고 합니다. 해당 제품의 시장 규모 및 제품 개발이 성공했을 때 점유율, 통상의 로열티 비율 등을 감안하여 손해배상 규모는 US$ 1 billion (약 1조원)이라고 주장하는 소장을 제출하였습니다.

N8 Medical는, 소장에서 Colgate가 개발연구 프로젝트의 초기 단계 실험결과를 바탕으로 비밀리에 독자적 특허출원을 하는 등 자신의 기술을 탈취하려고 시도했다 주장합니다. 흥미로운 점은, 우리나라에서도 공동개발 프로젝트와 연관된 후속 특허출원을 하는 경우 이와 같은 기술탈취 주장이 흔히 제기된다는 사실입니다. 법리적으로는, 특허법에 따라 후속 특허출원 발명의 기술내용을 특정한 후, 그 특허발명에 실질적으로 기여한 발명자가 누구인지를 판단한 후, 그 발명자의 사용자가 누구인지에 따라 그 특허권에 관한 최종 권리자를 정하면 권리관계가 명확하게 됩니다. 통상은 특허법에 기초한 논리적 주장이 아니라 막연하게 후속 개량발명도 최초로 기술제공자로부터 유래된 것이므로 모두 기술탈취라고 주장하는 경우가 많다는 점입니다. 이와 같은 분쟁을 피하려면 특허출원 당시에, 특허청구항에 기재된 발명에 실질적으로 기여한 발명자를 엄격하게 판별한 후 특허법리에 따라 특허를 받을 권리를 양수하는 절차를 정상적으로 밟는 것이 필요합니다. 즉, 관련 연구기록 및 양도증 등 법적 문서 관리가 중요합니다.

4. 시사점

모든 기술분야에서 아이디어 단계에서 출발하여 상용화 제품 단계까지 도달하려면 많은 추가 연구개발이 필요하고 수많은 난관이 존재합니다. 아이디어 단계에서 공동연구개발을 추진하는 경우 중도 탈락할 경우에 대비한 법적 장치를 마련해 두는 것이 필요합니다. 성공사례보다 실패사례가 많은 현실을 감안하면 반드시 필요하다고 생각합니다. 그 과정에 소요되는 법률비용을 아깝다고 생각하면 장래에 거액의 손해배상 위험에 직면할 수 있습니다. 특히 요즈음 key word로 등장한 open innovation에서는 다수 당사자의 참여를 유도하여야 하는데, 참여한 당사자의 이익을 지켜주고 법적 리스크를 회피할 수 있는 법적 지원시스템이 필수적입니다. open innovation 분야를 선도하는 다국적 회사 담당자의 발표에서도 이와 같은 법적 지원시스템을 필수적 장치로 설명하고 있습니다. 우리나라 기업에서도 반드시 필요한 부분으로 생각합니다. 

-- 휴대폰용 s/w 관련 영업비밀 침해로 인한 손해배상 사례 - 서울중앙지방법원 2013. 1. 25. 선고 2011가합10582 판결 --

1. 사실관계

원고 A사는 2006년부터 퀄컴사가 제공한 CDMA 방식에 기초하여 3개 주파수 대역에서 모두 사용 가능한 AWS 핸드폰을 개발하면서 퀄컴 프로그램과 응용프로그램을 상호 연결시켜주는 ‘M플랫폼’ 프로그램을 자체 개발하였고, 2008년에는 AWS 기능과 M플랫폼을 탑재한 CDM7126의 개발을 완료하고 미국통신사에 공급하였습니다. 법원은 A사의 CDM7126용 소스코드가 영업비밀에 해당한다고 판결하였습니다.

그런데, A사의 연구소장 B 등이 경쟁사를 설립하고 위 CDM7126 소스코드를 임의로 유출하였습니다. 피고 B는 타사와 함께 경쟁제품인 A100용 소프트웨어 등을 개발 완료하였습니다. 

이와 같은 기술유출행위에 대해 형사소송에서는 유죄판결이 나왔고, 본 민사사건에서는 영업비밀 침해로 인한 손해배상이 주된 쟁점입니다.

2. 판결 요지

원고 A사는 영업비밀 침해로 인한 손해배상액으로 약 87억원을 청구하였습니다. 그러나 법원은 그 중 7억원만을 손해액으로 인정하였습니다. 법원이 이와 같이 손해액을 산정한 이유를 살펴보겠습니다.

3. 손해액 산정방법

부정경쟁방지 및 영업비밀 보호에 관한 법률 제14조의2에 손해액산정에 관한 방법이 규정되어 있습니다. 실무적으로 검토해 보면, 제2항에 따라 침해자가 침해행위로 얻은 이익액을 권리자의 손해액으로 추정한다는 규정을 적용하는 경우가 제일 많습니다. 이 사건에서도 제2항을 적용하여 손해액을 산정하였습니다.

이 사건에서 피고 매출액은 7,344,098,353원이었습니다. 여기서 비용을 공제하면 이익을 산출할 수 있는데, 어떤 범위의 비용을 공제하는지, 또 그 비용을 어떻게 입증하는지가 이익액수를 결정하는 핵심쟁점입니다. 위 판결을 살펴보면 언뜻 이해가 되지 않을 것입니다. 예를 들면, 재판부가 개발비로 인정한 비용은 2,945,641,412원(피고는 3,565,535,479원 주장)에 불과한데, 그것만을 공제한다면 44억원의 초기 이익이 산정됩니다. 그런데, 형사사건에서 제출된 A100의 손익계산서에서 A100의 이익액이 미화 1,184,532.89달러(약 12억원)으로 기재된 점 등 사정을 고려하여, 최종적으로 7억원을 손해액으로 인정하였습니다. 영업비밀 보유자가 손해액으로 주장한 금액의 10% 이하의 적은 금액이고, 매출액에서 개발비용을 공제하여 산출된 금액의 7분의 1에 불과한 소액입니다. 법원은 무슨 근거로 이와 같이 산정한 것일까요? 법원은 판결문에서 그 구체적 이유를 전혀 언급하지 않았습니다. 판결을 하면서 그 구체적 이유를 기재하지 않았다는 점을 어떻게 받아들여야 할까요? 굳이 판결을 선해한다면, 손해배상액 산정에 관한 이론적 논의는 어떻든 관계없이 실무적으로는 구체적 액수의 산정이 매우 어렵다는 사정을 반영한 것으로 생각합니다. 민사소송의 입증책임론으로 돌아가면 더욱 어려운 문제만 남습니다.

4. 손해액 산정방법에 대한 검토

최종적으로는 법원은 변론 전체의 취지와 증거 조사의 결과에 기초하여 상당한 액수를 인정할 수 있다 부정경쟁방지법 제14조의2 제5항에 근거하여 재량으로 최종 손해액을 산정하였습니다. 재판부의 재량을 인정한 규정이지만, 마음대로 액수를 산정할 수 있다는 의미는 아닙니다. 그렇다면 어디로부터 7억원이라는 액수가 나온 것일까요? 다음과 같이 추정해 볼 수 있습니다.

우선, 법원이 침해자의 이익을 기준으로 상당한 액수를 손해액으로 인정할 경우에는 피고의 제품매출에 따른 평균적인 이익율을 나타내는 재무제표상의 손익계산서 또는 국세청 고시 기준경비율(평균수익율)을 참고로 할 수 있습니다.

사안의 경우는 법원이 재무제표 상의 손익계산서를 명시하였습니다. 피고의 재무제표의 손익계산서에 따르면 2008년부터 2011년까지 아래 표와 같이 영업이익율을 산정할 수 있습니다.

또한 A100의 이익율이 32.38%(= 100 x 이익1,184,532.89달러 / 수입 3,658,401.14달러)로 산정된 사실이 있습니다. 이러한 이익율들을 고려하면 피고 F의 매출이 본격화된 이후의 영업이익율은 적어도 20%에 달하는 것으로 보입니다. 한편 법원은 저가형 휴대폰에서는 소스코드의 기여율이 높다는 점을 이유로 50% 정도라고 판시하였습니다(역량있는 피고대리인이 소송수행을 잘 하였다면 더 낮아졌을 수도 있다고 생각됩니다).

먼저 A100등의 매출에 대하여 평균적으로 보아 영업이익율 정도의 이익이 발생한 것으로 본다면 매출액(7,344,098,353원)의 20%인 1,468,819,671원의 이익이 발생하고, 여기에 원고의 영업비밀인 소스코드의 기여율인 50%를 곱하면 734,409,835원이 됩니다. 따라서 법원은 이와 유사한 산정방식으로 700,000,000원을 손해액으로 판단한 것으로 보입니다.

실제 다른 사건의 판결을 살펴보면, 법원에서는 국세청 고시의 평균수익율을 반영한 이익 산정방법이나 해당기간의 재무제표상 이익율을 적용한 산정방법을 가장 자주 사용한다는 점을 알 수 있습니다. 그런데, 이론적 관점에서 본다면 이와 같은 방법은 특정 영업비밀의 침해로 인한 구체적 제품에 관한 손해액 입증과는 직접 연결될 수 없다는 점이 명백합니다. 따라서, 법원은 일정한 재량을 인정하는 듯한 제5항에 기댈 수 밖에 없는 것입니다.

*관련판결: 서울중앙지방법원 2013. 1. 25. 선고 2011가합10582 판결

서울중앙지방법원_2011가합10582_판결문.pdf