-- 의료기기 심장판막 기술관련 영업비밀 미국소송 배심평결 공동개발 파트너회사의 영업비밀 침해혐의 인정 + US$70 million 손해배상 명령 --

 

심장전문 임상의가 설립한 벤처기업 CardiAQ는 심장수술에 사용하는 심장판막 의료기기 전문회사입니다. 피고 Neovasc 또한 의료기기 회사인데, 2009년 원고 CardiAQ의 의료기기 기술개발에 관한 제품과 서비스를 제공하고 또 사업화도 수하는 회사입니다.

 

Neovasc 협력제안으로 양사는 2009 NDA를 체결한 다음, CardiAQ에서는 Neovasc에 해당 의료기기 기술정보 transcatheter mitral valve replacement (TMVR) program을 제공하였습니다. 양사는 기술개발을 공동으로 진행하여 제품개발을 완성하였습니다.

 

그런데 제품개발 완성 후 CardiAQ에서는 Neovasc과의 협력이 더 이상 불필요하게 되었습니다. 그 와중에 Neovasc에서 2010CardiAQ 몰래 단독으로 특허출원을 하였고, CardiAQ에서는 2012년에 공개된 특허공보를 보고 그와 같은 사실을 알게 되면서 영업비밀 침해 + DNA 계약위반에 관한 법적 분쟁이 시작되었습니다.

 

CardiAQ에서는 Neovasc의 특허 U.S. Patent No. 8,579,964 기술내용은 자신의 기술정보, 영업비밀이고, 이를 무단으로 특허출원한 것이라고 주장합니다. 참고로 특허출원서에는 CardiAQ 연구원 누구도 발명자로 포함되지 않았습니다.

 

미국법원에서 피고 Neovasc의 영업비밀 침해혐의 + NDA 위반혐의를 인정하고, 영업비밀 사용금지 및 손해배상 US$70 million ( 770억원)을 명령하는 배심평결을 하였습니다. 또한, 위 미국특허권의 진정한 발명자 또는 공동발명자를 가리고, 그 권리귀속을 별도로 심리하라는 내용도 포함되었습니다.

 

참고로 벤처회사 CardiAQ2015년 심장분야 의료기기 전문회사 Edwards Lifesciences Corporation에 현금 US$350 million ( 38백억원) 지급 + 마일스톤 포함 최대 $400 million 조건으로 매각되었습니다. 임상의사가 설립한 의료기기 벤처회사에서 수천억원에 이르는 거액의 수익을 창출한 성공 사례입니다.

 

양사의 공동연구개발 협력관계와 기술유출 및 NDA 분쟁경과 등을 상세하게 설명하고 있는 CardiAQ의 소장 complaint를 참고자료로 첨부합니다.

 

첨부: CardiAQ의 소장 complaint

complaint.pdf

작성일시 : 2016. 5. 27. 09:28
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-- 지식재산위원회의 보도자료 범정부 중소기업 기술보호 종합대책 -- 

 

지식재산위원회 2016. 4. 6. 심의 의결한 "중소기업 기술보호 종합대책" 보도자료가 배포되었습니다. 참고자료로 첨부한 보도자료를 보면 범정부 대책과 시행계획 로드맵까지 포함되어 있습니다.

 

앞서 언론에 보도된 내용 이외에도 주목할 사항을 다음과 같습니다.

 

"영업비밀을 사용하거나 보유할 권한이 소멸된 이후에도 해당 영업비밀을 보유, 유출하거나, 삭제 반환 요구를 거부하는 행위 역시 형사처벌의 대상이 된다.

 

탈취자에 대한 증거제출 의무가 강화되어, 일정한 경우에는 영업비밀이더라도 증거제출 의무가 부과되며, 이에 불응할 경우 권리자의 주장대로 손해액이 산정되게 된다.

 

등록되지 않은 디자인이 무분별하게 도용되는 것을 방지하기 위하여, 현재는 해당상품에 대한 판매금지청구, 손해배상청구 등 민사적 구제만 가능한 상품디자인 모방행위를 형사처벌하기로 하였다

 

기술유출 범죄수사의 전문성을 제고하기 위해서 ‘17년 상반기까지 17개 전 지방경찰청에 ’산업기술유출전담수사팀‘을 구성, 전문 수사인력을 증강 배치하고 검찰에는 변리사 등 전문인력을 특허수사 자문관으로 채용하는 등, 확대되는 수사수요에 적극적으로 대응하고 신속한 압수 수색을 지원하게 된다.

 

공정위는 중소기업의 기술을 빼앗아가는 대기업의 불공정행위를 근절하기 위하여, 하도급법상 부당한 기술자료 요구 및 유용행위에 대한 현장 직권조사를 실시하여, 기술 유용행위에 대하여 엄중히 조치할 계획이다."

 

첨부: 지식재산위원회 배포 보도자료

보도자료(160404)_(배포용).pdf

 

작성일시 : 2016. 4. 8. 17:00
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-- 종업원과 체결한 전직금지약정, 경업금지약정을 행사하기 어려운 경우 미국판결 --

 

1.    사실관계

 

미국 Massachusetts 주 소재 회사 Elizabeth Grady Face First, Inc.는 스킨 케어 분야에서 차별화된 서비스를 제공하여 명성을 획득한 회사입니다. 소속 직원들은 소위 “Elizabeth Grady way”라는 교육과 훈련을 받습니다. 구체적으로 “skin care service techniques, client management procedures, and such other business methods as salon dress codes, gift certificates, appointments, and sales promotions”에서 차별화된 서비스 관련 지식과 업무 스킬을 익히게 됩니다.

 

모든 직원은 영업비밀보호서약과 함께 퇴직 후 1년 동안 25마일 이내 지역에서 경쟁회사에 취업하거나 경쟁업체를 창업하지 않는다는 경업금지 및 전직금지약정에 서명하였습니다.

 

그럼에도 종업원이 퇴직 후 1년 이내에 25마일 이내 지역에 경쟁업소를 창업하자, 그 전직 직원을 대상으로 경업금지약정 위반을 이유로 경업금지청구소송을 제기하였습니다.

2.    미국판결 요지

 

먼저, 사용자의 영업비밀, 비밀정보 등을 무단 유출하여 사용하는 등의 영업비밀침해행위에 관한 증거는 없습니다. 그 상황에서 단지 경업금지약정 위반만을 이유로 한 경업금지명령은 다음과 같은 이유로 허용되지 않는다는 판결입니다.

 

종업원이 재직 중 자연스럽게 습득하는 "ordinary job skills and knowledge"을 퇴직 후 활용할 수 없다고 금지할 수 없고, 그 정도를 넘어서 "trade secrets, confidential information" 등 경업금지약정으로 보호해야 할 "legitimate business interest"를 인정할 수 있어야만 가능하다는 것입니다. 그렇지 않다면, "conventionally skilled service providers”의 자유경쟁을 금지하는 결과를 초래하여 부당하다는 입장입니다.

 

3.    실무적 의미

 

우리나라에서도 과거 대치동 학원의 유명 강사가 퇴직 후 그 지역에서 경쟁학원으로 이직하거나 경쟁학원을 창업하지 않겠다는 경업금지 및 전직금지약정을 체결하였음에도 불구하고 퇴직 후 곧바로 근처에서 경쟁학원을 개업한 경우에도, 학원 강사의 일신전속적 지식의 활용을 금지하는 경업금지약정은 무효라는 이유로 그 영업금지청구를 기각한 판결이 있습니다.

 

비슷한 상황에서 거의 동일한 취지로 경업금지약정에도 불구하고 전직금지 또는 경업금지 청구를 인정하지 않았던 판결이 상당 수 있습니다. 대법원 판결에서 반복하여 명확하게 판시한 바와 같이, 전직금지 및 경업금지약정은 헌법이 보장하는 기본권, 근로자의 직업선택의 자유, 영업의 자유와 상충되므로 그 효력을 엄격하게 판단해야 하기 때문입니다.

 

결국 경업금지약정으로 보호해야만 하는 사용자의 적법한 이익이 존재하고, 그것이 전직자의 인격적 이익과는 구별되는 특별한 지식이나 정보라는 점과 헌법상 기본권 직업선택의 자유를 심각하게 침해하지 않는다는 점을 입증하고 설명할 수 있는 경우에만 경업금지약정을 강제할 수 있습니다.

 

첨부: 미국법원 2016. 3. 25. 선고 판결

Elizabeth-Grady.pdf

 

작성일시 : 2016. 4. 8. 16:00
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-- 영업비밀침해, 기술유출, 부정경쟁에 대한 지식재산위원회의 종합적 보호정책 추진 --

 

최상급 범정부기구인 지식재산위원회에서 2016. 4. 6. "중소기업 기술보호 종합대책"을 다음과 같이 심의, 확정했다고 발표했습니다. 산자부, 특허청, 공정위, 중기청, 검경 등 각 소관부처에서 구체적인 입법과 시행에 나설 것입니다.

 

보도된 종합대책의 요지는 영업비밀 침해시 최대 3배의 징벌적 손해배상 도입, 영업비밀 침해시 벌금 10배 상향조정, 영업비밀 탈취자에게 증거제출 의무화, 상품디자인 모방행위도 형사처벌 도입, 지재권 형사사건 집중심리제 도입, 법원 기술전문인력 확충, 지방경찰청 전담수사팀 설치, 중소기업 기술보호 통합상담센터-경찰청 핫라인 구축, 공정위 현장 직권조사, 해외 M&A 신고 대상기술 확대 등입니다.

 

현재도 다양한 기술보호 정책을 시행하지만 실제로는 특별한 효과를 거두지 못했습니다. 실제 벤처기업이나 중소기업의 기술보호 무시, 공정한 시장경쟁을 해치는 무임승차 심리 만연 등으로 벤처나 중소기업 기술보호에 미흡하다고 평가되었습니다. 이와 같은 기술보호에 무관심한 잘못된 인식과 산업계의 전반적 분위기를 바꾸겠다는 정책적 결단입니다.

 

작성일시 : 2016. 4. 7. 09:20
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-- Pinterest의 최초 엔젤투자자 New York Angels, Inc.와 벤처 창업자 사이 영업비밀침해소송 -- 

 

아이디어를 가진 개발자와 엔젤 투자가 사이에서 경영분쟁이나 법적 분쟁이 자주 있습니다. 유명한 Pinterest에 최초로 투자한 엔젤투자자 New York Angels, Inc.Brian Cohen를 상대로, 사실은 Pinterest 아이디어, 기술, 사업모델이 자신들의 영업비밀이었고, 이를 불법적으로 유출하여 사용했다고 주장하는 영업비밀침해소송이 제기되었습니다. 판결문(opinion)에 그 사실관계가 설명되어 있는데 아주 흥미롭습니다. 한번 읽어 보시기 바랍니다.

 

원고 Schroeder 2005년 당시에는 없었던 Pinterest 방식의 SNS 서비스를 처음 고안하여 대학 친구 2명과 함께 벤처회사를 창업한 후 2006년에 서비스를 개시하였습니다. 사용자가 5천명을 넘어서고 데이터가 급증하자 2007 1월 엔젤투자자 Cohen를 만나 아이디어, 기술, 사업모델 등을 pt하고, Cohen 2007 5월 투자 대가로 지분 18% 확보와 함께 Chairman, CEO가 되었습니다. 그 후 2007 6월 곧바로 공동창업자 4명으로 구성된 새로운 회사를 설립하여, 원고 Schroeder President, 투자자 Cohen Chairman, CEO으로 취임하였습니다.

 

그러나 계획대로 사업이 잘 안 풀리자 경영권 분쟁이 발생하였고, 결국 약 1년 뒤 2008. 7. 1. 동업관계를 청산하였습니다. 그런데, 그 후 Cohen Pinterest 창업자들을 만나 투자뿐만 아니라 지지부진하던 기존 서비스에 새로운 사업 아이디어 등을 제공해주고 거의 비슷한 형태의 서비스를 2010 3 Pinterest라는 이름으로 런칭하였고, 결과는 현재와 같은 대성공이었습니다.

 

뉴욕주법원은 2015. 10. 6. 적어도 엔젤투자자 Cohen에 대해서는 영업비밀 침해혐의 소지가 있다는 판단하였습니다. 다만, Pinterest에 대한 직접적인 영업비밀 침해혐의는 부인하였습니다. 이후 재판을 통해 Pinterest 투자자에 대한 영업비밀침해여부 및 그 관련 회사의 책임여부에 대한 판단이 나올 것입니다.

 

벤처 창업자와 엔젤투자자 사이에 빈번하게 발생하는 법적 분쟁에 관한 사건으로 그 최종 판결이 어떻게 날지 궁금합니다. facebook 관련 얘기에서 보듯 아이디어를 특허권으로 보호하지 않고 있던 중 타인에게 그 아이디어가 흘러간 경우에는 그 권리보호가 쉽지 않습니다. 이 사건도 마찬가지로 특허권이 없는 상황에서 경영에까지 참여한 엔젤투자자에게 책임을 물을 수 있을지 그 귀추가 궁금합니다. 비록 중간적 판결에 해당하지만 링크된 판결문도 상당히 재미있습니다.

 

작성일시 : 2015. 10. 28. 17:00
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