기술유출/영업비밀분쟁 민형사소송실무

- 공격과 방어 전방위 실무경험 바탕으로 실무적 포인트 및 해결방안

(1) 구 특허법 제128조 제8항 및 제9항은 특허권 또는 전용실시권 침해행위가 고의적인 것으로 인정되는 경우에는 손해로 인정된 금액의 3배를 넘지 아니하는 범위에서 배상액을 인정할 수 있도록 하되, 침해행위가 고의적인지 여부를 판단할 때에는 침해자의 우월적 지위 여부, 고의의 정도, 침해행위의 기간 및 횟수, 침해행위로 인하여 침해자가 얻은 경제적 이득의 정도 등을 고려하도록 하였다. 위 규정은 고의적인 특허침해 행위에 관하여 전보배상의 범위를 넘는 징벌적 성격의 손해배상을 부과할 수 있도록 하여 침해행위의 발생을 억제하고 특허권 또는 전용실시권 침해에 따른 피해구제를 강화하기 위한 취지의 규정이다.

(2) 증액배상 규정 시행 전후에 이루어진 고의에 의한 특허침해행위에 관한 증액배상 규정의 적용과 관련하여는, 부칙 제3조는 ‘제128조 제8항 및 제9항의 개정규정은 이 법 시행 후 최초로 위반행위가 발생한 경우부터 적용한다.’고 규정하여 증액배상 규정 시행 이전의 행위에는 위 규정을 적용할 수 없고, 증액배상 규정 시행 이후의 행위에만 위 규정을 적용할 수 있다는 견해를 명시적으로 채택한 것으로 보인다. 즉, 부칙 제3조는 ‘법 시행 전후에 걸쳐 침해행위가 있는 경우 언제부터 증액배상 규정을 적용할 것인가’라는 쟁점에 대하여 명확하게 정하기 위해 ‘이 법 시행 후 최초로 위반행위가 발생한 경우부터 적용한다.’라고 규정한 취지로 봄이 타당하다.

(3) 고의적인 침해행위의 의미 - 법원은 타인의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 행위가 고의적인 것으로 인정되는 경우에는 특허법 제128조 제1항에도 불구하고 제2항부터 제7항까지의 규정에 따라 손해로 인정된 금액의 3배를 넘지 아니하는 범위에서 배상액을 정할 수 있다(구 특허법 제128조 제8항). 여기서 ‘특허권 또는 전용실시권을 침해한 행위가 고의적인 것으로 인정되는 경우’라고 함은 침해자가 자신의 행위에 의하여 특허권 또는 전용실시권 침해라는 결과가 발생하리라는 것을 알면서 침해행위를 하는 경우를 말하고, 여기에는 확정적 고의는 물론 미필적 고의도 포함된다. 그리고 이와 같은 내심의 의사는 이를 인정할 직접적인 증거가 없는 경우에는 사물의 성질상 고의와 상당한 관련성이 있는 간접사실을 증명하는 방법에 의하여 입증할 수밖에 없고, 무엇이 상당한 관련성이 있는 간접사실에 해당할 것인가는 사실관계의 연결상태를 논리와 경험칙에 의하여 합리적으로 판단하여야 할 것이다(대법원 2001. 3. 9. 선고 2000다67020 판결 등 참조).

(4) 피고는 이 사건 특허발명의 무효가능성에 관한 특허법인 변리사의 2019. 6. 4.자 의견서를 토대로 이 사건 특허발명이 무효가 될 것으로 여기고 있었으므로 특허침해의 고의가 없었다고 주장하나, 위 의견서는 피고가 2019. 6. 5. 이 사건 특허발명에 대하여 등록무효심판을 제기하기 직전에 작성된 것인바, 그 작성 시기에 비추어 볼 때 2015. 11. 30.경부터 계속적으로 이루어진 피고의 이 사건 침해행위가 이 사건 특허발명이 무효라는 점을 신뢰하고 한 행위라고 인정하기 어렵다(오히려 2015년경에 피고는 이 사건 특허발명이 유효함을 전제로 원고와 사용허락에 관한 협상을 진행한 바 있다). 나아가 위 의견서에는 “신규성이나 진보성에 대한 판단은 최종적으로 각국 특허청 및 법원에서 판단하는 것이기에 당소의 견해와 다른 결과가 나올 수 있음을 양지하여 주시기 바랍니다.”, “본 무효검토의견서는 일반적인 검토자료일 뿐 어떠한 법적 효력도 갖지 않습니다.” 등의 내용이 기재되어 있고, 실제로 피고가 제기한 등록무효심판 및 이에 관한 심결취소소송에서 등록무효에 관한 피고의 주장이 받아들여지지도 아니한 사정 등을 종합하여 보면, 위 의견서의 기재만으로 고의 침해에 대한 판단을 뒤집기에 부족하다.

(5) 구 특허법 제128조 제8항에 따른 손해액의 산정 - 구 특허법 제128조 제8항에 따른 배상액을 판단할 때에는 먼저 제2항부터 제7항까지의 규정에 따라 손해로 인정된 금액을 확정한 후 ① 침해행위를 한 자의 우월적 지위 여부, ② 고의 또는 손해 발생의 우려를 인식한 정도, ③ 침해행위로 인하여 특허권자 및 전용실시권자가 입은 피해규모, ④ 침해행위로 인하여 침해한 자가 얻은 경제 적 이익, ⑤ 침해행위의 기간ㆍ횟수 등, ⑥ 침해행위에 따른 벌금, ⑦ 침해행위를 한 자의 재산상태, ⑧ 침해행위를 한 자의 피해구제 노력의 정도 등을 종합적으로 고려하여 위 인정된 손해액의 3배를 넘지 아니하는 범위에서 배상액을 정할 수 있다(구 특허법 제128조 제9항).

(6) 구체적 사안의 판단 - 특허법 제128조 제8항에 따른 배상액은 위 기간 동안의 손해액 87,927,040원의 2배인 175,854,080원(= 87,927,040원 × 2)으로 정하기로 한다

첨부: 특허법원 2024. 10. 31. 선고 2023나11276 판결

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1. 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (카)목의 부정경쟁행위

(1) 완성제품 업체에서 안전인증 서면심사용으로 부품 구동장치의 도면을 부품 납품업체로부터 받아서 사용함.

(2) 발주업체에서 안전인증 서면심사용으로 제공받은 구동장치 도면 파일을 중국업체에 제공하고, 중국업체에서 사양과 성능, 내외관의 구조 등이 동일하거나 거의 유사한 제품을 저가로 납품받음.

(3) 납품업체와 거래 중단, 매출과 영업이익 상실 등 손해발생

(4) 판결요지 - 이 사건 구동장치 도면 파일은 원고가 상당한 투자와 노력을 기울여 얻게 된 성과에 해당하고, 피고가 이 사건 구동장치 도면 파일을 그 제공 목적을 넘어 이 사건 구동장치를 대체할 구동장치를 제작할 목적으로 이용함으로써 원고를 공급처에서 배제한 것은 공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 어긋난다.

2. 대법원 판결요지 - 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (카)목 부정경쟁행위 요건

부정경쟁방지법 제2조 제1호 (카)목은 그 보호대상인 ‘성과 등’의 유형을 제한하고 있지 않으므로, 유형물뿐만 아니라 무형물도 이에 포함되고, 종래 지식재산권법에 따라 보호받기 어려웠던 새로운 형태의 결과물도 포함될 수 있다. ‘성과 등’을 판단할 때에는 위와 같은 결과물이 갖게 된 명성이나 경제적 가치, 결과물에 화체된 고객흡인력, 해당 사업 분야에서 결과물이 차지하는 비중과 경쟁력 등을 종합적으로 고려해야 한다.

이러한 성과 등이 ‘상당한 투자나 노력으로 만들어진’ 것인지는 권리자가 투입한 투자나 노력의 내용과 정도를 그 성과 등이 속한 산업분야의 관행이나 실태에 비추어 구체적, 개별적으로 판단하되, 성과 등을 무단으로 사용함으로써 침해된 경제적 이익이 누구나 자유롭게 이용할 수 있는 이른바 공공영역(public domain)에 속하지 않는다고 평가할 수 있어야 한다.

또한 위 (카)목이 정하는 ‘공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는 방법으로 자신의 영업을 위하여 무단으로 사용’한 경우에 해당하기 위해서는 권리자와 침해자가 경쟁관계에 있거나 가까운 장래에 경쟁관계에 놓일 가능성이 있는지, 권리자가 주장하는 성과 등이 포함된 산업분야의 상거래 관행이나 경쟁질서의 내용과 그 내용이 공정한지, 위와 같은 성과 등이 침해자의 상품이나 서비스에 의해 시장에서 대체될 수 있는지, 수요자나 거래자에게 성과 등이 어느 정도 알려졌는지, 수요자나 거래자의 혼동가능성이 있는지 등을 종합적으로 고려해야 한다(대법원 2020. 3. 26. 선고 2016다276467 판결, 대법원 2020. 3. 26. 자 2019마6525 결정 참조).

3. 대법원 판결요지 – 손해액 산정

부정경쟁방지법 제14조의2 제2항은 부정경쟁행위로 영업상의 이익을 침해한 자가 침해행위로 이익을 얻은 경우에는 그 이익액을 영업상의 이익을 침해당한 자의 손해액으로 추정한다고 정하고 있다.

‘침해자가 받은 이익’이란 침해자가 침해행위로 얻게 된 것으로 그 내용에 특별한 제한이 없으므로(특허법에 관한 대법원 2006. 10. 12. 선고 2006다1831 판결 참조) 부정경쟁행위의 모습에 따라 여러 가지 방식으로 산정될 수 있고, 반드시 침해품의 판매를 통해 얻은 이익에만 한정되지 않는다.

타인의 성과 등을 무단으로 사용하여 완제품을 제조함으로써 타인의 성과 등을 적법하게 사용한 경우에 비해 완제품 제조비용을 절감한 경우에는 비용 절감으로 인한 이익을 침해자의 이익으로 볼 수도 있다.

한편 원고가 실제로 입은 손해가 부정경쟁방지법 제14조의2 제2항에 따른 추정액에 미치지 못하는 경우에는 추정의 전부 또는 일부가 뒤집어질 수 있으나, 추정을 뒤집기 위한 사유와 그 범위에 관해서는 피고가 주장, 증명을 해야 한다(상표법에 관한 대법원 2008. 3. 27. 선고 2005다75002 판결 참조).

첨부: 대법원 2022. 4. 28. 선고 2021다310873 판결

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1.    사실관계

중소기업 원고회사는 초경합금 제품제조회사인데, 전 대표이사와 생산관리직, 공정관리과장 등이 퇴사 후 경쟁회사를 설립하고 동일제품을 생산 판매한 사례입니다. 그런데 퇴사하면서 회사의 원료관리표준, 소결공정자료, 금형설계자료 등 기술자료를 가지고 나간 사실이 적발되었습니다.

2. 기술자료의 보완관리에 다소 미흡한 점에도 불구하고 비밀관리성 인정

중소기업인 원고가 관리하는 기술자료에 대외비라는 비밀표시가 없었고, 원고가 영업비밀 보호를 위한 충분한 보안시스템을 구비하지 못한 사정이 있더라도 그 정보에 접근할 수 있는 직원을 소수로 제한하고, 그 정보에 패스워드를 설정하였으며, 그 정보에 접근한 자에게 취업규칙, 근로계약서, 사직원으로 비밀유지의무를 부과하는 등 객관적으로 그 정보가 비밀로 유지, 관리되어 있다는 사실이 인식 가능한 상태에 있었다고 보아 엄격한 비밀관리가 아닌 경우라도 영업비밀의 요건인 비밀관리성을 인정하였습니다.

구법 조항의 "상당한 노력으로 비밀로 유지된"이란 법문 표현과 현행법에서 "합리적 노력"으로 다소 완화한 경위 등을 고려하면, 엄격한 비밀관리에 미치지 못하더라도 정보 보유자의 수준과 상황을 감안하여 볼 때 합리적 노력으로 평가할 수 있다면 비밀관리성 요건을 충족한 것으로 봄이 타당합니다. 위 판결도 동일한 취지입니다.

3.    영업비밀침해로 인한 손해배상액 산정

부정경쟁방지법 제14조의2 제1항을 적용하여 영업비밀 침해행위로 인한 손해액을 산정한 사례입니다. 원고가 영업비밀을 침해당하기 전까지 매출액이 매년 증가한 이상 영업상의 이익을 침해당하기 직전 연도 매출액인 원고의 2011년도 연간 매출액에서 영업비밀 침해가 인정되는 2012년부터 2015년까지 각 해당년도 연간 매출액을 뺀 금액에 원고의 각 해당년도의 한계이익률을 곱한 금액을 각 해당년도의 손해배상액의 한도로 하여, 영업상의 이익을 침해한 피고 회사의 2012년부터 2015년까지 각 해당년도 연간 매출액에 원고의 각 해당년도의 한계이익률을 곱한 금액을 각 해당년도의 손해배상액으로 인정하였습니다.

이때 부정경쟁방지법 제14조의2 제1항에서 ‘이익액’은 매출이익(매출액에서 직접적인 매출원가를 공제한 금액), 한계이익(매출액에서 직접적인 매출원가와 변동비를 공제한 금액), 영업이익(매출액에서 직접적인 매출원가와 간접비를 공제한 금액) 중에서 제조원가와 함께 그 제품의 판매를 위하여 추가로 지출하였을 것으로 보이는 변동비를 공제한 금액, 즉 한계이익으로 보아야 한다고 판결하였습니다.

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직무발명자가 퇴직하면서 자신이 발명한 기술을 유출한 경우, 사용자가 종업원에 대해 기술유출, 영업비밀 침해에 관한 책임을 추궁하는 것에 대응하여 반격카드로 종업원 직무발명자가 사용자 회사에 대해 직무발명보상소송을 제기하는 경우도 있습니다. 법원은 양자는 상호 독립적 권리로서 종업원이 회사에 대한 반격카드로 행사하는 것은 허용되고, 서로 모순되는 것은 아니라고 판결하였습니다. 이론상 당연한 내용입니다.

위 판결에서 법원은 종업원 발명자의 회사에 대한 영업비밀 침해행위를 인정했더라도, 영업비밀과 특허의 내용인 발명의 범위나 내용이 반드시 동일한 것이 아니고, 공동발명자 사이에서도 영업비밀 무단 사용, 공개로 인한 침해가 가능하므로, 공동발명자로 인정하는 것이 영업비밀 침해를 인정한 것과 모순되는 것은 아니라고 판시하였습니다.

직무발명의 공동발명자로 인정되면 이에 따라 직무발명에 대한 정당한 보상을 받을 권리를 갖습니다. 영업비밀침해 또는 업무상배임 등의 불법행위를 저질렀다고 해 도 그와 같은 직무발명보상청구권까지 소멸되는 것은 아닙니다.

회사에서 전직한 연구원에게 영업비밀 침해로 인한 손해배상을 청구하는 경우 연구원이 그 영업비밀에 해당하는 직무발명의 발명자라면 회사에 대한 직무발명보상금 청구소송을 반격카드나 협상카드로 제기할 수 있습니다. 동일한 기술을 평가하여 손해액과 보상금을 정할 수 있고, 서로 상계처리도 가능하므로 연구원으로서는 효과적인 방어수단이 될 것입니다.

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1. 일반 법리 – 대법원 2004. 6. 11. 선고 2002다18244 판결

저작권 침해사건 판결이지만, 특허권 침해 등 다른 지적재산권 침해 및 손해배상액 산정에 널리 적용될 수 있는 일반 법리를 판시한 대법원 판결입니다. 대법원은 제품의 일부에 관한 침해로 인한 손해배상액을 산정할 때 전체 제품에서 차지하는 그 침해 부분품의 그 기여율을 고려하여 손해배상액을 산정해야 한다고 판결하였습니다. 위 대법원 판결문을 인용하면 다음과 같습니다.

"물건의 일부가 저작재산권의 침해에 관계된 경우에 있어서는 침해자가 그 물건을 제작·판매함으로써 얻은 이익 전체를 침해행위에 의한 이익이라고 할 수는 없고, 침해자가 그 물건을 제작·판매함으로써 얻은 전체 이익에 대한 당해 저작재산권의 침해행위에 관계된 부분의 기여율(기여도)을 산정하여 그에 따라 침해행위에 의한 이익액을 산출하여야 할 것이고, 그러한 기여율은 침해자가 얻은 전체 이익에 대한 저작재산권의 침해에 관계된 부분의 불가결성, 중요성, 가격비율, 양적 비율 등을 참작하여 종합적으로 평가할 수밖에 없다."

2. 영업비밀 침해자의 기여율 반영 주장

침해자 피고는, 침해가 인정된 영업비밀은 찰떡 쿠키 중 찰떡의 제조기술인데, 판매제품 찰떡 쿠키 중 찰떡의 구성비율은 38%에 불과하고, 나아가 침해된 영업비밀 기술은 중요한 기술이 아니라는 점을 종합적으로 고려하면, 침해된 영업비밀의 기여율을 10~20% 정도로 보아야 한다고 주장합니다. 따라서 판매 제품을 기준으로 산정된 매출액에서 변동비용을 공제한 한계 이익액에 이와 같은 기여율을 곱하여 영업비밀 침해로 인한 손해배상액을 산정해야 한다는 취지입니다.

3. 서울고등법원 판결

"제품 일부가 영업비밀 침해와 관련되면 침해자가 그 제품을 제작 판매함으로써 얻은 이익 전체를 침해행위로 말미암은 이익이라고 할 수 없고, 침해자가 그 물건을 제작, 판매함으로써 얻은 전체 이익에 대한 당해 영업비밀의 침해행위에 관계된 부분의 기여율을 산정하여 그에 따라 침해행위에 의한 이익액을 산출하여야 할 것이고, 그러한 기여율은 침해자가 얻은 전체이익에 대한 영업비밀 침해에 관계된 부분의 불가결성, 중요성, 가격비율, 양적 비율 등을 참작하여 종합적으로 평가할 수 밖에 없다.

그러나, 침해부분이 제품 일부라 하더라도 그것이 침해자 제품의 고객 흡인력이나 구입동기의 주된 원인이 되거나 제품의 개발, 생산, 판매 등에 있어 핵심적인 기능을 발휘하는 것이라면, 그 제품 전체에 관한 이익을 그대로 산정하여야 하고, 제품을 구성하는 양적 비율, 가격 비율 등을 근거로 바로 기계적 수치를 도출하여 기여율을 고려하여서는 안될 것이다.

찰떡 쿠키는 일반적인 쿠키 제품에 추가된 찰떡 성분으로 말미암아 다른 제품과 차별화된 쿠키 제품으로 인식되고 있고, 피고가 이 사건 기술정보를 이용하여 찰떡 쿠키 개발에 성공하여 생산, 판매하였고, 찰떡 쿠키 중 찰떡 부분이 통상적인 쿠키와 구별되는 고객 흡인력이 없거나 구입 동기의 주된 요소가 아니라거나 개발에 중요한 것이 아니라는 증거는 없다. 따라서, 이 사건 기술정보의 기여율을 고려하여 손해배상금액에서 감액하여야 한다는 피고 주장은 받아 들일 수 없다."

4. 대법원 판결

대법원은 원심 서울고등법원 판결을 거의 그대로 승인하였습니다. 즉, 찰떡 쿠키는 일반 쿠키에 찰떡이 추가된 제품이지만, 찰떡 성분으로 인해 차별화된 제품으로 인식되고 판매되고 있으므로 찰떡 관련 영업비밀의 기여율을 고려하여 손해배상액을 감액해야 한다는 주장은 이유 없고, 또한 침해 영업비밀은 찰떡 쿠키 중 찰떡의 제조기술이지만, 판매제품 찰떡 쿠키를 기준으로 포천공장 전체의 재료비, 노무비, 경비 합계액을 매출금액 대비 찰떡 쿠키의 매출금액 비율로 계산하여 필요, 변동경비를 산정하고, 찰떡 쿠키 제품의 매출액에서 공제하여 산정한 한계 이익액을 영업비밀 보유자의 손해배상액으로 본 것은 옳다고 판결하였습니다.

즉, 판매제품 찰떡 쿠키 중에서 그 일부에 해당하는 찰떡에 관한 영업비밀 침해를 인정한 바탕에서도, 제품의 일부 구성부분으로 한정하지 않고 제품 전체를 기준으로 매출액과 변동비용을 계산하고, 이를 기준으로 산정된 한계이익을 손해배상액을 판단한 것에 문제없다는 입장입니다. 물론 모든 사안에 적용된다는 뜻은 아니고, 본 사례와 같이 제품의 일부를 구성하는 부분이 어떤 의미를 갖는가에 달려있다 할 것입니다.

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